知財高裁平成２３年６月２３日判決
平成２２年（ネ）第１００８９号 特許権侵害差止等請求控訴事件
１．概要
被告方法１は、方法に関する本件発明１の構成要件を充足する。
被告装置１は、被告方法１の使用に用いる装置である。
被告装置１を、「ノズル部材」を1mmよりも深く下降させるように使用したとき、本件発明１の方法の構成要件である「外皮材を椀状に形成する」を満足する。
被控訴人（一審被告）は、被告装置１の納品にあたり、「ノズル部材が１㎜以下に下降できない状態で納品した」と主張した。
この場合に被告装置１が本件発明１の方法の使用に「のみ」用いる物といえるかどうかが争われた。
知財高裁は被告装置１が本件発明１の方法の使用に「のみ」用いる物であると判断した。
２．裁判所の判断のポイント
「(6) 間接侵害の成否
ア 以上のとおり，被告方法１は，本件発明１の構成要件を全て充足する。
イ 特許法１０１条４号について
特許法１０１条４号は，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施する物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ，同号が，特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を，「その方法の使用にのみ用いる物」を生産，譲渡等する行為のみに限定したのは，そのような性質を有する物であれば，それが生産，譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば，その方法の使用に「のみ」用いる物とは，当該物に経済的，商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。
被告装置１は，前記のとおり本件発明１に係る方法を使用する物であるところ，ノズル部材が１㎜以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は，被告装置１においても，本件発明１を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。
しかしながら，同号の上記趣旨からすれば，特許発明に係る方法の使用に用いる物に，当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても，当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら，当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が，その物の経済的，商業的又は実用的な使用形態として認められない限り，その物を製造，販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから，なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。被告装置１において，ストッパーの位置を変更したり，ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく，かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは，前記のとおりである。そうすると，仮に被控訴人がノズル部材が１㎜以下に下降できない状態で納品していたとしても，例えば，ノズル部材が窪みを形成することがないよう下降しないようにストッパーを設け，そのストッパーの位置を変更したり，ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど，本件発明１を実施しない機能のみを使用し続けながら，本件発明１を実施する機能は全く使用しないという使用形態を，被告装置１の経済的，商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって，被告装置１は，「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。
(7) 小括
以上のとおり，被告装置１の製造，販売及び販売の申出をする行為は，本件特許権１を侵害するものとみなされる。 」
知財高裁平成２３年６月９日判決
平成２２年（行ケ）第１０３２２号 審決取消請求事件
１．概要
医薬用途発明の進歩性は、実施例に記載された試験結果を根拠にした「予想外の効果」に基づき肯定される場合が多い。
この場合に、明細書には必ずしもヒトでの臨床結果が記載されている必要はない。
本事例ではこの点について争われ、動物試験のみが記載された明細書の記載だけで進歩性を裏付けるに十分であることが確認された。
２．本件請求項１の発明
「Ｒｈｏキナーゼ阻害剤とβ遮断薬との組み合わせからなる緑内障治療剤であって，／該Ｒｈｏキナーゼ阻害剤が（Ｒ）－（＋）－Ｎ－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－４－（１－アミノエチル）ベンズアミドであり，／該β遮断薬がチモロールである，／緑内障治療剤」
３．無効審判での審決（請求棄却、特許維持）のポイント
引用発明２等に対する進歩性が争われた
「引用発明２：Ｒｈｏキナーゼ阻害剤からなる緑内障治療剤であって，該Ｒｈｏキナーゼ阻害剤が（Ｒ）－（＋）－Ｎ－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－４－（１－アミノエチル）ベンズアミドである緑内障治療剤
オ 本件発明１と引用発明２との一致点：Ｒｈｏキナーゼ阻害剤を含む緑内障治療剤であって，該Ｒｈｏキナーゼ阻害剤が（Ｒ）－（＋）－Ｎ－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－４－（１－アミノエチル）ベンズアミドである緑内障治療剤である点
カ 本件発明１と引用発明２との相違点：本件発明１が，β遮断薬であるチモロールとＲｈｏキナーゼ阻害剤である（（Ｒ）－（＋）－Ｎ－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－４－（１－アミノエチル）ベンズアミドとの組合せからなるのに対し，引用発明２はＲｈｏキナーゼ阻害剤である（（Ｒ）－（＋）－Ｎ－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－４－（１－アミノエチル）ベンズアミドからなる単剤である点
審判体は、併用することによる効果は試験を通じてはじめて確認されたことを理由とし本件発明の進歩性を肯定し、無効審判請求を棄却した。
「・・・ピロカルピンとＲｈｏキナーゼ阻害剤とは，共に全体としては経シュレム管流出路からの房水流出を促進して眼圧の低下をもたらす作用を有するものではあるものの，毛様体筋やぶどう膜－強膜流出路に係るその作用機序は全く異なるものであって，薬理作用（作用機序）の点において両者は完全に一致するものではないのであり，しかも，上記のとおり，緑内障治療に係る眼圧降下薬の併用療法による効果は，実際には理論どおりではないため，それぞれの症例について，様々な薬剤併用の実際の適用による試行錯誤を経た上で判定する以外に方法はなく，複数種の眼圧下降薬のその併用パターンは多岐にわたる複雑なものであるという技術的事項も考慮すれば，本件優先権主張の日前において，β遮断薬であるチモロールを用いる緑内障の併用療法に関し，副交感神経刺激薬であるピロカルピンと引用発明２に係るＲｈｏキナーゼ阻害剤とが，互いに置換可能である等価な薬物として当業者が認識できたとは，到底認められないと言わざるをえない。」
４．原告の主張
「被告は，本件発明１の顕著な効果を主張するが，本件明細書の薬理試験では，被検体であるウサギの個体差や初期眼圧値が考慮された形跡はないし，サンプルサイズについては何ら配慮することなく，１群当たりたかだか４匹で試験さていることからも，その実験手法については看過し難い過誤がある。
本件明細書の開示は効能の証明と称するにはサンプルサイズが余りに小さく，動物実験であることを差し引いても効果の証明とはなり得ない。本件明細書においては，エラーバーによる併用剤の偏差のデータが単剤の偏差のデータとが区別のつかない記載となっており，エラーバーの重なりから，誤差範囲において単剤と併用剤の評価がなされていることが明らかであって，適切な評価になっているかに疑問がある。」
５．裁判所の判断のポイント
「原告は，本件明細書では健常なウサギに対する眼圧降下作用を調べ眼圧降下薬の併用療法による効果を確認しており，緑内障患者に適用して効果を確認していないにもかかわらず，緑内障治療に係る眼圧降下薬の併用療法による効果は理論どおりではなく，症例に実際に適用して判定する以外に方法はないことを本件発明の進歩性を肯定する理由の一つとしている本件審決は誤りであると主張する。
しかし，（Ｒ）－（＋）－Ｎ－（１Ｈ－ピロロ［２，３－ｂ］ピリジン－４－イル）－４－（１－アミノエチル）ベンズアミドと併用する薬剤は，眼圧降下の作用機序に基づきある程度その数が絞られたとはいえ，依然，数多くあり，これらの薬剤について，その効果を実際に確認しなければ併用における効果は不明であるところ，この数多くの薬剤の中から，示唆もなくチモロールを選択することには困難がある。緑内障治療に係る眼圧降下薬の併用療法による効果は症例に実際に適用して判定する以外に方法はないとの指摘に対して，進歩性を判断するに際し考慮すべきは，併用による効果は実際に確認しなければ分からないということで十分であり，症例，すなわち，緑内障の患者やモデル動物に投薬しその効果を判定しなければならないというものではない。そして，本件明細書では，健常なウサギにより，併用療法と単独療法を対比して眼圧降下薬の効果を確認しているから，原告が主張する誤りはない。
原告は，本件明細書記載の実験は，１群４匹のウサギと少数の動物による実験で効果を確認したものであり，また，エラーバーに重なる部分があるので，その評価方法についても疑問がある旨も主張する。しかし，上記のとおり，特許発明の進歩性の判断では，先行技術である単独療法と比較して併用療法の効果を確認することができればよいのであって，多数の実験動物や緑内障患者により併用療法の効果の確実性を確認しなければ，先行技術と比較して顕著な効果が認められないというものではなく，実験動物の数を問題とする原告の上記主張には理由がない。また，エラーバーの重なりについても，本件明細書の図１の２時間及び４時間経過後のデータでは，併用投与群と単独投与群の間で原告が指摘するような重なりはなく，このデータにより，本件発明の緑内障治療剤が増強された眼圧下降作用を有するということができるから，原告の主張を採用することはできない。」
知財高裁平成２３年６月１４日判決
平成２２年（行ケ）第１０１５８号 審決取消請求事件
審判請求時の補正が現行特許法１７条の２第５項に規定する「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明りようでない記載の釈明」のいずれを目的とするものでもない場合、補正は却下される。
複数の補正事項を含む場合でも補正却下が請求項単位でされるわけではなく、補正全体が一体不可分のものとして却下される。
本事例ではこの取り扱いの妥当性が争われ、一部の補正が特許法１７条の２第５項の規定に該当しない場合には補正全体を一体的に却下する審決に違法性はないと判断された。
拒絶査定
→審判請求
→本件補正（前置補正）
→審査前置解除
→審尋（前置審査報告書の内容が通知された。報告書には、本件補正後の請求項発明が進歩性を欠くことが指摘されているのみ。特許法１７条の２第４項の規定に違反することは一切触れられていない。）
→回答書（進歩性について反論）
→審決（「本件補正後の請求項７の記載は，「(ｉ)バルサルタンまたはその薬学的に許容される塩と，(ii) アムロジピンまたはその薬学的に許容される塩を，医薬的に許容される担体とともに含む，医薬的組合せ組成物。」であるところ，これは本件補正前の請求項１～１４のいずれかを減縮するものではなく，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とするものではないから，本件補正は補正要件を充足せず，却下すべきである。」）
取消理由１（本件補正についての判断の違法）
「改善多項制の下においては，複数の請求項に係る特許出願については，各請求項に記載された発明ごとに特許要件を審査すべきであり，そのような特許審査を前提とすれば，出願過程において複数の請求項に係る補正が申し立てられた場合には，請求項ごとに補正の許否を判断すべきである。」
「本件出願においては，本来，本件補正後の１０個の請求項につき，請求項ごとに補正の許否を判断した上で，個別の請求項の補正の許否に従って，請求項ごとに本件補正後又は本件補正前の記載に基づき個別に特許要件を満たすかどうかを判断すべきであった。しかるに，審決は，本件補正前の請求項１２について特許要件を満たすかどうかを判断しただけであり，他の９個の請求項については，本件補正前あるいは本件補正後の記載のいずれに対しても全く判断をしていない。したがって，審決には判断遺脱の違法がある。」
取消理由３（本件補正についての手続上の違法）
「本件における審尋（甲１２）においては，特許法１７条の２第４項の規定違反については一切触れられておらず，進歩性欠如の理由について記載されているのみであった。このため，原告（出願人，審判請求人）は，審尋に対する回答書（甲１３）においても，補正後の請求項に係る発明の進歩性にのみ言及したのである。しかるに審決は，本件補正についていきなり補正却下の決定を下し，本件補正前の特許請求の範囲に記載された発明について特許要件を判断した上で，新規性欠如の理由で拒絶査定を維持するとの判断をした。審判長が本件補正に不適法な点があることを原告に通知することは容易であったにもかかわらず，原告に対して本件補正につき何らの通知もせず，また，再度の手続補正の機会を与えないまま本件補正を不意打ち的に却下したことには手続上の違法がある。」
「１ 取消事由１（本件補正についての判断の違法）について
平成１４年法律第２４号改正前の特許法１７条１項，４項，１７条の２第１項，５３条１項，１７条の２第４項，１５９条１項（以下において「改正前」というときはこの平成１４年の改正前を指す。）は，手続をした者が補正をすることができることや補正が可能な時期等を定めるとともに，一定の要件がある場合は，補正を却下しなければならないとしているが，この規定に加え，補正は，特許請求の範囲のほか，明細書，図面についてもされるものであり，補正事項が請求項ごとに明確に区分されるものではない場合があって，このような場合も含めてどのような内容の補正とするかは出願人の意向次第であるから，補正内容によっては，請求項ごとに補正要件の有無を判断することができないことがあることにも鑑みれば，一つの手続補正書によりされた補正は，補正事項ごと，又は請求項ごとの補正としてその可否が審理され判断されるものではなく，特許請求の範囲の減縮が複数の請求項にわたっていても，補正は一体として扱われ，一部に補正要件違反がある場合は，その補正は全体として却下されるべきことを予定していると解するのが相当である。
本件補正のうち，請求項７に係る部分は，改正前１７条の２第４項に掲げる事項のいずれをも目的とするものではないことは審決の判断するところであり，原告はこの判断の誤りを主張しない。審決において補正を却下すべきものとした理由は，本件補正後の請求項７についての補正が，改正前特許法１７条の２第４項１～４号のいずれにも該当しないとの点にあるが，その理由の実質をみると，補正後の請求項７で規定する事項が，補正前の各請求項に記載した事項の範囲内におけるものではないから，減縮にも当たらないとの判断をしたものと理解することができる。このような理解を前提としてみれば，請求項７についての補正を含む本件補正を却下すべきものとした審決の判断はこれを支持することができる。
原告は，改善多項制の下においては，複数の請求項に係る特許出願については，各請求項に記載された発明ごとに特許要件を審査すべきであることを前提に，出願過程において複数の請求項に係る補正があった場合には，請求項ごとに補正の許否を判断すべきであると主張する。
この主張は，補正を一体として却下すべきものとの上記判断に必ずしも結び付くものではないが，平成１４年改正の前後を通じての特許法４９条，５１条の文言などからすれば，特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つのまとまった特許が付与されるという基本構造を前提としているものと理解される。このような構造の理解に基づけば，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をすることが予定され，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いをしないとの特許庁における一貫した実務の扱いも支持することができる。改善多項制は，一出願の下において複数の発明が出願された場合には，一体として特許登録がされるものの特許権は請求項ごとに成立することにしたものであるが，このことは，各請求項に記載された発明ごとに特許要件を審査することに必ずしも結び付くものではない。したがって，原告の上記主張は，当裁判所の採用するところではない。
以上のとおりであって，取消事由１は理由がない。
２ 取消事由２（本件出願に係る発明についての特許要件判断の遺脱）について
原告は，本件補正後の請求項については，請求項ごとに補正の許否を判断すべきであり，仮に，補正については全体を不可分一体のものとして補正の許否を判断するという取扱いが許されるとしても，その場合は補正前の請求項の全てについて個別に特許要件を満たすかどうかを判断しなければならないのに，本件補正前の請求項１２についてのみ特許要件の判断をした審決には判断遺脱の違法があると主張する。
まず，本件補正を一体のものとして扱った審決に誤りはないことは既に判断したとおりである。
また，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をする特許庁の実務を支持できることも前記のとおりである。したがって，本件補正前の請求項１２についてのみ特許要件の判断をした上で，これに新規性がないことを理由に請求不成立とした審決に，原告主張の判断遺脱はない。
よって，原告の主張する取消事由２は採用することができない。
３ 取消事由３（本件補正に関する手続上の違法）について
原告は，審尋において，審判長が本件補正に不適法な点があることを原告に通知することは容易であったにもかかわらず，原告に対して本件補正につき何らの通知をせず，また，再度の手続補正の機会を与えないまま本件補正を却下したことには手続上の違法があると主張する。
しかし，補正却下について規定する改正前特許法１５９条１項が準用する同法５３条１項は，補正却下に先立って出願人に違法な補正事項を通知し反論又は補正の機会を与えなければならないとする別段の規定は存在しない。したがって，この規定に係る補正の却下に際して，却下すべき旨の理由を事前に通知し補正の機会を与えることが必要とされるものではないと解されるから，本件補正による補正後の請求項７が改正前特許法１７条の２第３～５項のいずれかの規定に違反する補正事項を含むと判断された場合，原告主張の事前の手続なしに補正却下がされたとしても，違法となるものではなく，原告の主張する取消事由３は採用することができない。」
知財高裁、審決取消請求事件（拒絶審決維持）
平成２２年（行ケ）第１００７３号
１．概要
クレーム発明は、ヒトパピローマウイルス１８型のＬ２タンパク質をコードするDNA分子である。このDNA分子はヒト子宮頸がん腫由来細胞系列SW756から得られたものである。
引用例１には、臨床サンプルWV-341から得られた、ヒトパピローマウイルス１８型のＬ２タンパク質をコードするDNA分子が開示されている。本発明のDNA分子との配列相同性は９７％である。
拒絶審決では、引用例１に記載された発明に基づき容易に発明することができるから進歩性なしと判断した。
原告（出願人）はクレームされたDNAがコードするタンパク質の構造的な特徴を考慮すれば、進歩性は肯定されるべきであると主張した。しかし裁判所は「該ＤＮＡ分子がコードするタンパク質と引用発明がコードするタンパク質が立体構造上の相違を示すか否かは，本来本願発明７－２の進歩性の判断に影響を与える事項ではない」と判断し審決を維持した。
２．本願請求項７
「下記の配列番号１で表されるヌクレオチド配列からなる単離精製されたヒトパピローマウイルス１８型のＬ１ＤＮＡ分子または，下記の配列番号３で表されるヌクレオチド配列からなる単離精製されたヒトパピローマウイルス１８型のＬ２ＤＮＡ分子。」
３．審決の内容
本願発明のうち，「下記の配列番号３で表されるヌクレオチド配列からなる単離精製されたヒトパピローマウイルス１８型のＬ２ＤＮＡ分子」との発明（以下「本願発明７－２」という。）は前記引用例１から認められる下記引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
（引用発明）
「図１・・・の４２４４番目のヌクレオチドから５６３２番目のヌクレオチドで示される１３８９ｂｐのヌクレオチド配列を含むヒトパピローマウイルス１８型のＬ２ＤＮＡ分子。」
（一致点）
特定のヌクレオチド配列を含むヒトパピローマウイルス１８型のＤＮＡ分子である点
（相違点(1)）
該特定の配列が，本願発明７－２においては，配列番号３で表されるヌクレオチド配列であるのに対して，引用発明においては，配列番号３で表されるヌクレオチド配列とは１３８９ｂｐのうち３９ｂｐが相違している（すなわち９７％が同一である）点
（相違点(2)）
該ＤＮＡ分子が，本願発明７－２においては単離精製されたＬ２ＤＮＡ分子であるのに対して，引用発明においてはショットガンクローニング法によって配列決定された全長ゲノムＤＮＡ分子の一部であり，実際にＬ２ＤＮＡ分子を単離精製していない点
４．相違点(1)についての審決の判断
「この相違は，配列の解析に用いられたＨＰＶ１８型が，本願発明では，明細書第２６頁第第８－９行に記載されているように，ヒト子宮頸がん腫由来細胞系列ＳＷ７５６から得られたものであるのに対し，引用発明では・・・ＳＷ７５６とは異なる臨床サンプルＷＶ－３４１から得られたものであるという相違に基づくものである。
一般的に，同じ型に属するウイルスにも複数のサブタイプが存在することは広く知られており，種々のサブタイプについて解析がなされている。よって，ＨＰＶ１８型についても，引用例１において配列が解析された臨床単離株由来のＨＰＶ１８型とは異なる，周知の臨床単離株であるヒト子宮頸がん腫由来細胞系列ＳＷ７５６・・・由来のＨＰＶ１８型ゲノムのヌクレオチド配列を解析することは，当業者が容易に想到し得ることである。」
５．原告の主張
「審決は，①相違する塩基対の数が３９ｂｐではなく４０ｂｐである点で認定すべき事実を誤認しているのみならず，②その塩基対の相違に伴い１４個のアミノ酸が相違し，その中で，４個の相違がプロリンに関するものであるという事実を看過し，③プロリンは，アミノ酸の中で環状構造をとる唯一のアミノ酸であり，該環状構造をとるプロリンがアミノ酸配列中に入ることにより，ねじれやターンに影響を及ぼし，その結果，立体構造が大きく変化することが本願優先日当時の技術常識であること（以下，「技術常識１」という。）を看過し，④上記②に記載の事実及び上記③に記載の技術常識１に基づいて，本願発明７－２と引用発明のそれぞれのヌクレオチド配列によってコードされるＬ２タンパク質が著しい立体構造上の相違を示すという，本来認定すべきであった相違点を看過し，その結果，進歩性判断に影響を及ぼし，誤った結論を導き出すに至ったものである。」
６．裁判所の判断のポイント
「原告の主張④の点については・・・プロリンに関する４個の相違に起因して，本願発明７－２と引用発明のそれぞれのヌクレオチド配列によってコードされるＬ２タンパク質が立体構造上の相違を示す可能性はあるが，実際に両者の立体構造の相違が示されているわけではなく，両者が著しい立体構造上の相違を示すという事実が見出されているとは認められない。したがって，この点に関する原告の主張は採用することができない。
仮に，プロリンがアミノ酸配列中に入ることによりねじれやターンに影響を及ぼしその結果立体構造が大きく変化するという原告の主張が正しいとしても，上記主張は本願発明７－２と引用発明がコードするタンパク質に関する主張にすぎないところ，本願発明７－２はあくまでもＤＮＡ分子そのものに関する発明であって，ＤＮＡ分子がコードするタンパク質は発明を特定するための事項には含まれない。このことは，たとえ本願発明の目的が，原告が主張するように，ＨＰＶ１８Ｌ１タンパク質とＶＬＰを形成するという観点から，構造上機能的なＨＰＶ１８Ｌ２の配列を得ることであったとしても，本願発明７－２はＬ２ＤＮＡ分子という物の発明であるから，そのことは発明を特定するための事項には含まれないというべきである。
したがって，該ＤＮＡ分子がコードするタンパク質と引用発明がコードするタンパク質が立体構造上の相違を示すか否かは，本来本願発明７－２の進歩性の判断に影響を与える事項ではないというべきである。」
「原告は，審決が本願優先日当時の技術常識２（注：(ⅰ)一般に，ＨＰＶに属するＬ２タンパク質が，同一のＨＰＶに属するＬ１タンパク質と一緒にＶＬＰを形成することができ，ウイルスのカプシド構造を構成すること，及び(ⅱ)そのＶＬＰの表面において，Ｌ２タンパク質が少なくとも１個の免疫原性エピトープを提供すること）を看過し，本願発明７－２と引用発明のそれぞれのヌクレオチド配列によってコードされるＬ２タンパク質が著しい立体構造の相違を示すことや，①Ｌ２タンパク質がＬ１タンパク質と一緒に立体構造上うまく会合してＶＬＰを形成できるかどうかという点，及び，②仮にそのＶＬＰが形成できたとしても，その表面においてＬ２タンパク質が少なくとも１個の免疫原性エピトープを提供できるかどうかという点について全く考慮しないで容易想到性を判断したと主張する。
しかし，技術常識２は，ＨＰＶに属するＬ２タンパク質の構成やそのもたらす作用に関する技術的事項であるところ，本願発明７－２はあくまでもＤＮＡ分子そのものに関する物の発明であるから，その進歩性の有無はそのようなＤＮＡ分子に到ることが容易か否かで判断されるべきものである。すなわち，ここでは，本願発明７－２であるＤＮＡ分子をクローニングすることが引用発明との関係において容易想到か否かが問題となるにすぎないところ，そのＤＮＡ分子がコードするタンパク質の特徴に関する技術常識２の存在が，そのタンパク質をコードする本願発明７－２であるＤＮＡ分子のクローニングを困難にするとの証拠はないから，技術常識２は，本願発明７－２の進歩性の判断に何ら影響を及ぼすものではないというべきである。
また，原告の主張は，本願発明においては，Ｌ２タンパク質がＬ１タンパク質と一緒に立体構造上うまく会合してＶＬＰを形成でき，その表面においてＬ２タンパク質が少なくとも１個の免疫原性エピトープを提供できることを前提とするものであるが，本願明細書の記載を精査しても，実施例１３においてＬ１タンパク質及びＬ２タンパク質がそれぞれ発現していることは確認できるものの，さらに進んで，本願発明７－２のＬ２ＤＮＡ分子によってコードされるＬ２タンパク質がＬ１タンパク質と一緒にＶＬＰを形成し得ること，及びその表面においてＬ２タンパク質が少なくとも１個の免疫原性エピトープを提供できることを確認できる記載は見当たらない。この点に関し，原告は，本願発明が，ＨＰＶ１８型のヒト子宮頸癌腫由来細胞系列ＳＷ７５６由来のＨＰＶ１８型ゲノムのヌクレオチド配列を解析し，その結果，米国及び欧州で最初に承認された極めて医学的貢献度の高い子宮頸癌ワクチンに含まれるＶＬＰを形成する，ＨＰＶ１８型のＬ１タンパク質とともにＶＬＰを形成し得るＬ２タンパク質を見出したものであることは甲１７によって実証されている旨主張するが，甲１７は本願優先日以後の平成２２年（２０１０年）６月に作成された研究者の宣誓供述書にすぎず，しかも本願明細書に記載されていない技術的事項が多く含まれているから，甲１７の記載をもって本願発明の内容を論じる原告の上記主張は失当である。」
知財高裁平成２３年３月２３日判決
平成２２年（行ケ）第１０３１３号 審決取消請求事件
１．概要
ある物質が所定の用途に特に適することが見出された場合には、当該物質が公知物質である場合でも用途発明の新規性が肯定される場合がある。
本事例では、「所定の用途に特に適する」という認識が先行技術文献にて開示されていなくとも、同一物質を同一用途に記載することが記載されている場合には用途発明の新規性は否定されると判断した。原告は、用途発明の新規性否定のための引用発明は用途発明として完成されている必要があるとする根拠として東京高裁平成１３年４月２５日判決平成１０年（行ケ）第４１０号事件判決を引用するものの裁判所は原告主張を認めていない。
本事例は、いわゆる「比較例」が新規性否定の引用発明となることを示す点でも参考になる。
２．本件発明１
【請求項１】胴搗き製粉，ロール製粉，石臼製粉，気流粉砕製粉又は高速回転打撃製粉により得られたものであり，粒度が，米粉（酵素処理したものを除く）を１００メッシュの篩にかけ，１００メッシュの篩を通過した区分を１４０メッシュの篩と２００メッシュの篩に順次かけ，各篩上に残った米粉の重量を測定し，前記米粉１００重量％中１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０～４０重量％含み，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上である，小麦粉を使用しないパン用の米粉。（以下「本件発明１」という。）
本件発明１の構成を充足する米粉は、小麦粉パンと同様の外観、内相、食味を備え、日持ちに優れたパンを製造することができる。
３．審決の理由
本件発明１は，甲１（新潟県食品研究所，研究報告第２７号，２１ないし２８頁，平成４年８月発行）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）・・・・であるから・・・特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受けることができない。
４．甲１の開示事項
甲１には、本件発明１と同じ粒度分布の米粉が「胴搗方式製粉による米粉」として記載されている。甲１では、「胴搗方式製粉による米粉」を用いてパンを製造したことが記載されている。
ただし甲１は、「酵素処理（ペクチナーゼ処理）を行った米粉」が、製パン用の米粉として好適であることを開示することを主眼とする文献である。酵素処理を行っていない「胴搗方式製粉による米粉」（本件発明１と同一粒度の米粉）は、「酵素処理（ペクチナーゼ処理）を行った米粉」と比較して製パン原料としては好ましくないと言及されている。「胴搗方式製粉による米粉」はいわゆる「比較例」としての開示されている。
５．原告の主張
「出願前に公知である物質については，新たな用途の使用に適することが見いだされない限り，新規性は認められない。そして，用途発明の新規性を判断する上で，これと対比する発明（引用発明）も，用途発明でなければならず，かつ発明として完成していることが必要である。引用発明が用途発明として完成しているというためには，当業者が反復実施して従来技術以上の優れた効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることが必要である。逆に，引用発明によって得られる効果が従来技術に比べて劣悪な場合には，新たな用途の使用に適することは未だ見いだされていないといわざるを得ず，引用発明としての適格性を欠くというべきである。」
６．裁判所の判断
裁判所は、本件発明１は甲１発明と同一であるとして新規性を否定した審決に誤りはないと判断した。原告の上記主張については以下のように指摘した。
「原告は，新規性を判断する引用発明は，完成した発明でなければならないところ，引用発明は，用途発明として完成しているとはいえないから，新規性を判断する上で対比されるべき引用発明としての適格性を欠くと主張する。
しかし，原告の上記主張は，以下の理由により，採用することができない。
すなわち，特許制度は，発明を公開した代償として，一定の期間の独占権を付与することによって，産業の発展を促すものであるから，既知の技術を公開したことに対して，独占権を付与する必要性はないばかりでなく，仮に，そのような技術に独占権を付与することがあるとするならば，第三者から，既知の技術を実施し，活用する手段を奪い，産業の発達を阻害することになる。特許制度の上記趣旨に照らすならば，出願に係る発明が，既に公知となっている技術（引用発明）と同一の構成からなる場合は，当該出願に係る発明は，新規性を欠くものとして，特許が拒絶されるというべきである。原告が主張する引用発明の完成とは，引用発明が従前の技術以上の作用効果を有することを意味するものと解されるが，新規性の有無を判断するに当たって，引用発明として示された既知の技術それ自体が，従前の技術以上の作用効果を有することは要件とすべきではない。
また，出願に係る発明は，特定の用途を明示しているのに対して，引用発明は，出願に係る発明と同一の構成からなるにもかかわらず，当該用途に係る記載・開示がないような場合においては，出願に係る発明の新規性が肯定される余地はある。
しかし，そのような場合であっても，出願に係る発明と対比するために認定された引用発明自体に，従前の技術以上の作用効果があることは，要件とされるものではない。
以上の観点から，以下，本件発明１と甲１発明とを対比する。
(1) 本件発明１は，上記のとおり，米粉の粒度を特定し，粗い粉を一定量含有させたことに特徴がある発明であり，「パン用」という用途の特定はあるものの，用途そのものに格別の特徴を有する発明とまではいえない。
他方，甲１には，前記認定のとおり，米粉により作製したパンは小麦粉により作製したパンに比べて品質が劣ること，従来の方式で製粉された米粉を分級する方式で，パン用として使用することは困難であると思われること，ペクチナーゼ処理をした米の米粉は製パンに適した特性を有するのに対し，篩分によって得た米粉は製パンの適性が低いことなどが記載されている。
また，甲１には，ペクチナーゼ処理をせず篩分により得た微細な米粉はパン用に適さないこと，甲１の特定の条件の下では，小麦粉や，ペクチナーゼ処理をした米の粉により作製されたパンと比較して，篩分によって得た米粉により作製されたパンの方が，外観や食味において劣っていたこと等の記載がある。しかし，甲１は，ペクチナーゼ処理をした米を製粉して得られる米粉がパンの作製に適するとの結論を導くために記述された論文であって，篩分によって得た米粉はパン用に適さないとの上記の記述は，ペクチナーゼ処理により製パン性が向上すること等の結果を示す文脈において，ペクチナーゼ処理をした場合との比較を示した記述といえる。
むしろ，甲１の表２によれば，作製されたパンの外観及び食味について，小麦澱粉が「＋＋＋」，ロール製粉の米粉が「― ―」であるのに対し，胴つきの米粉は「＋」とされている。また，甲１の研究において使用された米粉は特定されているから，表２の「胴つき製粉」の米粉，「ロール製粉」の米粉は，図３の「胴搗方式製粉による米粉」，「ロール方式製粉による米粉」と同様のものであり，それぞれ図３に示されたのと同様の粒度分布を有するものと推認される。そうすると，図３と表２によれば，本件発明１の数値範囲に含まれる粒度の米粉（「胴つき製粉」の米粉）によって，本件発明１とは異なる粒度の米粉（「ロール製粉」の米粉）よりも外観，食味において優れたパンが製造されたことが示されていると認定できる。
以上によれば，甲１には，本件発明１に定められた数値範囲内の粒度の米粉を用いてパンを製造する用途が明示的に記載されており，本件発明１に定められた数値範囲内の粒度のパン用の米粉の発明が記載されているといえる。したがって，甲１発明は，本件発明１の新規性を判断する上で，引用発明としての適格性を欠くと解する余地はない。
(2) また，原告は，甲３３，３４によれば，甲１発行前にすでに良質の米粉１００％の米粉パンが開発されていたから，甲１の酵素処理を行っていない「胴搗方式製粉による米粉」は，当業者が反復実施して従来技術以上の優れた効果を挙げることができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されているとはいえず，パン用の米粉の発明として未完成であると主張する。
しかし，甲３３，３４は，その評価の基準が必ずしも甲１と同一ではなく，甲３３，３４に，米粉によって良質なパンができたことが記載されていたとしても，そのことを理由として，甲１発明が，本件発明１の新規性の有無を判断する前提としての適格性を欠くということはできない。
したがって，甲１には，本件発明１に定められた数値範囲内の粒度のパン用の米粉に係る発明（甲１発明）が用途とともに記載されているから，本件発明１は，甲１発明と同一であり，新規性を欠くというべきである。」