知財高裁令和６年１月２２日判決言渡
令和５年（行ケ）第１００２４号 審決取消請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/092665_hanrei.pdf
１．概要
本事例は拒絶査定不服審判審決に対する審決取消訴訟の知財高裁判決である。出願人が明確性要件違反を解消する目的で行った補正を新規事項追加と判断した審決に対し、知財高裁は、補正は新規事項追加には該当しないと判断し、審決を取り消した。
「水蒸気透過率」は、時間あたりの面積あたりの水蒸気量により規定されるべきものであるが、請求項１７では、「１０グラム／１００ｉｎ２未満」（ｉｎ２は平方インチ）、「１グラム／１００ｉｎ２未満」と記載されており、単位時間の記載がなかった。
拒絶理由通知（特許法３６条６項２号明確性要件違反）は、「水蒸気透過率」を「１０グラム／１００ｉｎ２未満」あるいは「１グラム／１００ｉｎ２未満」によって表すことの技術的意味を理解することがでず、よって、請求項１７に係る発明は明確でない、と指摘した。
出願人は、審査段階この拒絶理由（明確性要件違反）を解消するために、請求項１７に下線部（２４時間当たりであることを示す）を追加する補正を行った。
「前記封止要素が、金属箔、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションにより適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素被覆ポリマー、または１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または１グラム／１００ｉｎ２未満／２４ｈの水蒸気透過率を有する任意の材料のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載のアプリケータ。」
しかし、明細書中には水蒸気透過率の単位として「グラム／１００ｉｎ２未満」のみが記載されており、２４時間又は１日あたりの単位であることを示す記載はない。
審決では、上記補正は新規事項の追加に該当し、特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たさないから、却下すべきものである、と判断した。
知財高裁は、２４時間あたりであることの記載はないことを認めつつも、意外なことに、水蒸気透過率は１時間あたり又は２４時間（１日）あたりのどちらかの単位で表現することが通常であること、２４時間（１日）あたりとする本補正は、１時間あたりと解釈するよりも狭い範囲に限定する補正であることを考慮して、新規事項追加には該当しないと結論づけた。このような寛容な判断がされた一因としては、この補正が、明確性違反の解消を目的としており、権利範囲を実質的に変更する補正ではなかったことが考えられる。
「本願補正発明２は、本願発明２（注：上記請求項１７に係る発明を指す）の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明２に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。」
２．裁判所の判断のポイント
「・・・当業者が、本願発明２（注：上記請求項１７に係る発明を指す）に係る特許請求の範囲及び本願明細書の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」との記載をもって、「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」を意味するものと当然に理解するとは認められない・・・。
ウ もっとも、前掲各証拠上、水蒸気透過率について１時間単位又は２４時間（１日）単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明２の「１０グラム／１００ｉｎ２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２未満」との記載は、「１０グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満」又は「１０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」のいずれかを意味することが当業者にとって自明であるということはできる。そして、「１０グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ２／ｈ未満」を２４時間単位に換算すると「２４０グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満または好ましくは２４グラム／１００ｉｎ２／２４ｈ未満」となる。
そうすると、本願補正発明２は、本願発明２の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明２に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。
したがって、本件補正は、本願発明２に関し、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
(5) 以上のとおり、本願発明２に係る本件補正について、新たな技術的事項を導入するものであって特許法１７条の２第３項の要件を満たさないと判断した本件審決には誤りがある。」
