知財高裁令和３年１１月１１日判決
令和３年（ネ）第１００４３号 特許権侵害差止等請求控訴事件
（原審・東京地方裁判所令和元年（ワ）第３０９９１号）
１．概要
本事例は、特許権侵害訴訟事件において、審査段階でされた手続補正が新規事項追加であり特許権が無効理由を有すると判断した東京地裁判決を支持した知財高裁判決である。
多数の候補物質のなかから1以上を選択する選択肢で規定するいわゆる「マーカッシュクレーム」において、候補物質のうち2つを抽出して限定した補正が、新規事項追加に該当するかどうかが争点。東京地裁及び知財高裁は新規事項追加と判断した。
２．本件補正（審査段階での拒絶理由通知書応答時に提出した補正）
出願当初の請求項１及び２
【請求項１】
ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，
ＨＦＯ－１２３４ｚｅ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ，ＨＦＣ－２４５ｃｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ，ＨＣＦＯ－１２３３ｚｄ，ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ，ＨＣＦＣ－２３４ａｂ，ＨＣＦＣ－２４３ｆａ，エチレン，ＨＦＣ－２３，ＣＦＣ－１３，ＨＦＣ－１４３ａ，ＨＦＣ－１５２ａ，ＨＦＣ－２３６ｆａ，ＨＣＯ－１１３０，ＨＣＯ－１１３０ａ，ＨＦＯ－１３３６，ＨＣＦＣ－１３３ａ，ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ，ＨＣＦＣ－１１３１，ＨＦＯ－１１４１，ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ，ＨＣＦＯ－１２２３ｘｄ，ＨＣＦＣ－２３３ａｂ，ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物と
を含む組成物。
【請求項２】
約１重量パーセント未満の前記少なくとも１つの追加の化合物を含有する請求項１に記載の組成物。
手続補正書による補正後の請求項１
【請求項１】
ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、
ゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満の、ＨＦＯ－１２４３ｚｆおよびＨＦ
Ｃ－２４５ｃｂと、
を含む、熱伝達組成物、冷媒、エアロゾル噴霧剤、または発泡剤に用いられる組成物。
３．裁判所の判断のポイント
知財高裁は、東京地裁による原判決（令和元年（ワ）第３０９９１号）を支持した。知財高裁による補正後の原判決では以下の判示がされている。
「前記(2)に説示したとおり，前記第２の１(4)アの出願当初の請求項１及び２の記載からすれば，本件特許に係る特許出願当初の請求項１及び２の記載は，ＨＦＯ－１２３４ｙｆに対する「追加の化合物」を多数列挙し，あるいは当該「追加の化合物」に「約１重量パーセント未満」という限定を付すにとどまり，上記のとおり多数列挙された化合物の中から，特定の化合物の組合せ（ＨＦＯ－１２３４ｙｆに，ＨＦＯ－１２４３ｚｆとＨＦＣ－２４５ｃｂとを組み合わせること）を具体的に記載するものではなかったというべきである。
しかして，上記(3)の当初明細書の各記載について見ても，特許出願の当初の請求項１と同一の内容が記載され（【０００４】），新たな低地球温暖化係数（ＧＷＰ）の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆ等を調製する際に，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ，及びＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物や副生成物が特定の「追加の化合物」として少量存在することが記載されており（【０００３】，【００１６】，【００１９】，【００２２】），具体的には，ＨＦＯ－１２３４ｙｆを作製するプロセスにおいて，有用な組成物（原料）がＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆおよび／またはＨＣＦＣ－２４４ｂｂであることが記載され（【０００５】），ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ及びＨＣＦＣ－２４４ｂｂに追加的に含まれ得る化合物が多数列挙されてはいる（【０００６】ないし【０００８】）ものの，そのような記載にとどまっているものである。
そして他方，当初明細書においては，そもそもＨＦＯ－１２３４ｙｆに対する「追加の化合物」として，多数列挙された化合物の中から特に，ＨＦＯ－１２４３ｚｆとＨＦＣ－２４５ｃｂという特定の組合せを選択することは何ら記載されていない。この点，当初明細書においては，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの「２４５ｃｂ」と「１２３４ｙｆ」に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。さらに，当初明細書には，特許出願当初の請求項１に列記されているように，表６に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず，その中から特にＨＦＯ－１２４３ｚｆだけを選び出し，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆと組み合わせて，３種類の化合物を組み合わせた構成とすることについては，当業者においてそのような構成を導き出すことが自明といえる記載が必要と考えられるところ，そのような記載は存するとは認められない（なお，本件特許につき，優先権主張がされた日から特許出願時までの間に，上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足りる証拠はない。）。
これらに照らせば，当業者によって，当初明細書，特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては，低地球温暖化係数（ＧＷＰ）の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ，及びＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物や副反応物が追加の化合物として少量存在し得るという点にとどまるものというほかない。そして，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項が，このような性質のものにすぎない場合において，多数の化合物が列記されている中から，ＨＦＯ－１２３４ｙｆに加え，ＨＦＯ－１２４３ｚｆとＨＦＣ－２４５ｃｂと合わせてゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満含むとの構成に補正（本件補正）することは，前記のとおり，そのような特定の組合せを導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たらないことに鑑み，当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するものと評価せざるを得ない。したがって，本件補正は，当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものであるというほかない。
以上によれば，本件補正は「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしたものということはできず，特許法１７条の２第３項の補正要件に違反してされたものというほかなく，本件特許は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められ（特許法１２３条１項１号），同法１０４条の３第１項により，特許権者たる原告は，被告に対しその権利を行使することができないこととなる。」
