特許情報: 5月 2022

知財高裁令和4年4月28日判決言渡
令和3年(行ケ)第10097号審決取消請求事件

１．概要
　本事例は、特許出願人である原告が、拒絶査定不服審判の請求時に提出した手続補正書が「限定的減縮」の目的要件を満たさないと判断した拒絶審決の取り消しを求めたが、知財高裁が請求を棄却した事例である。
　補正前の請求項１０は、補正前の請求項１〜７に従属する請求項８又は９に記載のシステムの構成要件を内的に限定する４つの特徴を記載する請求項であった。
　原告が拒絶査定不服審判請求時に提出した手続補正書では、新たに請求項８を追加し、補正前の請求項１０を補正後の請求項１１とした。補正後の請求項８は、補正後の請求項１〜７のいずれか１項に記載のシステムの構成要件を内的に限定する、補正前の請求項１０に記載の４つの特徴のうち３つを記載する請求項である。すなわち補正後の請求項８は、補正前の請求項１と請求項１０の間の中間概念に相当する。
　知財高裁は、「補正が『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものに該当するというためには、補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあることが必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば、『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものに該当するものと解される。」として、本件のような「増項補正」であっても「特許請求の範囲の減縮」に該当する場合があることを判示した。
　このため仮に補正後の請求項８が補正前の請求項１に対応する場合は、請求項８を追加する補正も「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正と判断される余地があることになる。
　しかしながら知財高裁は、本件の場合は、「本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１のほか、請求項２ないし７の発明特定事項を引用するものであり、本件補正後の請求項１の従属項であるのみならず、請求項２ないし７の従属項でもあること、本件補正後の請求項１は、本件補正後の請求項２ないし７の発明特定事項を含むものではないことからすると、本件補正後の請求項８は、本件補正において、本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできない。」として、補正後の請求項８は、補正前の請求項１と対応するものではなく、補正前の請求項１０と対応するものであると判断した。そのうえで、知財高裁は、補正後の請求項８は、補正前の請求項１０を拡張するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」には該当せず、拒絶審決は適法であると結論づけた。
　もし仮に、補正後の請求項８が、請求項１のみに従属する請求項であった場合に、補正前の請求項１に対応するものと判断され、補正後の請求項８を追加する補正が、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするという結論になったのかが興味深いところである。

２．補正の前後の請求項
２．１．補正前の請求項１、１０
【請求項１】
　スポーツ器具による物体の打撃を伴うプレーヤまたはユーザにより実行されるスポーツ動作のパフォーマンスに関する情報を少なくとも１個のセンサから自動的に収集するためのシステムであって、
　該システムは、少なくとも１個のタグと、身体装着型装置とを備え、
　前記少なくとも１個のタグは、少なくとも１個のＲＦＩＤタグまたはＮＦＣタグからなり、かつ、前記スポーツ器具に取り付けられるよう構成されており、
　前記身体装着型装置は、ストラップと、前記少なくとも１個のセンサと、タグ読取装置とを備え、
　前記少なくとも１個のセンサは、少なくとも１個のスイングセンサと、少なくとも１個の物体接触センサとを備え、該少なくとも１個の物体接触センサは、前記スポーツ器具による前記物体との接触を検知するように構成されており、
　該システムは、前記少なくとも１個のスイングセンサからの読み取り値に基づいて、あるいは、該読み取り値に応答して、前記少なくとも１個の物体接触センサを作動させるよう構成されており、および、
　前記タグ読取装置は、ＲＦＩＤタグ読取装置またはＮＦＣタグ読取装置からなり、かつ、前記ストラップの少なくとも一部またはすべてに沿ってまたはその周囲に延在するアンテナを備える、システム。

【請求項１０】
　前記ストラップは、前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能であり、
　該システムが、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータを特定するように構成されたストラップセンサを備え、該システムが、特定された前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、
　該システムが、複数のアンテナ整合回路またはシステム、および／または、調整可能な整合回路またはシステムを備え、該システムが、特定された前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記整合回路またはシステムのうちの１個以上を選択および／または変更することによって、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、
　前記ストラップセンサが、前記ストラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じられるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサによって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するように構成されている、請求項８または９に記載のシステム。

２．２．補正後の請求項８、１１
【請求項８】
　前記ストラップは、前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能であり、
　該システムが、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータを特定するように構成されたストラップセンサを備え、該システムが、特定された前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、
　該システムが、複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムを備え、該システムが、特定された前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムのうちの１個以上を選択および／または変更することによって、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されている、請求項１～７のいずれかに記載のシステム。

【請求項１１】（補正前の１０に相当）
　前記ストラップは、前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能であり、
　該システムが、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータを特定するように構成されたストラップセンサを備え、該システムが、特定された前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、
　該システムが、複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムを備え、該システムが、特定された前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムのうちの１個以上を選択および／または変更することによって、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、
　前記ストラップセンサが、前記ストラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じられるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサによって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するように構成されている、請求項９または１０に記載のシステム。

３．裁判所の判断のポイント
「１補正事項１の判断の誤りについて
⑴ 本件補正後の請求項８と対応する補正前の請求項について
ア特許法１７条の２第５項は、拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時に特許請求の範囲についてする補正（同条１項ただし書４号）は、同条５項１号から４号までのいずれかの事項を目的とするものに限ると規定し、同項２号は、「特許請求の範囲の減縮」（同法３６条５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）と規定している。同法１７条の２第５項の趣旨は、拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判の請求と同時にする特許請求の範囲の補正について、既に行った先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限することにより、迅速な審査を行うことができるようにしたことにあるものと解される。このような同項の趣旨及び同項２号の文言に照らすと、補正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するというためには、補正後の請求項が補正前の請求項の発明特定事項を限定した関係にあることが必要であり、その判断に当たっては、補正後の請求項が補正前のどの請求項と対応関係にあるかを特定し、その上で、補正後の請求項が補正前の当該請求項の発明特定事項を限定するものかどうかを判断すべきものと解される。
　また、補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するものと解される。
　以上を前提に、補正事項１が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するかどうかについて判断する。
イ前記第２の２(1)のとおり、本件補正前の特許請求の範囲は、請求項１ないし２１からなり、請求項１ないし１６に係る発明はシステムの発明、請求項１７及び１８に係る発明は携帯装置の発明、請求項１９及び２０に係る発明はタグの発明、請求項２１に係る発明は方法の発明である。
　一方、前記第２の２(2)のとおり、本件補正後の特許請求の範囲は、請求項１ないし２２からなり、請求項１ないし２１に係る発明はシステムの発明、請求項２２に係る発明は方法の発明である。
　本件補正前の請求項１ないし１６と本件補正後の請求項１ないし１７を対比すると、本件補正後の請求項１は、本件補正前の請求項１の文言の一部を補正したものであること、本件補正後の請求項２ないし７は、それぞれ本件補正前の請求項２ないし７と同一の記載であること、本件補正後の請求項９は、本件補正前の請求項８と同一の記載であること、本件補正後の請求項１０ないし１５は、それぞれ本件補正前の請求項９ないし１４の文言の一部を補正したものであること、本件補正後の請求項１６及び１７は、それぞれ本件補正前の請求項１５及び１６と同一の記載であることが認められるから、本件補正前の請求項１ないし１６は、それぞれ本件補正後の請求項１ないし７、９ないし１７と対応関係にあることが認められる。
　そうすると、本件補正後の請求項８は、本件補正により、新たに追加された請求項であることが認められる。
ウ　次に、本件補正後の請求項８の記載は、
「前記ストラップは、前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能であり、
　該システムが、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータを特定するように構成されたストラップセンサを備え、該システムが、特定された前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、
　該システムが、複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムを備え、該システムが、特定された前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムのうちの１個以上を選択および／または変更することによって、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されている、
請求項１～７のいずれかに記載のシステム。」であるのに対し、
　本件補正前の請求項１０の記載は、
「前記ストラップは、前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能であり、
　該システムが、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータを特定するように構成されたストラップセンサを備え、該システムが、特定された前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、
　該システムが、複数のアンテナ整合回路またはシステム、および／または、調整可能な整合回路またはシステムを備え、該システムが、特定された前記ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、前記整合回路またはシステムのうちの１個以上を選択および／または変更することによって、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されており、
　前記ストラップセンサが、前記ストラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じられるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサによって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するように構成されている、
請求項８または９に記載のシステム。」
であること、本件補正前の請求項１０が引用する請求項８は、本件補正前の「請求項１～７」を、本件補正前の請求項９は「請求項４に従属する請求項８」を引用しているから、本件補正前の請求項１０は、本件補正前の請求項１ないし７の従属項であることからすると、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１０の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、前記ストラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じられるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサによって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するように構成されている」との構成を削除した請求項であり、本件補正前の請求項１０と対応関係にあることが認められる。
　そして、前記⑴イのとおり、本件補正後の請求項１１は、本件補正前の請求項１０と対応関係にあるから、本件補正前の請求項１０は、本件補正後の請求項８及び１１の両請求項と対応関係にあることが認められる。
　以上によれば、補正事項１は、新たに本件補正後の請求項８を追加する増項補正に当たり、また、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１０と対応関係にあることが認められる。
エこれに対し原告は、本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１ないし７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件（(a) ストラップは、該ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さを変更するように調整可能である点、(b) システムが、ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータを特定するように構成されたストラップセンサを備える点、(c) システムが、ストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されている点、(d) システムが、複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムを備える点、(e) システムが、特定されたストラップの調整位置、周囲長さ、形状、または長さ、あるいは、これらを示すデータに基づいて、複数のアンテナ整合回路もしくはシステム、および／または、調整可能な整合回路もしくはシステムのうちの１個以上を選択および／または変更することによって、前記アンテナの少なくとも１個の動作パラメータまたは前記アンテナのための補償を調整するように構成されている点）を規定したものであり、本件補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであるから、本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに準ずるような対応関係に立つ旨主張する。
　しかしながら、本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１のほか、請求項２ないし７の発明特定事項を引用するものであり、本件補正後の請求項１の従属項であるのみならず、請求項２ないし７の従属項でもあること、本件補正後の請求項１は、本件補正後の請求項２ないし７の発明特定事項を含むものではないことからすると、本件補正後の請求項８は、本件補正において、本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできない。
　したがって、原告の上記主張は、採用することができない。
(2) 補正事項１の「特許請求の範囲の減縮」の目的該当性について
ア　前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１０と対応関係にあることが認められる。
　しかるところ、前記(1)ウ認定のとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１０の発明特定事項から、「前記ストラップセンサが、前記ストラップの第１の部分に備えられた１個以上の第１接点と、前記ストラップの第２の部分に備えられた１個以上の第２接点とを備えるか、あるいは、第１接点および第２接点と通信可能であり、第１接点のうちの１個以上が、第２接点のうちの１個以上と選択的に接触可能であり、前記ストラップが閉じられるか固定されたときに、第１接点の１個以上および第２接点の１個以上の間の接触により測定回路を完成させるように構成されている導体によって、第１接点と第２接点とが結合されて、該システムが、前記ストラップセンサによって測定された前記測定回路の少なくとも１つの電気特性に基づいて、前記ストラップの前記調整位置、周囲長さ、形状、または長さを特定するように構成されている」との構成を削除した請求項であるところ、この削除によって、本件補正前の請求項１０の発明特定事項を限定したものと認めることはできず、かえって、本件補正前の請求項１０に係る発明を上位概念化したものといえるから、補正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものと認められない。
イ　これに対し原告は、①本件補正後の請求項８は、本件補正後の請求項１ないし７に従属し、本件補正前の請求項１に内的付加に相当する追加的要件を規定したものであるから、本件補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものである、②本件拒絶理由通知では、本件補正前の請求項１について新規性及び進歩性などの実体的要件に関する拒絶理由の指摘はなく、本件補正前の請求項１に特許性が認められていることからすると、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審査内容に沿って特許性を具備するものといえるから、本件補正前の請求項１についての審査を十分に有効活用して、補正された発明の審査を行うことが可能であり、新たな先行技術調査等を要求することで審査遅延などの事態を生じさせないことも明らかである、③厳密には、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項ではないとしても、これに準ずるような対応関係に立つものであり、補正事項１は、既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした特許法１７条の２第５項の制度趣旨に反するものではなく、同項２号が許容する増項補正に相当するから、本件補正前の請求項１との関係で「特許請求の範囲の減縮」（同号）を目的とするものに該当する旨主張する。しかしながら、前記(1)エで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１と一対一で対応する請求項に該当しないのはもとより、これに準ずるような対応関係に立つものと認めることはできないから、この点において、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。
　また、前記アで説示したとおり、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１０の発明特定事項の構成の一部を削除した請求項であるが、本件においては、本件補正前の請求項１０の発明特定事項から上記構成を削除した請求項について、サポート要件等の記載要件の審査が行われた形跡はうかがわれず、かかる審査が新たに必要となるものと考えられるから、本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１に対する従前の審査内容に沿って特許性を具備するものと直ちにいえるものではなく、この点においても、原告の上記主張は、その前提を欠くものである。
　したがって、補正事項１は「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものと認められないから、原告の上記主張は、採用することができない。」

特許情報

2022年5月29日日曜日

インターネット上の投稿記事の証拠能力に関する判断の例

2022年5月22日日曜日

請求項補正の目的の「限定的減縮」の該当性が争われた事例