2024年4月15日月曜日

国内優先権主張の遡及効が争われた事例

 知財高裁令和6326日判決
令和5(行ケ)10057 審決取消請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/092886_hanrei.pdf
 
1.概要
 本事例は被告が有する特許権に対する原告による無効審判の審決(権利有効の判断)の取消を求めた審決取消訴訟の知財高裁判決である。
 特許権は2回の国内優先権主張を伴う。最初の基礎出願を優先権出願1とし、2回目の基礎出願を優先権出願2とする。優先権出願1と2との間に公知となった発明があるため、優先権出願1への遡及効が争点となった。
 本件発明は、害虫忌避組成物を噴射する噴射製品に関するものであり、害虫忌避成分として2つの物質(「EBAAP」及び「イカリジン」)のうち少なくとも1つを含むことが特定されている。優先権出願1にはEBAAPを用いた実験結果のみが記載されており、イカリジンを用いた実験結果は記載されていなかった。イカリジンを用いた実施例は、優先権出願2において追加された。
 知財高裁は、「優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1について、害虫忌避成分をイカリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる」として、優先権出願1への遡及効を認める判断を示した。
 
2.訂正後の請求項1に係る発明(本件訂正発明1)
【請求項1
 害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填され、前記害虫忌避組成物を噴射する噴口が形成された噴射製品(ただし、噴射剤を含む場合を除く)であり、
 前記害虫忌避組成物は、20°Cでの蒸気圧が2.5kPa以下であり、かつ、噴射後の揮発を抑制するための揮発抑制成分(ただし揮発抑制成分がグリセリンである場合を除く)を、害虫忌避組成物中、10質量%以上含み、
 前記害虫忌避成分は、3-(N-n-ブチル-N-アセチル)アミノプロピオン酸エチルエステル、1-メチルプロピル 2-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペ リジンカルボキシレートからなる群から選択される少なくとも1の成分であり、
 前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r15と、前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30との粒子径比(r30/r15)が、0.6以上となるよう調整され、
 前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30が、50μm以上となるよう調整された、噴射製品。
 
略語について
EBAAP」=3-(N-n-ブチル-N-アセチル)アミノプロピオン酸エチルエステル
「イカリジン」=1-メチルプロピル 2-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペリジンカルボキシレート
50%平均粒子径r15」=「前記噴口から 15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r15
50%平均粒子径r30」=「前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30
「粒子径比(r30/r15)」=「前記噴口から15cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r15と、前記噴口から30cm離れた位置における噴射された前記害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30との粒子径比(r30/r15)
 
3.裁判所の判断のポイント
「原告は、本件訂正発明1の要旨となる技術的事項のうち害虫忌避成分を「イカリジン」とする部分に、優先権出願1を基礎とする優先権主張の効果は認められないと主張するため、以下検討する。
(1) 特許法411項の規定による優先権(国内優先権)の主張を伴う後の出願に係る発明のうち、その国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(以下、これらを合わせて「当初明細書等」という。)に記載された発明については、新規性(291)、進歩性(292)等の実体審査に係る規定の適用に当たり、当該後の出願が当該先の出願の時にされたものとみなされる(特許法412)
 そして、国内優先権主張の効果が認められるかどうかについては、後の出願の特 許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲 に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。
・・・(略)・・・
(4) 本件訂正発明1(害虫忌避成分が「イカリジン」である場合を含む)の要旨となる技術的事項が、優先権出願1の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えるものであるか
ア 上記(2)イで認定したとおり、優先権出願1の明細書等には、ディートに代わる害虫忌避成分として、3-(N-n-ブチル-N-アセチル)アミノプロピオン酸エチルエステル(EBAAP)p-メンタン-38-ジオール、1-メチルプ ロピル 2-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペリジンカルボキシレート(イカリジン)に共通して、「使用者の鼻や喉等の粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されているにもかかわらず、粘膜への刺激が低減された噴射製品および噴射方法を提供する」という課題を有し、前記(2)()に認定した1~3の特徴を有すること、すなわち、所定量の揮発抑制成分を添加するなどして、50%平均粒子径r30と粒子径比(r30/r15)がそれぞれ所定の値以上(粒子径比(r30/r15)0.6以上、50%平均粒子径r3050μm以上)となるよう調整することにより、上記課題を解決することが記載されている。
 また、前記1(2)~ウ及びオのとおり、本件訂正発明1に関する背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義については、本件明細書の【0001】、【0002】、【0004~0007】、【0009】、【0012~0015】、【0023】及び【0024】等に記載されているが、ほぼ同一の記載が、前記(2)()~()及び()のとおり、優先権出願1の明細書の【0001】、【0002】、【0004~0008】、【00120015】、【0017】、【0018】、【0026】及び【0027】において記載されていたものといえる。
イ また、本件訂正発明1の発明特定事項は、いずれも優先権出願1の特許請求の範囲の請求項1又は2に記載されており、害虫忌避成分としてEBAAPと同様にイカリジンも明記されていたものといえる。
ウ 前記(2)()及び(3)()のとおり、優先権出願1の明細書等において、実施例として記載されているのは、害虫忌避成分としてEBAAPを含む噴射製品のみであり、害虫忌避成分としてイカリジンを含む噴射製品に係る実施例は、優先権出願2の明細書等(実施例5及び7)により追加されたものであるが、当該実施例は、本件訂正発明1の実施に係る具体例であるとともに、優先権出願1の特許請求の範囲の請求項1又は2に発明特定事項が記載されていた発明の実施に係る具体例を確認的に記載したものと理解できるから、優先権出願1の明細書等に記載された技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。
エ したがって、本件訂正発明1の要旨となる技術的事項は、イカリジンを含む部分も含めて優先権出願1の明細書等において記載された技術的事項の範囲を超えるものではないから、本件訂正発明1は、害虫忌避成分をイカリジンとする部分についても、優先権出願1に基づく国内優先権主張の効果が認められる。
 
・・・(略)・・・
 
 そして、前記のとおり、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1に関する背景技術、課題、解決手段に加えて、発明の効果に関するメカニズムや各構成要件の技術的意義が記載されており、これらはEBAAPp-メンタン-38-ジオール及びイカリジンに共通して適用されることも把握できるものといえる。すなわち、優先権出願1の明細書等には、本件訂正発明1について、害虫忌避成分をイカリジンとする部分を含めて、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていると認められる。
 これに対し、原告は、EBAAPとイカリジンとは物質として害虫忌避作用があるということのほかには類似性がないこと等により、イカリジンを害虫忌避成分とする場合にEBAAPと同様の結果となるかどうかは判断できず、優先権出願2の出願時にイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の裏付けがされ完成したものであることを主張する。
 この点、本件訂正発明1では、害虫忌避組成物の50%平均粒子径r30が、成分の揮発によって小さくなることを抑制するために、蒸気圧が小さい揮発抑制成分(2 0°Cでの蒸気圧が2.5kPa以下)を配合しているところ(本件明細書の【00 14)、一般に、物質の揮発しやすさ(揮発性、揮発度ともいう。)は、その成分の蒸気圧によって決定されるものであり(64)、蒸気圧が小さいものは揮発しにくく、蒸気圧が大きいものは揮発しやすいものであるといえる。そこで、20°CにおけるEBAAPやイカリジンの蒸気圧についてみると、EBAAP0.0001 5kPa(=0.15Pa、甲27)、イカリジンが0.000034kPa(=3. 4×10-4hPa、甲28)であるのに対し、揮発抑制成分の蒸気圧は、13-ブチレングリコールが0.008kPa(=0.08hPa、甲39)、プロピレン グリコールが0.0107kPa(=0.08mmHg、甲40)、水が2.3366kPa(312)であり、溶剤の蒸気圧は、無水エタノールが5.8kP a(65)であって、EBAAPとイカリジンの蒸気圧は、揮発抑制成分の蒸気圧や溶剤の蒸気圧に比べて極めて小さいものといえる。これらのことからすると、EBAAPとイカリジンはほとんど揮発しないという点では変わりがないから、両者の蒸気圧の違いは、粒子径比(r30/r15)50%平均粒子径r30に対して与える影響を無視できるものといえる。そうすると、当業者は、EBAAPとイカリジンの蒸気圧を考慮すると、害虫忌避成分としてEBAAPとイカリジンのいずれを使用しても、害虫忌避成分の揮発による粒子径や粒子径比(r30/r15)への影響は変わらないものと理解できる。
 したがって、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分をイカリジンとする部分は、少 なくとも優先権出願2におけるイカリジンに関する実施例を追加することで、初めて実験による技術上の裏付けがなされ完成したものであるとする原告の主張は採用できない。

2024年4月7日日曜日

プロダクトバイプロセスクレームの明確性が争われた事例

知財高裁令和6318日判
令和4(行ケ)10127(1事件)、第10128(2事件)、第1 0129(3事件)、第10130(4事件)、令和5(行ケ)100 27(5事件)審決取消請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/092858_hanrei.pdf
 
1.概要
 本事例は、被告である特許権者が有する特許に対し、原告が請求した無効審判の審決(特許有効の判断)の取消を求めた審決等取消訴訟の知財高裁判決である。
 争点の一つが、プロダクトバイプロセス(PBP)クレームの明確性要件の充足性である。
 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件訂正発明1)は以下のとおり。
「【請求項1
 一つ以上の薬剤的に許容な賦形剤と密に混合させた10mg乃至1000 mgの量の微粒子セレコキシブを含み、一つ以上の個別な固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって、
 セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、
 粒子の最大長において、セレコキシブ粒子のD9030μmである粒子サイズの分布を有し、
ラウリル硫酸ナトリウムを含有する加湿剤を含む
製薬組成物。」
 このうち「セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」という特徴の明確性が争われた。本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2に係る発明(本件訂正発明2)もこの構成を含む。
 審決は、「本出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(以下「不可能・非実際的事情」という。)が認められる」として明確性要件(特許法36条6項2号)を充足すると判断した。
 知財高裁は、不可能・非実際的事情の存在の検討以前に、特許請求の範囲に記載された製造方法自体が明確性を欠くとして審決を取り消した。「PBPクレームは、・・・(略)・・・そのような特許請求の範囲が明確性要件を充足するためには、不可能・非実際的事情の存在が要求されるのであるが、本件においては、不可能・非実際的事情を検討する以前の問題として、・・(略)・・そもそも特許請求の範囲に記載された製造方法自体が明確性を欠くものである」
 
2.裁判所の判断のポイント
「取消事由3(明確性要件に関する判断の誤り)について
(1)特許法3662号は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害されることがあり得ることから、特許を受けようとする発明が明確であることを求めるものである。その充足性の判断は、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から行うのが相当である。
(2)本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2は、「セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕されたものであり、」との発明特定事項(以下「本件ピンミル構成」ということがある。)を含む(・・・(略)・・・)ところ、本件ピンミル構成を巡っては、そのクレーム解釈(PBPクレームといえるか否か、「ピンミルのような」は衝撃式ミルの単なる例示か、衝撃式ミルの一部に限定する構成かなど)と、当該クレーム解釈を前提とした明確性要件の適合性の議論が重層的に争われているので、以下、順次検討していく。
(3)まず、本件ピンミル構成がPBPクレームに当たるかについて検討するに、本件ピンミル構成に関する本件明細書の【0024】、【0190】の記載が、セレコキシブ粒子を粉砕する製造工程、製造方法を開示していることは明らかであり、したがって、本件訂正によって特許請求の範囲の発明特定事項とされるに至った本件ピンミル構成についても、「ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕」するという製造方法をもって物の構造又は特性を特定しようとするもの(その意図が成功しているかどうかはともかく)と理解される。この限度では、被告が主張し、本件審決が判断を示しているとおりである。
・・・(略)・・・
(4)次に、本件ピンミル構成の意味するところ(例示か限定か)を検討するに、「ピンミルのような衝撃式ミル」との特許請求の範囲の文言自体に着目して考えた場合、1ピンミルは単なる例示であって衝撃式ミル全般を意味するという理解、2衝撃式ミルに含まれるミルのうち、ピンミルと類似又は同等の特性を有する衝撃式ミルを意味するという理解のいずれにも解する余地があり、特許請求の範囲の記載のみから一義的に確定することはできない。そこで、本件明細書の記載を参照するに、本件明細書の【0024】には、・・・(略)・・・との記載が、【0135】には、・・・(略)・・・との記載がある。
 以上の記載に上記(3)の解釈を併せて考えると、本件ピンミル構成は、被告が主張(33(6))するように、本件訂正発明に係る薬剤組成物の含むセレコキシブ粒子が、ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子に見られるのと同様の、長い針状からより均一な結晶形へと変質されて、凝集力が低下し、ブレンド均一性が向上した構造、特性を有するものであることを特定する構成であって、したがって、「ピンミルのような衝撃式ミル」とは、ピンミルに限定されるものではなく、上記のような構造、特性を有するセレコキシブ粒子が得られる衝撃式ミルがこれに含まれ得るものと理解するのが相当である。
(5)以上を前提に、本件ピンミル構成を含む本件訂正発明の特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たすかどうかを検討する。
ア衝撃式粉砕機に分類される粉砕機としては、本件審決も認定しているとおり、多種多様なものがある(ハンマーミル、ケージミル、ピンミル、ディスインテグレータ、スクリーンミル等が知られており、ハンマーの形状によっても、ナイフ型、アブミ型、ブレード型、ピン型等がある。甲イ111112136)ところ、上記(4)で示したクレーム解釈によると、衝撃式粉砕機によって粉砕されたセレコキシブ粒子を含む薬剤組成物であっても、本件特許の技術的範囲に属するものと属しないものがあることになるが、本件明細書に接した当業者において、「ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子に見られるのと同様の、長い針状からより均一な結晶形へと変質されて、凝集力が低下し、ブレンド均一性が向上した構造、特性を有するセレコキシブ粒子」を製造できる衝撃式粉砕機がいかなるものかを理解できるとは到底認められない。すなわち、一般に、明細書に製造方法の逐一が記載されていなくても、当業者であれば、明細書の開示に技術常識を参照して当該製造方法の意味するところを認識できる場合も少なくないと解されるが、本件の場合、本件明細書には、「ピンミルで粉砕されたセレコキシブ粒子」の凝集力の小ささ、改善されたというブレンド均一性が、ピンミルのいかなる作用によって実現されるものかの記載がないため、衝撃式ミル一般によって実現されるものなのか、衝撃式ミルのうち、ピンミルと何らかの特性を共通にするものについてのみ達成されるものなのかも明らかとなっていない。そのため、技術常識を適用しようとしても、いかなる特性に着目して、ある衝撃式ミルが本件ピンミル構成にいう「ピンミルのような衝撃式ミル」に当たるか否かを判断すればよいのかといった手掛かりさえない状況といわざるを得ない。
そうすると、本件明細書等に加え本件出願日(明確性要件の判断の基準時)当時の技術常識を考慮しても、「ピンミルのような衝撃式ミル」の範囲が明らかでなく、「ピンミルのような衝撃式ミルで粉砕」するというセレコキシブ粒子の製造方法は、当業者が理解できるように本件明細書等に記載されているとはいえないから、本件訂正発明は明確であるとはいえない。
ところで、PBPクレームは、物自体の構造又は特性を直接特定することに代えて、物の製造方法を記載するものであり、そのような特許請求の範囲が明確性要件を充足するためには、不可能・非実際的事情の存在が要求されるのであるが、本件においては、不可能・非実際的事情を検討する以前の問題として、前記ア、イに示したようにそもそも特許請求の範囲に記載された製造方法自体が明確性を欠くものである。
(6)本件審決は、「ピンミルのような衝撃式ミルは、いわゆる衝撃式粉砕機であり、粉砕された粉体は、ジェットミルのような流体式(気流式)粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する装置であることが理解できるから明確である」としており、これは、「ピンミルのような」について、「いわゆる衝撃式粉砕機」のなかでも、さらに、「粉砕された粉体は、ジェットミルのような流体式(気流式)粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する」ことのできる装置であるとの意味づけを与えた認定であると解される。
 ・・・(略)・・・しかし、本件明細書には、凝集力の違いが、粉砕装置の違いに基づく粒子の粒度分布の違いに起因するものであるとの記載も示唆もない。粉砕装置の違いが、粒度分布の違い以外の粒子特性を導くことも当然考えられるところである(これを否定する技術常識があるとは認められない。)。そうすると、「ピンミルのような」が、「衝撃式ミル」に対して、さらに「粉砕された粉体は、ジェットミルのような流体式(気流式)粉砕機とは異なる粒度分布の粉体を作製する装置」であるとの意味づけを与えた本件審決の解釈は、本件明細書等の記載及び技術常識を考慮しても、無理があるものといわざるを得ない。
(7)以上より、不可能・非実際的事情の検討をするまでもなく、本件訂正後の請求項12457~131517~19の記載は明確性要件に違反するものであり、取消事由3は理由がある。」

2024年3月17日日曜日

特許権侵害訴訟において数値限定発明の構成要件充足性と均等侵害が争われた事例

大阪地裁令和6226日判決
令和4()9521号 特許権侵害差止等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/092802_hanrei.pdf
 
1.概要
 本事例は、原告が有する本件特許権に基づく被告に対する侵害訴訟において、被告製品は本件特許発明の構成を充足せず侵害は成立しないと判断された大阪地裁判決である。
 原告が有する本件特許の請求項1に係る発明(本件発明1)は熱可塑性樹脂組成物に関するものであり、「ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が700以上の紫外線吸収剤」を構成要件として含む(構成1B)。
 一方、本件特許権に基づく侵害訴訟において侵害が争われた被告製品は、分子式C42H57N3O6で表される化合物を紫外線吸収剤(判決文中では「UVA」と略称される)として含む。被告製品中の分子式C42H57N3O6で表される化合物の分子量は699.91848となり、構成1Bの「700以上」の充足性、及び、均等侵害の成立について争点となった。
 裁判所は、「当業者において、UVAの分子量を、算出された分子量を丸めて整数値とすることが技術常識であると認めることもできない」ことなどを理由に、被告製品は構成1Bを充足しないと判断した。
 また、均等侵害については、「数値をもって技術的範囲を限定し(数値限定発明)、その数値に設定することに意義がある発明は、その数値の範囲内の技術に限定することで、その発明に対して特許が付与されたと考えられるから、特段の事情のない限り、その数値による技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分に当たると解すべきである」と判示し、均等の第1要件を満たさないとして均等侵害の成立を否定した。
 
2.裁判所の判断のポイント
争点1(被告製品及び被告方法が「分子量が700以上の紫外線吸収剤」を使用したものとして、構成要件1B、同6Bを各充足するか)について
(1) 本件明細書等の記載
 本件明細書には、別紙「特許明細書(抜粋)」の記載がある。
 特許請求の範囲及び本件明細書には、UVAの分子量がいずれも整数値で記載されているが、分子量の計算方法や整数値(小数点以下1位を四捨五入)とする根拠について明らかにされていない。したがって、UVAの分子量等については、当業者の技術常識をもって解釈することとなる。
(2) 当業者の被告UVAの分子量の認識について
 証拠(89)によると、分子量等の意義は次のとおりと認められ、これによる分子式C42H57N3O6で表される化合物の分子量はエのとおりとなる。
ア 分子量
 分子量は、一定の基準によって定めた化学物質(単体又は化合物)の分子の相対的質量をいい、その基準は原子量の場合に準ずる。ある化学物質の分子量は、その分子を構成する原子の原子量の和に等しい。例えば、酸素(単体)ではO2=31.9988となる。
イ 原子量
 原子量は、一定の基準によって定めた元素の原子の質量をいい、原子の質量は核種によって異なるが、大部分の元素について同位体の存在比は一定なので、各元素ごとに平均としての原子量を考えることができる。その基準の選定については歴史的変遷があり、1962年以降は質量数12の炭素の同位体12Cの原子量を12とする新基準に統一された。
 現在では、質量分析器によって各元素の同位体の質量と存在比とを測定して原子量を求める。
 1919IUPACが組織され、その下部組織としての国際原子量委員会で討議した国際原子量が同委員会より発表されるようになった。日本ではその値が隔年の日本化学会会誌化学と工業に発表される。
 IUPAC原子量表(1995)をもとに、作成された日本版のものの原 子量は次のとおりである。なお、多くの元素の原子量は一定ではなく、物質 の起源や処理の仕方に依存し、原子量とその不確かさ(括弧内の数字で表され、有効数字の最後の桁に対応する)は、地球上に天然に存在する元素について適用されると注記されている。
   炭素 12.0107(8)
   窒素 14.00674(7)
   水素  1.00794(7)
   酸素 15.9994(3)
ウ 原子量表(2003)「化学と工業」Vol.57(2004)日本化学会によるものでは、原子量は次のとおりとされている(8)。数値の意義等は前記イと同様である。
   炭素 12.0107(8)
   窒素 14.0067(2)
   水素  1.00794(7)
   酸素 15.9994(3)
エ 以上によると、当業者において、ある物質の分子量は、その構成する原子の原子量表記載の数値の和として認識されるから、不確からしさを考慮しない場合、本件優先日当時に近い原子量の数値につき前記(2)ウを採用した、分子式C42H57N3O6で表される化合物の分子量は、699.91848となる(不確からしさを考慮すると、小数点以下4位又は5位をJIS等に 示される方法により丸めることになると考えられる。)
(3) 分子量に関する原告の主張について
 前記(1)のとおり、本件各発明に用いられるUVAの分子量の計算において、その基礎となる原子量の数値や、算出された分子量を特定の桁(原告の主張でいう、原子量につき小数点以下2桁、あるいは算出された分子量を整数値)に丸めることは前提とされていないから、前記(2)の分子量の計算と異なる分子量の数値を採用すべき根拠は見出せない。原子量を小数点以下2桁に丸めて分 子量を計算し、更に分子量を整数に丸めるという計算方法は、誤差の原因となり技術常識にもそぐわないし、本件明細書の比較例におけるUVAの分子量の記載が原告主張の計算方法による結果と合致しないとの被告の指摘も考慮されるべきである。
 また、原告は、被告UVAと同じ分子式で表されるUVAについて、カタロ グや他の特許公報等において、その分子量が700と表記されることがあること(571ないし5)を指摘するものの、「699.9」とか、「699. 92」とかと表記される例もある(31ないし7)ことからすると、当業者において、UVAの分子量を、算出された分子量を丸めて整数値とすることが技術常識であると認めることもできない(原告自身、有効数字は整数値をとるか、小数点以下あるいは整数値でも10の位、100の位とするかは、分野や使用目的によってまちまちであることは自認している。)
(4) まとめ
 以上によると、被告UVAは、分子量が699.91848であって、構成要件1B及び同6Bの「分子量が700以上」であるUVAではないから、被告製品及び被告方法は、構成要件1B・同6Bを充足しない。
 争点1に関する原告の主張は、理由がない。
 
争点2(被告製品及び被告方法が本件各発明と均等なものとして侵害となるか)について
(1) 特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても、同部分が特許発明の本質的部分ではなく(1要件)、同部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用 効果を奏するものであって(2要件)、上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり(3要 件)、対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく(4要件)、かつ、対 象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除 外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき(5要件)は、同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技 術的範囲に属するものと解される(最高裁平成6()1083号同10 224日第三小法廷判決・民集521113頁参照)
(2) 1要件について
ア 本件各発明は、耐熱性透明材料として好適な熱可塑性樹脂組成物と、当該組成物からなる樹脂成形品ならびに樹脂成形品の具体的な一例である偏光子保護フィルム、樹脂成形品の製造方法に関する発明である(0001)。アクリル樹脂の透明度の低下を防止するためにUVAを添加する方法が公知であったが、成形時の発泡やUVAのブリードアウト、UVAの蒸散による紫外線吸収能の低下との問題につき、従来技術として、アクリル樹脂に組み合わせるUVAとして、トリアジン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物およびベンゾフェノン系化合物が用いられていた(0003】、【00 05】、【0006)。しかし、これらの従来技術として例示されたアクリル 樹脂(0006】記載の特許文献)には、いずれも分子量が700以上のUVAは開示されていなかった。
イ 本件各発明は、従来技術の化合物には、主鎖に環構造を有するアクリル樹脂との相溶性に課題があり、高温成形時の発泡やブリードアウトの発生の抑制が不十分であったことから、これらの課題を克服するため(0007】、 【0008)、樹脂組成物を構成要件1B記載の構成とし、その製造方法を構成要件6B記載の構成とし(0009】、【0010)、これにより110°C以上という高いTgに基づく優れた耐熱性や高温成形時における発泡及びブリードアウトの抑制、UVAの蒸散による問題発生の減少との効果を奏することとなった(0015)
ウ したがって、本件各発明の本質的部分は、ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が700以上のUVAが、主鎖に環構造を有する熱可 塑性アクリル樹脂と相溶性を有することを見出したことにより、110°C以上という高い優れた耐熱性や高温成形時における発泡及びブリードアウトの抑制、UVAの蒸散による問題発生の減少という効果を有する樹脂組成物を提供することを可能にした点にあると認められる。
エ 数値をもって技術的範囲を限定し(数値限定発明)、その数値に設定することに意義がある発明は、その数値の範囲内の技術に限定することで、その発明に対して特許が付与されたと考えられるから、特段の事情のない限り、その数値による技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分に当たると解すべきである。
 上記検討によれば、分子量を「700以上」とすることには技術的意義があるといえるうえ、本件において、上記特段の事情は何らうかがえない。
オ そうすると、被告UVAの分子量が「700以上」ではないとの相違点は、本件各発明の本質的部分に係る差異であるというべきであるから、被告製品及び被告方法について、均等の第1要件が成立すると認めることはできず、均等侵害は成立しない。
カ 原告は、本件各発明におけるUVAの分子量である「700」に厳格な技術的意義はなく、本件各発明の本質的部分は、分子量が十分に大きいという 上位概念であると主張する。
 しかし、このような上位概念化は、前述の数値限定発明の技術的意義に関する考え方と相容れず権利範囲を不当に拡大するものである。また、本件証拠上、本件各発明におけるUVAの分子量が十分に大きいということが当業者にとって自明であるとも認められないし、分子量が十分に大きいことと、被告UVAの分子量との比較における本件各発明の数値の臨界的意義との関係は何ら明らかにされていない。
 したがって、原告の主張は採用の限りでない。」
 

2024年2月2日金曜日

補正新規事項が争点となり寛容な判断が示された事例

 

知財高裁令和6年1月22日判決言渡

令和5年(行ケ)第10024号 審決取消請求事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/092665_hanrei.pdf

 

1.概要

 本事例は拒絶査定不服審判審決に対する審決取消訴訟の知財高裁判決である。出願人が明確性要件違反を解消する目的で行った補正を新規事項追加と判断した審決に対し、知財高裁は、補正は新規事項追加には該当しないと判断し、審決を取り消した。

 「水蒸気透過率」は、時間あたりの面積あたりの水蒸気量により規定されるべきものであるが、請求項17では、「10グラム/100in未満」(inは平方インチ)、「1グラム/100in未満」と記載されており、単位時間の記載がなかった。

 拒絶理由通知(特許法36条6項2号明確性要件違反)は、「水蒸気透過率」を「10グラム/100in未満」あるいは「1グラム/100in未満」によって表すことの技術的意味を理解することがでず、よって、請求項17に係る発明は明確でない、と指摘した。

 出願人は、審査段階この拒絶理由(明確性要件違反)を解消するために、請求項17に下線部(24時間当たりであることを示す)を追加する補正を行った。

「前記封止要素が、金属箔、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、蒸気メタライゼーションにより適用された金属で被覆されたポリマー、二酸化ケイ素被覆ポリマー、または10グラム/100in/24h未満または1グラム/100in未満/24hの水蒸気透過率を有する任意の材料のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のアプリケータ。」

 しかし、明細書中には水蒸気透過率の単位として「グラム/100in未満」のみが記載されており、24時間又は1日あたりの単位であることを示す記載はない。

 審決では、上記補正は新規事項の追加に該当し、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たさないから、却下すべきものである、と判断した。

 知財高裁は、24時間あたりであることの記載はないことを認めつつも、意外なことに、水蒸気透過率は1時間あたり又は24時間(1日)あたりのどちらかの単位で表現することが通常であること、24時間(1日)あたりとする本補正は、1時間あたりと解釈するよりも狭い範囲に限定する補正であることを考慮して、新規事項追加には該当しないと結論づけた。このような寛容な判断がされた一因としては、この補正が、明確性違反の解消を目的としており、権利範囲を実質的に変更する補正ではなかったことが考えられる。

「本願補正発明2は、本願発明2(注:上記請求項17に係る発明を指す)の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明2に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。」

 

2.裁判所の判断のポイント

「・・・当業者が、本願発明2(注:上記請求項17に係る発明を指す)に係る特許請求の範囲及び本願明細書の「10グラム/100in未満または好ましくは1グラム/100in未満」との記載をもって、「10グラム/100in/24h未満または好ましくは1グラム/100in/24h未満」を意味するものと当然に理解するとは認められない・・・。

ウ もっとも、前掲各証拠上、水蒸気透過率について1時間単位又は24時間(1日)単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明2の「10グラム/100in未満または好ましくは1グラム/100in未満」との記載は、「10グラム/100in/h未満または好ましくは1グラム/100in/h未満」又は「10グラム/100in/24h未満または好ましくは1グラム/100in/24h未満」のいずれかを意味することが当業者にとって自明であるということはできる。そして、「10グラム/100in/h未満または好ましくは1グラム/100in/h未満」を24時間単位に換算すると「240グラム/100in/24h未満または好ましくは24グラム/100in/24h未満」となる。

 そうすると、本願補正発明2は、本願発明2の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明2に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。

 したがって、本件補正は、本願発明2に関し、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。

(5) 以上のとおり、本願発明2に係る本件補正について、新たな技術的事項を導入するものであって特許法17条の2第3項の要件を満たさないと判断した本件審決には誤りがある。」

2024年1月28日日曜日

製造方法の記載のない化学物質の開示は「刊行物に記載された発明」とは認められないと判示された事例

令和6116日判決言渡

令和4(行ケ)10097号 審決取消請求事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/092666_hanrei.pdf

 

1.概要

 本事例は、被告が有する特許権に対し原告が請求した無効審判の審決(請求棄却、権利有効の判断)に対する、審決取消訴訟の知財高裁判決である。知財高裁もまた無効理由は存在せず審決は適法であると判断し、原告の請求を棄却した。

 本件特許の請求項1に係る発明は、ジイソプロピルアミノシランに関する化合物発明である。本件特許の発明の詳細な説明には、ジイソプロピルアミノシランを、シリコン含有膜の形成のための前駆体として用いることが記載されている。

 原告は、本件請求項1に係る発明は甲1に記載された発明であり新規性がなく無効であると主張した。

 知財高裁は、甲1には「ジイソプロピルアミノシラン」は形式的には記載されていることを認めたが、製造方法や入手方法が記載されていないから、特許法2913号の「刊行物に記載された発明」とは認められず、本件請求項1に係る発明の新規性は甲1によっては否定されないと結論づけた。

「特に、少なくとも化学分野の場合、化学物質の化学式や名称を、その製造方法その他の入手方法を見いだせているか否かには関係なく、形式的に表記すること自体可能である場合もあるから、刊行物に化学物質の発明としての技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該化学物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。」

 

2.裁判所の判断のポイント

「ウ 甲1に記載された発明の化学物質として「ジイソプロピルアミノシラン」を特許法2913号の「刊行物に記載された発明」に認定することの可否

()判断基準

a特許法291項は、同項3号の「特許出願前に・・・頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができないと規定し、同条2項は、同条13号に掲げる発明も含め、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたとき」については特許を受けることができないと規定するものであるところ、上記「刊行物」に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること(同法21)に鑑みれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。

 特に、少なくとも化学分野の場合、化学物質の化学式や名称を、その製造方法その他の入手方法を見いだせているか否かには関係なく、形式的に表記すること自体可能である場合もあるから、刊行物に化学物質の発明としての技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該化学物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。また、刊行物に製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。

b以上を前提として検討するに、上記イ()のとおり、1には、実質的に「SiH3[N(C3H7)2]」との化学式に対応した化学物質の名称である「ジイソプロピルアミノシラン」が記載されているといえるものの、甲1によってもその製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載は見当たらない。

 したがって、甲1に記載された発明の化学物質として「ジイソプロピルアミノシラン」を認定するためには、甲1に接した本件優先日前の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日前の技術常識に基づいて、「ジイソプロピルアミノシラン」の製造方法その他の入手方法を見いだすことができたといえることが必要である。

()「ジイソプロピルアミノシラン」の製造方法その他の入手方法に関する技術常識の検討

a原告が本件審判で本件優先日前のアミノシランを製造する方法に関する技術常識の根拠として提示をした甲12及び甲16には、それぞれ以下の記載がある。

(a)12の記載事項「ジメチルアミノシランはC及びDによってジメチルアミン及びクロロシランの反応から求められた・・・E及びFは、ジメチルアミン及びブロモシランからアミノシランを85%の収率で調整した。・・・G及びHは、ジメチルアミノシランのn.m.r.スペクトルを研究し・・・彼らは、ジメチルアミン及びヨードシランから彼らのサンプルを調製した・・・」(652頁左欄1~19)

「ジメチルアミン及びジエチルアミンは気相中でヨードシランと迅速に反応し、ほぼ定量的な収量で対応するジアルキルアミノシランを生成した。

SiH3I+2NHR2→SiH3NR2+NH2R2I(R=MeEt)(1)(652頁左欄20~24)

「ジメチルアミノシラン-調製。ヨードシラン(522.4mg3.31mmol)は気相中でジメチルアミン(286.1mg6.37mmol)と反応した。装置は説明されている。蒸気が混合されるとすぐに、白い固体が煙として生成された。室温にて15分後、揮発性生成物をポンプで取り除いた;4時間を要した。生成物(237.0mg3.16mmol95%)は、-96°に保持しながら、繰り返し分画することにより精製された。」(654頁左欄下から13~5)

「ジエチルアミノシラン-調製。ヨードシラン(260.6mg1.65mmol)は気相中でジエチルアミン(239.0mg3.27mmol)と反応した。15分後、すべての揮発性生成物をポンプで取り除いた(<1/2時間)-78°に保持しながら、フラクションにより、ジエチルアミノシラン(167.4mg1.63mmol99%)を得た。」(654頁右欄下から6~2)

(b)16の記載事項「ジエチル(シリル)アミンのサンプルは、ジエチルアミンとクロロシランの気相中での反応により調製された。」(34010~11)

bそして、甲12及び甲16の上記各記載事項によると、ジメチルアミノシランやジエチルアミノシランが、ジメチルアミンやジエチルアミンと、ヨードシランやクロロシランの反応により製造できること、当該反応は気相中、室温下で進行することについては、本件優先日前の技術常識であったといえる。他方、「ジイソプロピルアミノシラン」の製造方法が本件特許の優先日前に知られていたことを認めるに足りる証拠はない。

cまた、原告は「アルキル基の嵩高さによる立体障害の存在により、反応が進行しにくくなることはあっても、反応そのものが進行しないわけではなく、反応速度や反応生成物の収率の問題が生ずる程度である」と主張するが、原告作成の甲218(36)によっても「立体障害とは、Rが嵩高いことで、SiNの間の結合が邪魔されて、反応が進行しにくくなること」と説明されているように、一般に、化学反応の進行のしやすさは、分子の立体障害の違いにより変わることが知られているところ、原告が本件優先日当時のアミノシラン類の合成に係る技術常識を示すものとして提出する甲202においても、「ジイソプロピルアミノシラン」の合成方法に関する文献の記載がないことに加え、甲202に挙げられている合成方法に関する文献が記載されたアミノシラン類の7つの化合物(ジメチルアミノシラン、ジエチルアミノシラン、ジフェニルアミノシラン、1-アゼチジニルシラン、1-ピロリジニルシラン、1-ピロリルシラン、1-ピペリジニルシラン)の合成方法や条件を比較しても化合物によって合成の反応条件が異なることからも、仮に反応式が一般化できたとしても、当業者にとって、その下位概念に含まれる化合物の合成方法が直ちに理解できるとか、又は技術常識であったとまでは認められない。

dそうすると、本件優先日前において、甲12及び甲16に記載されるように、メチルアミノシランやジエチルアミノシランが、ジメチルアミンやジエチルアミンと、ヨードシランやクロロシランの反応により製造できることは技術常識であったとしても、ジイソプロピルアミノシランを製造できることまでは知られていなかったものといえる。

eさらに、甲10112は、被告の分割前の会社であるエアプロダクツアンドケミカルズインコーポレイテッド(本件特許登録時における特許権者)が、本件優先日の翌年の2006(平成18)927日に、ジイソプロピルアミノシランをCAS(アメリカ化学会の下部組織であるChemical Abstracts Serviceの略称。アメリカ化学会が発行するChemical Abstracts誌で使用されるCAS登録番号の登録業務を行っている。)に登録し、「公に公開されることを認め、了解します」と陳述したものであって、それ以前にジイソプロピルアミノシランがCASに登録された事実はうかがわれないこと、本件優先日やCASの登録の2006年以降、DIPASが記載された文献が増えており(138)、本件出願の公開やCASの登録が契機となってDIPASに関連する文献が公表されることになったものと認められる。

 そして、このほか、本件優先日前の当業者が、ジイソプロピルアミノシランの製造方法その他の入手方法を容易に見いだすことができたと認めるべき事情はうかがわれない。

()小括

 以上によると、甲1に接した本件優先日前の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日前の技術常識に基づいて、ジイソプロピルアミノシランの製造方法その他の入手方法を見いだすことができたとはいえない。この点、原告は甲12及び甲16の記載に基づく実験結果(3031212216)をもって、本件優先日当時、ジイソプロピルアミノシランが製造できたと主張する。しかし、そもそもこれらの実験は、本件優先日後に事後的に行われたものである上に、これらの実験結果についてみると、甲30や甲212に記載された沸点はジイソプロピルアミノシランの沸点と一致せず、甲216には、それらの記載の沸点が誤記であることの説明がされているものの、誤記の合理的な説明がされていないこと、甲31の実験は液相反応であって甲16の実験の条件である気相反応を満たしていないことなどの疑義があり、その信用性に疑問があるほか、これらの具体的な実験内容によっても、当業者が思考や試行錯誤等の能力を発揮するまでもなく、製造方法その他の入手方法を見いだすことができたと評価できるものではなく、原告の上記主張は採用できない。

 したがって、甲1に記載された発明の化学物質として「ジイソプロピルアミノシラン」を、特許法2913号の「刊行物に記載された発明」と認定することはできない。

 よって、甲1に記載された発明として「ジイソプロピルアミノシラン」が記載されていることを前提とする原告の主張はいずれも理由がない。」

2024年1月13日土曜日

図面のみに基づく訂正の適法性が争われた事例

知財高裁令和51221日判決
令和5(行ケ)10016号 審決取消請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/092607_hanrei.pdf
 
1.概要
 本事例は、被告が有する特許権に対し、原告が請求した無効審判審決(請求棄却、特許維持)に対し、原告が求めた審決取消訴訟の知財高裁判決(請求棄却)である。
 無効審判において、被告は請求項12を以下のように訂正した。この訂正で追加された「前記凹槽の下表面は、前記底板本体の下表面よりも下方に突出しており、」という特徴は、発明の詳細な説明には記載がなく、図5を根拠とするものである。
 原告は「特許出願の願書に添付された図面は正確とは限らないから、図面に基づく訂正を認めるべきではない、本件図5は不明瞭であるから、これに基づく本件訂正の結果も不明瞭である」から、訂正要件を満たさないと主張した。
 これに対し裁判所は「本件図5は、「底板本体の下表面」と「凹槽の下表面」の位置関係を理解するために必要な程度の正確さを備え、本件訂正の根拠として十分な内容が図示されている」と判断し、訂正は適法であると結論した。
 
2.訂正の内容
 
【請求項12(本件審決による訂正前のもの)
 前記底板本体の下表面と前記凹槽の下表面間に高低差があることを特徴とする、請求項1から11のいずれか一項に記載のワイヤレススカッフプレート。
 
【請求項12(本件訂正後のもの。下線部は訂正箇所を示す。)
 前記凹槽の下表面は、前記底板本体の下表面よりも下方に突出しており、前記底板本体の下表面と前記凹槽の下表面間に高低差があることを特徴とする、請求項1から11のいずれか一項に記載のワイヤレススカッフプレート。
 
3.裁判所の判断のポイント
「取消事由1(本件訂正を認めた判断の誤り)について
(1)本件訂正は、訂正前の請求項12の「前記底板本体の下表面と前記凹槽の下表面間に高低差があることを特徴とする」との事項に「前記凹槽の下表面は、前記底板本体の下表面よりも下方に突出しており」との事項を追加して特定することにより、「底板本体の下表面」と「凹槽の下表面」の位置(上下)関係を明瞭にするものである。
 そして、本件図5(別紙2「本件明細書等の記載事項(抜粋)」参照)から、凹槽211の下表面2111は底板2の本体の下表面22よりも下方に突出していることが見て取れるから、上記訂正は、本件図5に記載した事項の範囲内においてしたものである。
 したがって、本件訂正は、明瞭でない記載の釈明(特許法134条の213)を目的とするものであり、同条9項、同法1265項及び6項の規定に適合するものであって、審決の判断に誤りはない。
(2)これに対し、原告は、特許出願の願書に添付された図面は正確とは限らないから、図面に基づく訂正を認めるべきではない、本件図5は不明瞭であるから、これに基づく本件訂正の結果も不明瞭である旨主張する。
アしかし、まず、特許請求の範囲の訂正は、願書に添付した図面の範囲内においてすることが明文上認められている(特許法134条の21項、9項、1265)そして、本件図5は、「底板本体の下表面」と「凹槽の下表面」の位置関係を理解するために必要な程度の正確さを備え、本件訂正の根拠として十分な内容が図示されているものである
イ「底部」(0022)がどの部分を指すのか不明との点に関しては、訂正後の請求項12の「前記底板本体の下表面」と「前記凹槽の下表面」について、本件明細書【0017】の記載から、それぞれ本件図5の「底52の本体の下表面22」と「凹槽211の下表面2111」を指していることが明らかである。【符号の説明】【0022】では「2111」を「底部の下表面」と記載されているが、「底部」が「凹槽211」の底部を指すことは、本件図5から明らかである。