東京地裁令和３年１０月２９日判決
平成３１年(ワ)第７０３８号 特許権侵害行為差止等請求事件（第１事件），同第９６１８号 損害賠償請求事件（第２事件）
１．概要
本事例は、原告が有するパラメーターで規定された物の発明に係る特許権に基づく特許権侵害訴訟の地裁判決において、被告が実施する被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するものの、本件各発明は，その特許出願前に日本国内において公然実施をされたものであるから，本件各特許は，法１０４条の３，２９条１項２号により，いずれも無効というべきものであると判断され、原告の請求が棄却された事例である。
原告は、黒鉛系炭素素材である被告製品を、本件発明の登録後に入手し分析して、本件発明で規定するパラメーターを満たしていることを確認した。裁判所は被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると判断した。
被告は、被告製品及びパラメーターを充足する他の製品は、本件発明に係る特許権の出願日よりも前から同一の製品仕様、製造方法により実施されていたものであるから、本件発明の新規性は公然実施により否定されると主張し、裁判所もこれを支持する判断を示した。公然実施に基づく新規性に関する複数の興味深い論点について判断が示されている。
２．本件発明
原告は，平成２６年９月９日，本件特許２に係る特許出願（特願２０１４－５５０５８７号）をし，平成２７年１月８日，この一部を分割して本件特許１に係る特許出願（特願２０１５－２５５６号）をして，同年２月２０日，本件特許権１の設定の登録（請求項の数１）を受け，同年２月６日，本件特許権２の設定の登録（請求項の数６）を受けた。
本件特許1の特許請求の範囲の請求項1(本件発明1)は以下のように分説できる。
１Ａ 菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，
１Ｂ 前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上であることを特徴とする
（Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００…（式１）
ここで，Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度，Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。）
１Ｃ グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。
３．裁判所の判断のポイント
３．１．争点１（被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか）について
「・・・被告製品Ａ１ないし３並びにＢ２及び６は，構成要件１Ａないし１Ｃを充足するから，本件発明１の技術的範囲に属すると認められ・・・」
３．２．争点２－６（公然実施に基づく新規性欠如）について
「(ア) 被告製品Ａの規格，製造工程等
ａ 被告伊藤は，被告製品Ａ１については平成１８年７月１６日に，被告製品Ａ２及び４ないし６については平成１７年１月６日に，被告製品Ａ３については平成２１年６月１日に，分級，梱包方法，最終検査における項目（固定炭素分，灰分，揮発分，水分及び粒度），規格値及び試験方法，工程の流れ等を定めた製品別製造標準をそれぞれ作成した。上記の各製品別製造標準のうち，被告製品Ａ２ないし６に係るものは，本件特許出願当時から現在に至るまで，改訂されたことはなく，被告製品Ａ１に係るものは，平成２９年７月６日，粒度の規格値について（省略）とする改訂がされたが，本件特許出願当時から現在に至るまで，そのほかの点について改訂がされたことはなかった。
ｂ 被告伊藤は，平成１７年６月３日，被告製品Ａ７ないし１１のそれぞれについて，検査の項目（灰分，揮発分及び粒度）及び規格値等を定めた黒鉛原料受入検査詳細を作成した。上記黒鉛原料受入検査詳細は，本件特許出願当時から現在に至るまで，改訂されたことはなかった。
(イ) 被告製品Ａ９及び１０のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
被告伊藤は，平成３１年４月１５日から令和元年５月２０日までの間に，同被告において保管していた被告製品Ａ９及び１０の各サンプルをＳｍａｒｔＬａｂを用いて分析し，これにより得られた回折プロファイルをＰＤＸＬの自動解析機能により解析して，菱面晶系黒鉛層の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層の（１０１）面の各ピーク強度を計算し，これを基にＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，サンプル結果①（別紙３Ｒａｔｅ（被告伊藤）の番号４の列）を得た（乙Ａ９，１０４）。」
「(2) 公然実施該当性
ア 判断基準について
法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい，本件各発明のような物の発明の場合には，商品が不特定多数の者に販売され，かつ，当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん，外部からそれを知ることができなくても，当業者がその商品を通常の方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当である。
「(ア) サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
ａ 前記(1)ア(イ)のとおり，被告伊藤が保管していた被告製品Ａ９及び１０の各サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）は，サンプル結果①のとおりであるところ，証拠（乙Ａ８，４０，４１）及び弁論の全趣旨によれば，上記各サンプルは，「ＥＣ５００」及び「Ｌｏｔ １２０２０２」と記載された袋並びに「ＥＣ３００」及び「Ｌｏｔ １３０９３０」と記載された袋から取り出されたものであること，被告伊藤においては，黒鉛製品のロット番号を，製造開始日を６桁の数字で表示していたことが認められることからすると，上記各サンプルは，平成２４年２月２日に製造された被告製品Ａ９のサンプル及び平成２５年９月３０日に製造された被告製品Ａ１０のサンプルであると認めるのが相当である。
「・・・被告製品Ａ１０に係るサンプル結果①については，複数回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきがほとんどなく，回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付近のピークは必ずしも明瞭ではないものの，このような場合に，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用して得られた解が常に誤っていることを認めるに足りる証拠はないことからすると，被告製品Ａ１０のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果①を一応採用することができるというべきである。
・・・・
(イ) 被告伊藤が本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Ａを製造販売していたか
・・・前記(1)ア(ア)のとおり，被告伊藤は，本件特許出願前から，被告製品Ａの各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており，被告製品Ａ２ないし１１については，本件特許出願前から現在に至るまで，その製造工程及び出荷の基準となる規格値に変更はなく，被告製品Ａ１についても，粒度の規格値が（省略）と改訂されたが，従前の規格値を限定した内容になっており，そのほかの変更はない。
以上によれば，被告伊藤は，本件特許出願前から現在に至るまで，被告製品Ａの各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており，この間，菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造工程及び規格値にほぼ変更はないことから，この間に製造販売された被告製品Ａは，同じ製造工程を経て，同じ規格を満たすものであると認められる。そして，他にこれらの製品に対してＲａｔｅ（３Ｒ）の増減に影響を及ぼす事情が存したとは認められず，前記２のとおり，現時点において，被告製品Ａ１ないし３は本件発明１の，被告製品Ａ４ないし１１は本件各発明の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば，被告伊藤は，本件特許出願前から，被告製品Ａ１ないし３については本件発明１の，被告製品Ａ４ないし１１については本件各発明の各技術的範囲に属する被告製品Ａを製造販売していたと認めるのが相当である。
「以上によれば，本件特許出願前から，被告伊藤は，本件発明１の技術的範囲に属する被告製品Ａ１ないし３及び本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Ａ４ないし１１を，・・・・それぞれ製造販売していたものである。
そして，前記２（１）イのとおり，本件特許出願当時，当業者は，物質の結晶構造を解明するためにＸ線回折法による測定をし，これにより得られた回折プロファイルを解析することによって，ピークの面積（積分強度）を算出することは可能であったから，上記製品を購入した当業者は，これを分析及び解析することにより，本件各発明の内容を知ることができたと認めるのが相当である。
「(3) 原告の主張について
ア 原告は，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛の取引の相手方は秘密保持義務を負っていたから，本件特許出願前に本件各発明が公然と実施されたとはいえないと主張する。
しかし，証人Ｚは，日本黒鉛工業が黒鉛製品を販売するに当たり，購入者に対して当該製品の分析をしてはならないとか，分析した結果を第三者に口外してならないなどの条件を付したことはないと証言するところ，この証言内容に反する具体的な事情は見当たらない。また，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛が，その全ての取引先との間で，黒鉛製品を分析してはならないことや分析結果を第三者に口外してはならないことを合意していたことをうかがわせる事情はない。
取引基本契約書（甲Ａ８２）には「甲および乙は，本契約および個別契約の履行により知り得た相手方の技術情報および営業上の秘密情報（目的物の評価・検討中に知り得た秘密情報を含む）を，本契約の有効期間中および本契約終了後３年間，秘密に保持し，相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩せず，また本契約および個別契約の履行の目的以外に使用しないものとする。」（３８条）との記載が，機密保持契約書（甲Ａ９５）には「受領者は，開示者の書面による承諾を事前に得ることなく，機密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。」（３条１項）との記載が，日本黒鉛商事が当事者となった取引基本契約書（乙Ａ１２３）には「甲および乙は，相互に取引関係を通じて知り得た相手方の業務上の機密を，相手方の書面による承諾を得ないで第三者に開示もしくは漏洩してはならない。」（９条）との記載が，それぞれ存することが認められる。しかし，「相手方の技術情報および営業上の秘密情報（目的物の評価・検討中に知り得た秘密情報を含む）」，「機密情報」及び「相手方の業務上の機密」に，購入した製品のＲａｔｅ（３Ｒ）が含まれるかは明らかではないし，黒鉛製品をＸ線回折法による測定により得られた回折プロファイル，さらにはこれを解析して得た積分強度が，秘密として管理されてきたことや有用な情報であることをうかがわせる事情は見当たらない。
ウ 原告は，本件特許出願前に販売された製品と近時に販売された製品の品名・品番が同一であるからといって，製品として同一であるとはいえないと主張する。
しかし，品名・品番を基準として，製品の品質が管理されることが多いことは，当裁判所に顕著な事実である。そして，このような事情に加えて，前記(2)イないしオのとおり，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛において，本件特許出願の前後を通じて，製品の製造工程に大きな変更はなく，製品の規格にも変更がなかったこと，本件特許出願前の製品のサンプルにＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上のものが含まれていることなどを考慮すると，前記(2)カのとおり，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛は，本件特許出願前から，本件発明１又は本件各発明の各技術的範囲に属する製品を製造販売していたものと認めるのが相当である。
・・・・
オ 原告は，検査成績書（乙Ａ８）や製品別製造標準（乙Ａ３８，４８）等には，存在証明・非改ざん証明が一切行われていない文書であり，事後的に作成することができるものであり，また，これらの文書に記載された作成日又は改訂日以降に変更が加えられていないことは明らかではないと主張する。
平成３１年(ワ)第７０３８号 特許権侵害行為差止等請求事件（第１事件），同第９６１８号 損害賠償請求事件（第２事件）
１．概要
本事例は、原告が有するパラメーターで規定された物の発明に係る特許権に基づく特許権侵害訴訟の地裁判決において、被告が実施する被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するものの、本件各発明は，その特許出願前に日本国内において公然実施をされたものであるから，本件各特許は，法１０４条の３，２９条１項２号により，いずれも無効というべきものであると判断され、原告の請求が棄却された事例である。
原告は、黒鉛系炭素素材である被告製品を、本件発明の登録後に入手し分析して、本件発明で規定するパラメーターを満たしていることを確認した。裁判所は被告製品が本件発明の技術的範囲に属すると判断した。
被告は、被告製品及びパラメーターを充足する他の製品は、本件発明に係る特許権の出願日よりも前から同一の製品仕様、製造方法により実施されていたものであるから、本件発明の新規性は公然実施により否定されると主張し、裁判所もこれを支持する判断を示した。公然実施に基づく新規性に関する複数の興味深い論点について判断が示されている。
２．本件発明
原告は，平成２６年９月９日，本件特許２に係る特許出願（特願２０１４－５５０５８７号）をし，平成２７年１月８日，この一部を分割して本件特許１に係る特許出願（特願２０１５－２５５６号）をして，同年２月２０日，本件特許権１の設定の登録（請求項の数１）を受け，同年２月６日，本件特許権２の設定の登録（請求項の数６）を受けた。
本件特許1の特許請求の範囲の請求項1(本件発明1)は以下のように分説できる。
１Ａ 菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とを有し，
１Ｂ 前記菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）と前記六方晶系黒鉛層（２Ｈ）とのＸ線回折法による次の（式１）により定義される割合Ｒａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上であることを特徴とする
（Ｒａｔｅ（３Ｒ）＝Ｐ３／（Ｐ３＋Ｐ４）×１００…（式１）
ここで，Ｐ３は菱面晶系黒鉛層（３Ｒ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度，Ｐ４は六方晶系黒鉛層（２Ｈ）のＸ線回折法による（１０１）面のピーク強度である。）
１Ｃ グラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。
３．裁判所の判断のポイント
３．１．争点１（被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか）について
「・・・被告製品Ａ１ないし３並びにＢ２及び６は，構成要件１Ａないし１Ｃを充足するから，本件発明１の技術的範囲に属すると認められ・・・」
３．２．争点２－６（公然実施に基づく新規性欠如）について
「(ア) 被告製品Ａの規格，製造工程等
ａ 被告伊藤は，被告製品Ａ１については平成１８年７月１６日に，被告製品Ａ２及び４ないし６については平成１７年１月６日に，被告製品Ａ３については平成２１年６月１日に，分級，梱包方法，最終検査における項目（固定炭素分，灰分，揮発分，水分及び粒度），規格値及び試験方法，工程の流れ等を定めた製品別製造標準をそれぞれ作成した。上記の各製品別製造標準のうち，被告製品Ａ２ないし６に係るものは，本件特許出願当時から現在に至るまで，改訂されたことはなく，被告製品Ａ１に係るものは，平成２９年７月６日，粒度の規格値について（省略）とする改訂がされたが，本件特許出願当時から現在に至るまで，そのほかの点について改訂がされたことはなかった。
ｂ 被告伊藤は，平成１７年６月３日，被告製品Ａ７ないし１１のそれぞれについて，検査の項目（灰分，揮発分及び粒度）及び規格値等を定めた黒鉛原料受入検査詳細を作成した。上記黒鉛原料受入検査詳細は，本件特許出願当時から現在に至るまで，改訂されたことはなかった。
(イ) 被告製品Ａ９及び１０のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
被告伊藤は，平成３１年４月１５日から令和元年５月２０日までの間に，同被告において保管していた被告製品Ａ９及び１０の各サンプルをＳｍａｒｔＬａｂを用いて分析し，これにより得られた回折プロファイルをＰＤＸＬの自動解析機能により解析して，菱面晶系黒鉛層の（１０１）面及び六方晶系黒鉛層の（１０１）面の各ピーク強度を計算し，これを基にＲａｔｅ（３Ｒ）を算出したところ，サンプル結果①（別紙３Ｒａｔｅ（被告伊藤）の番号４の列）を得た（乙Ａ９，１０４）。」
「(2) 公然実施該当性
ア 判断基準について
法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい，本件各発明のような物の発明の場合には，商品が不特定多数の者に販売され，かつ，当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん，外部からそれを知ることができなくても，当業者がその商品を通常の方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当である。
「(ア) サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）
ａ 前記(1)ア(イ)のとおり，被告伊藤が保管していた被告製品Ａ９及び１０の各サンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）は，サンプル結果①のとおりであるところ，証拠（乙Ａ８，４０，４１）及び弁論の全趣旨によれば，上記各サンプルは，「ＥＣ５００」及び「Ｌｏｔ １２０２０２」と記載された袋並びに「ＥＣ３００」及び「Ｌｏｔ １３０９３０」と記載された袋から取り出されたものであること，被告伊藤においては，黒鉛製品のロット番号を，製造開始日を６桁の数字で表示していたことが認められることからすると，上記各サンプルは，平成２４年２月２日に製造された被告製品Ａ９のサンプル及び平成２５年９月３０日に製造された被告製品Ａ１０のサンプルであると認めるのが相当である。
「・・・被告製品Ａ１０に係るサンプル結果①については，複数回算出したＲａｔｅ（３Ｒ）にばらつきがほとんどなく，回折プロファイルにおける回折線の角度４３ないし４４°付近のピークは必ずしも明瞭ではないものの，このような場合に，ＰＤＸＬの自動解析機能を使用して得られた解が常に誤っていることを認めるに足りる証拠はないことからすると，被告製品Ａ１０のサンプルのＲａｔｅ（３Ｒ）について，サンプル結果①を一応採用することができるというべきである。
・・・・
(イ) 被告伊藤が本件特許出願前から本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Ａを製造販売していたか
・・・前記(1)ア(ア)のとおり，被告伊藤は，本件特許出願前から，被告製品Ａの各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており，被告製品Ａ２ないし１１については，本件特許出願前から現在に至るまで，その製造工程及び出荷の基準となる規格値に変更はなく，被告製品Ａ１についても，粒度の規格値が（省略）と改訂されたが，従前の規格値を限定した内容になっており，そのほかの変更はない。
以上によれば，被告伊藤は，本件特許出願前から現在に至るまで，被告製品Ａの各名称を付した黒鉛製品を製造販売しており，この間，菱面晶系黒鉛層の増減に影響を与えると考えられるこれらの製品の製造工程及び規格値にほぼ変更はないことから，この間に製造販売された被告製品Ａは，同じ製造工程を経て，同じ規格を満たすものであると認められる。そして，他にこれらの製品に対してＲａｔｅ（３Ｒ）の増減に影響を及ぼす事情が存したとは認められず，前記２のとおり，現時点において，被告製品Ａ１ないし３は本件発明１の，被告製品Ａ４ないし１１は本件各発明の各技術的範囲に属する。これらの事情に照らせば，被告伊藤は，本件特許出願前から，被告製品Ａ１ないし３については本件発明１の，被告製品Ａ４ないし１１については本件各発明の各技術的範囲に属する被告製品Ａを製造販売していたと認めるのが相当である。
「以上によれば，本件特許出願前から，被告伊藤は，本件発明１の技術的範囲に属する被告製品Ａ１ないし３及び本件各発明の技術的範囲に属する被告製品Ａ４ないし１１を，・・・・それぞれ製造販売していたものである。
そして，前記２（１）イのとおり，本件特許出願当時，当業者は，物質の結晶構造を解明するためにＸ線回折法による測定をし，これにより得られた回折プロファイルを解析することによって，ピークの面積（積分強度）を算出することは可能であったから，上記製品を購入した当業者は，これを分析及び解析することにより，本件各発明の内容を知ることができたと認めるのが相当である。
「(3) 原告の主張について
ア 原告は，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛の取引の相手方は秘密保持義務を負っていたから，本件特許出願前に本件各発明が公然と実施されたとはいえないと主張する。
しかし，証人Ｚは，日本黒鉛工業が黒鉛製品を販売するに当たり，購入者に対して当該製品の分析をしてはならないとか，分析した結果を第三者に口外してならないなどの条件を付したことはないと証言するところ，この証言内容に反する具体的な事情は見当たらない。また，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛が，その全ての取引先との間で，黒鉛製品を分析してはならないことや分析結果を第三者に口外してはならないことを合意していたことをうかがわせる事情はない。
取引基本契約書（甲Ａ８２）には「甲および乙は，本契約および個別契約の履行により知り得た相手方の技術情報および営業上の秘密情報（目的物の評価・検討中に知り得た秘密情報を含む）を，本契約の有効期間中および本契約終了後３年間，秘密に保持し，相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩せず，また本契約および個別契約の履行の目的以外に使用しないものとする。」（３８条）との記載が，機密保持契約書（甲Ａ９５）には「受領者は，開示者の書面による承諾を事前に得ることなく，機密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。」（３条１項）との記載が，日本黒鉛商事が当事者となった取引基本契約書（乙Ａ１２３）には「甲および乙は，相互に取引関係を通じて知り得た相手方の業務上の機密を，相手方の書面による承諾を得ないで第三者に開示もしくは漏洩してはならない。」（９条）との記載が，それぞれ存することが認められる。しかし，「相手方の技術情報および営業上の秘密情報（目的物の評価・検討中に知り得た秘密情報を含む）」，「機密情報」及び「相手方の業務上の機密」に，購入した製品のＲａｔｅ（３Ｒ）が含まれるかは明らかではないし，黒鉛製品をＸ線回折法による測定により得られた回折プロファイル，さらにはこれを解析して得た積分強度が，秘密として管理されてきたことや有用な情報であることをうかがわせる事情は見当たらない。
ウ 原告は，本件特許出願前に販売された製品と近時に販売された製品の品名・品番が同一であるからといって，製品として同一であるとはいえないと主張する。
しかし，品名・品番を基準として，製品の品質が管理されることが多いことは，当裁判所に顕著な事実である。そして，このような事情に加えて，前記(2)イないしオのとおり，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛において，本件特許出願の前後を通じて，製品の製造工程に大きな変更はなく，製品の規格にも変更がなかったこと，本件特許出願前の製品のサンプルにＲａｔｅ（３Ｒ）が３１％以上又は４０％以上のものが含まれていることなどを考慮すると，前記(2)カのとおり，被告ら，日本黒鉛ら及び中越黒鉛は，本件特許出願前から，本件発明１又は本件各発明の各技術的範囲に属する製品を製造販売していたものと認めるのが相当である。
・・・・
オ 原告は，検査成績書（乙Ａ８）や製品別製造標準（乙Ａ３８，４８）等には，存在証明・非改ざん証明が一切行われていない文書であり，事後的に作成することができるものであり，また，これらの文書に記載された作成日又は改訂日以降に変更が加えられていないことは明らかではないと主張する。
