医薬用途発明を裏付ける具体例が記載されていないことを理由に実施可能性要件違反とされた事例

知財高裁平成２９年１０月１３日判決　平成２８年（行ケ）第１０２１６号 審決取消請求事件

１．概要

　本事例は、医薬用途発明に係る特許出願が実施可能要件違反であることを理由とした拒絶審決に対する特許出願人による審決取消訴訟において、拒絶審決は適法と判断された事例である。

　明細書中には医薬としての有用性を確認したことを示す実験について記載があるものの、使用した医薬組成物の具体的な組成が記載されていなかった。審決、判決ともに、実施可能要件欠如との判断を示した。

２．本願発明

「対象における，更年期，加齢，筋骨格障害，気分変動，認知機能低下，神経障害，精神障害，甲状腺障害，過体重，肥満，糖尿病，内分泌障害，消化器系障害，生殖障害，肺障害，腎疾患，眼障害，皮膚障害，睡眠障害，歯科疾患，癌，自己免疫疾患，感染症，炎症性疾患，高コレステロール血症，脂質異常症，または心血管疾患から選択される医学的状態の予防および／または治療における使用のための，異なる供給源に由来する脂質の混合物を含む脂質含有配合物であって，前記配合物は，ある用量のω－６脂肪酸およびω－３脂肪酸を含み，ω－６対ω－３の比が４：１以上であり：

（ｉ）ω－３脂肪酸は，総脂質の０．１～２０重量％であるか；または

（ｉｉ）ω－６脂肪酸の用量は，４０ｇ以下である，脂質含有配合物。」

３．審決の理由

実施可能要件違反：本願発明は，医薬用途発明であるから，明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たすためには，出願時の技術常識に照らし，医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載されている必要があるところ，本願明細書の発明の詳細な説明の記載を検討しても，本願発明が，本願発明に係る各医学的状態のうち，内分泌障害，腎疾患，癌を予防および／または治療するとに有用であると当業者が理解できる記載は認められず，そのことが本願出願時の技術常識から明らかであるとする根拠もないから，本願の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものではなく，実施可能要件を満たさない。

４．裁判所の判断のポイント

５．「そして，本願発明のような医薬の用途発明においては，一般に，物質名や成分組成等が示されることのみによっては，当該用途の有用性及びそのための当該医薬の有効量を予測することは困難であり，当該医薬を当該用途に使用することができない。そのため，医薬の用途発明において実施可能要件を満たすものといえるためには，明細書の発明の詳細な説明が，その医薬を製造することができるだけでなく，出願時の技術常識に照らし，医薬としての有用性を当業者が理解できるように記載されている必要がある。

　これを本願発明についてみると，本願発明は，前記１(2)のとおり，ω－６脂肪酸及びω－３脂肪酸を含む脂質含有配合物において，両者の含有比率及び含有量を前記所定の値とすることを技術的特徴とし，これにより本願発明に係る各医学的状態の予防および／または治療の効果を奏するというものであるから，本願発明について医薬としての有用性があるといえるためには，前記所定の比率及び量のω－６脂肪酸及びω－３脂肪酸を含む脂質含有配合物（以下「本願発明に係る配合物」という。）を対象者に用いた場合に，本願発明に係る各医学的状態のそれぞれについて予防又は治療の効果が生じるものであることが必要であり，したがって，本願発明が実施可能要件を満たすものといえるためには，本願明細書の発明の詳細な説明が，本願出願当時の技術常識に照らし，本願発明に係る配合物を使用することによって本願発明に係る各医学的状態のそれぞれについて予防又は治療の効果が生じることを当業者が理解できるように記載されていなければならないものといえる。

「しかるところ，本願発明は，本願発明に係る各医学的状態の予防および／または治療における使用のための配合物として，ω－６脂肪酸及びω－３脂肪酸を含み，①両者の含有比率につき，ω－６対ω－３の比が４：１以上であること，②両者の含有量につき，(ⅰ)ω－３脂肪酸が総脂質の０．１～２０重量％であるか，又は，(ⅱ)ω－６脂肪酸の用量が４０ｇ以下であることを特徴とする脂質含有配合物を提供するものであるところ，このような比率及び量のω－６脂肪酸及びω－３脂肪酸を含む脂質含有配合物の使用が，本願発明に係る各医学的状態の予防および／または治療の効果を生じさせるということは，本願出願当時における上記(2)イのような技術常識からは考え難い事態ということができる（本願発明に係る配合物には，例えば，ω－６脂肪酸の含有量が４０ｇで，ω－３脂肪酸の含有量が０．１ｇである配合物（ω－６対ω－３の比が４００：１であり，ω－６脂肪酸の用量が４０ｇである配合物）も含まれることとなるが，上記技術常識からすれば，このようにω－３脂肪酸がごくわずかしか含まれず，大部分がω－６脂肪酸からなる配合物が，ω－６脂肪酸の過剰摂取による健康障害の観点から望ましくないものであることは明らかといえる。）。

　したがって，それにもかかわらず，本願発明に係る配合物が医薬としての有用性を有すること，すなわち，本願発明に係る配合物を使用することによって本願発明に係る各医学的状態のそれぞれについて予防又は治療の効果が生じることを当業者が理解できるといえるためには，本願明細書の発明の詳細な説明に，このような効果の存在を裏付けるに足りる実証例等の具体的な記載が不可欠なものといえる。

「本願明細書には，実施例１１として，「更年期，加齢および筋骨格障害についてのケーススタディー」についての記載があり，そこには，更年期に関連するのぼせを発症している４７歳女性に対し，６週間にわたり植物油，種子油，ナッツ及び種子の組合せを補給した結果，のぼせの強さが徐々に低下するなどの改善がみられたことが記載されている。

　しかしながら，上記記載中には，対象に投与した配合物について，「実施例１０に記載の１日２回の投与配合物」とされるのみであり，他方，実施例１０の記載（段落【００７１】及び【００７２】）には，投与配合物の原料とその配合割合について，「アーモンド（１０％～２５％），カシュー（７％～１５％）」などの記載はあるものの，含有されるω－６脂肪酸及びω－３脂肪酸の量及び比率は示されておらず（表２０には，「対象の１日当たりの栄養素の重量」が示されているが，これは，「投与された脂質組成物を含めた食餌全体に由来する栄養素」であるから，これによって，投与配合物中のω－６脂肪酸及びω－３脂肪酸の量及び比率が判明するものではない。），単に「ω－６脂肪酸およびω－３脂肪酸及びこの組成物に関する場合の比率を最適化することにより」上記の効果が観察されたことが記載され，さらに，「治療の有益な効果が更年期関連の症状に及んだのは，ω－６脂肪酸およびω－３脂肪酸の補給に由来する性ホルモン様の安定な利益と，抗酸化物質および植物性化学物質に関する最適化が達成されたことによったと思われる。」などの推論が述べられているにすぎない。

　しかるところ，上記のように，対象に投与された配合物中のω－６脂肪酸及びω－３脂肪酸の量及び比率すら具体的に示されていない実施例の記載では，本願発明に係る配合物（すなわち，ω－６脂肪酸及びω－３脂肪酸を含む脂質含有配合物において，ω－６対ω－３の比を４：１以上としたもの）を使用することによって更年期障害の予防又は治療の効果が生じることを裏付ける実証例の記載としては不十分といわざるを得ず，このような記載から，当業者が，更年期障害を予防および／または治療することに本願発明が有用であることを理解できるものということはできない。」

欧州特許条約規則の改正により、本質的に生物学的な方法により製造された植物又は動物が特許対象外であることが明確化された

１．欧州特許条約第５３条は以下のように規定している。

European patents shall not be granted in respect of:  

(a) 省略

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof; 

(c) 省略

２．経緯

　２０１５年３月２５日の欧州特許庁拡大審判部審決G2／１２（ブロッコリ事件II）及びG2／１３（トマト事件II）において、欧州特許庁拡大審判部は、欧州特許条約第５３条（ｂ）で特許対象の例外として規定されている「essentially biological processes for the production of plants or animals　」は、あくまで「方法」のカテゴリーに限定され、その方法で得られた「物」（プロダクトバイプロセスクレーム）のカテゴリーに拡大して解釈する余地はなく、本質的に生物学的な方法により製造された植物又は動物は、特許可能である、という判断を示した。

　

　２０１６年１１月３日に欧州委員会(European Commission)の通知において、EUの立法者は、本質的に生物学的な方法により得られた植物及び動物も特許対象外とすることを意図していたと通知した。

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_411_R_0003&from=EN

　２０１６年１２月１２日に欧州特許庁は、本質的に生物学的な方法により得られた植物及び動物についての特許審査を一時的に中断することを発表した。

https://www.epo.org/news-issues/news/2016/20161212.html

　２０１７年６月２９日に欧州特許庁は、本質的に生物学的な方法により得られた植物及び動物が特許対象外であることを明確にするため、欧州特許条約規則第２８条（２）を追加することを発表した。

　２０１７年７月１日以降の欧州特許庁での審査、異議申立手続きにおいて、上記改正規則が適用される。

https://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2017/20170629.html

３．改正後の欧州特許条約規則第２８条（２）

Rule 28

Exceptions to patentability

(1) （省略）

(2) Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.

誤記の訂正の妥当性について争われた事例

平成２９年５月３０日判決言渡

平成２８年（行ケ）第１０１５４号 審決取消請求事件

１．概要

　本件は、特許権者よる成立特許の訂正を求める訂正審判請求において、下記の訂正事項が、特許法１２６条１項２号所定の「誤記・・・の訂正」を目的する訂正事項に該当しないと判断された審決に対する、審決取消訴訟の知財高裁判決である。

　知財高裁は、訂正が、誤記の訂正を目的とするものであると判断し、審決を取り消した。

　主な争点は、訂正後の内容が、明細書の記載の範囲内で導くことができるものでなければならないとする特許庁の判断の適法性についてである。
　知財高裁は、明細書に記載されていない技術常識も考慮して、誤記訂正が認められるべきであると判断した。

２．本件訂正の訂正事項

明細書【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」と

いう記載を「ＥＡＣ（アクリル酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記

載に訂正する（以下「本件訂正事項」という。）。

３．審決の理由の要点

 「(1) 目的要件について

 ア 明細書の誤記を目的とする訂正が認められるためには，特許がされた明細書の記載に誤記が存在し，それ自体で又は図面の他の記載との関係で，誤りであることが明らかであり，かつ正しい記載が願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「当初明細書等」という。）から自明な事項として定まる必要がある。

 イ 本件訂正事項についてみると，【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載に，一見して誤りが存在することは理解できず，関係する他の明細書の［合成例４］の記載や図１との関係をみても，酢酸エチルという化合物名やＥＡＣという略称の表記は一致していて，明らかな誤記が存在するとはいえない。」

４．裁判における被告（特許庁長官）の主張

「取消事由１（目的要件の判断の誤り）に対し

 (1) 明細書の誤記を目的とする訂正が認められるための判断基準は，審決記載のとおり，特許がされた明細書の記載に誤記が存在し，それ自体で又は明細書又は図面の他の記載との関係で，誤りであることが明らかであること，かつ，正しい記載が願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面から自明な事項として定まることが必要であり，「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが，当該明細書及び図面の記載や当業者の技術常識などから明らかで，当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然でなければならない，というものである。

　このような判断基準を前提とすると，明細書における訂正前の記載が一見して誤りであると理解でき，訂正後の記載が正しい記載として一義的に定まるといえるのであれば，その訂正は，誤記の訂正を目的とするものといえる。

　これに対して，原告は，審決は，当業者であればその記載をどのような趣旨として理解するかを十分に考慮していないとか，正しい記載が当初明細書等の記載から自明な事項として定めるか否かを当初明細書等の表記のみに基づいて判断し，当業者であればその記載をどのような趣旨として理解するかを十分考慮せずに判断をしたとか，当業者が技術常識に基づいて当初明細書等の記載内容をどのような趣旨として理解するかを考慮しないで誤記に関する判断をしたなどと主張する。

　しかしながら，審決は，上記判断基準に従って，原告から提出された参考資料も検討した上で，当業者の立場から，「酢酸エチル」の箇所が一見して誤りであると理解でき，訂正後の「アクリル酸エチル」が正しい記載として一義的に定まるとはいえないと判断したものであり，当初明細書等の表記のみに基づいて判断したものではない。

　また，その判断に当たっては，誤りであることが明らかな箇所が定まれば，その誤りの記載の本来の記載を解釈するために，明細書における前後の記載やその記載に関係した技術常識を参酌することは許容される余地があるものの，原則として，明細書の記載に基づいて判断されるものであり，技術常識の名を借りて，周知技術であるからといって，明細書の記載を離れて，種々の周知技術を解釈に用いて明細書に記載のない事項を導いてよいわけではない。

　そのことは，明細書の内容を信じる第三者との公平性の観点からも整合するもので，記載自体に変動が生じた場合に不特定多数の一般第三者に影響を及ぼす弊害を防止することを考慮し，明細書の表示を信頼する第三者の利益を保護するために訂正の範囲を最小限のものとしている訂正審判制度の趣旨とも合致するものである。」

５．裁判所の判断のポイント

「３ 取消事由１（目的要件の判断の誤り）について

 (1) 特許法１２６条１項２号は，「誤記・・・の訂正」を目的とする場合には，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正をすることを認めているが，ここで「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが，当該明細書，特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）の技術常識などから明らかで，当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。

 (2)ア そこで，まず，本件明細書に接した当業者が，明細書の記載は原則として正しい記載であることを前提として，本件訂正前の本件明細書の記載に何らかの誤記があることに気付くかどうかを検討する。

・・・・・

(ｵ) 【化１４】の出発物質である化合物（３）の化学構造，反応剤である「ＥＡＣ（酢酸エチル）」，生成される化合物（４）の化学構造のうちいずれかの記載に誤記があることに気付いた当業者にとって，「（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載に示された化学物質名と，体積と，モル数とが整合しているかどうかを確認することは容易であるところ，以下の計算の結果，酢酸エチル８０４ｍｌは，８．２１ｍｏｌであることが確認でき，本件明細書に記載されているモル数と整合していないことが理解できる。

(ｶ) 本件明細書に接した当業者は，前記(ｱ)～(ｵ)において検討したとおり，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造については正しいものと理解し，「酢酸エチル」が誤記であると理解するものということができる。

　また，本件明細書に記載された１Ｈ－ＮＭＲデータや１３Ｃ－ＮＭＲデータのシグナルの位置やシグナル数は，それのみによって化合物（３）及び化合物（４）の化学構造を特定し得るものではないものの，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造と矛盾する点があるとまでは認められないから，本件明細書に接した当業者が，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造が正しいものと理解することを支持するものといえ，少なくともそのような理解を妨げるものであるとはいえない。

　イ 被告は，スキームは，化学反応の概要を示したものにすぎないから，【化１４】のスキームに全ての反応工程及び関与成分が記載されているとは限らないし，反応剤を書き漏らしたことも当然あり得るのであるから，化合物（３）及び化合物（４）の化学構造が正しいからといって，酢酸エチルが当然に誤記となるわけではないと主張する。

　しかしながら，本件発明は，マキサカルシトールの合成に関する新規の中間体及びその製造方法に係るものであるから，本件明細書には，ビタミンＤ２又は既知の化合物（１）から最終生成物であるマキサカルシトールが得られることが追試可能な程度に記載されるのが通常であるといえ，本件明細書の［合成例４］以外の合成例の記載内容等に照らしても，［合成例４］の記載に接した当業者において，反応剤や他の反応工程や関与成分が記載されていないものと理解するものとはいえない。被告の主張は，一般論として存在する抽象的な可能性をいうものであって，本件明細書に妥当するものということはできないから，採用することはできない。

 (4)ア 次に，前記(3)のとおり，【００３４】の「酢酸エチル」の記載が誤記であることに気付いた当業者が，正しい記載が「アクリル酸エチル」であると分かるかどうかについて，検討する。

・・・・

そして，【００３４】の反応機構から，正しい反応剤が①３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル，又は②アクリル酸エチルに限定されることを理解した場合に，これらの反応剤の体積及びモル数が「８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ」という記載に整合するかどうかを検証してみると，以下の計算の結果，アクリル酸エチルの方が，本件明細書記載の上記数値に整合することが理解できる。

・・・

(ｳ) 以上のとおり，「ＥＡＣ」は，「アクリル酸エチル」の英語表記と整合し，略称と一致するものである上，モル数の記載とも整合するのであるから，当業者は，正しい反応剤が「アクリル酸エチル」であることを理解することができるというべきである。このことは，「アクリル酸エチル」が「ＥＡ」と略称されることがあるとしても（乙３，４），左右されるものではない。

 イ(ｱ) 被告は，明細書における特定の記載が明らかな誤記として，当業者がそのように当然理解するかどうかは，原則として，明細書の記載に基づいて判断されるもので，明細書に記載のない反応機構を検討して反応剤を推定して，初めて明細書の記載からプロピオン酸エチル又はアクリル酸エチルと理解できるというのであれば，二つの選択肢に限定することに関しても，正しい記載が一義的に理解できることにならないと主張する。

　しかしながら，明細書に接した当業者は，出願当時の技術常識を踏まえて明細書の記載を理解するのであるから，明細書に直接記載のない事項であっても，当業者は，技術常識を参酌して，当該明細書に記載された技術的事項及びそれらの記載から自明な事項の内容を理解することができるというべきである。そして，本件明細書に接した当業者が，本件出願日当時の技術常識を踏まえて，【化１４】において化合物（３）と反応する反応剤は，①３位に脱離基を有するプロピオン酸エチル又は②アクリル酸エチルのいずれかであると理解することは，前記ア(ｲ)のとおりである。

 (ｲ) 被告は，反応剤自体を書き漏らした可能性もあるし，スキームは，出発物質とそのプロセスの目的物質を表しているにすぎず，反応が，求核置換反応又は求核付加反応の一段階反応とは限らず，素反応を考慮すれば，複数ステップである反応を生じる場合もあるし，何れかのステップで，他の成分が関与する場合もあるので，全てのステップ，全ての関与成分の記載があるとは限らないスキームの記載のみから反応剤を二つに限定することはできないと主張する。

　しかしながら，前記(3)イのとおり，［合成例４］の記載に接した当業者において，反応剤や他の反応工程や関与成分が記載されていないものと理解するものとはいえないのであって，被告の主張は，一般論として存在する抽象的な可能性をいうものにすぎないから，被告の主張は，理由がない。

 (ｳ) 被告は，明細書の記載の試薬の純度が１００％であると仮定する理由はないし，体積やモル数にも誤記が存在していたかもしれず，そのような仮定や体積やモル数に誤記がないという前提の下に選択肢を限定した上で，一番近い化合物であるはずであるという結論自体，正しい記載が一義的にアクリル酸エチルに決まることを説明しているとはいえないと主張する。

　しかしながら，酢酸エチル，アクリル酸エチル，３－クロロプロピオン酸エチル等が，いわゆる汎用化学品として，高純度のものが市販されている化合物であると認められること（甲８，１１，１４，１５）からすると，本件明細書に接した当業者は，市販の高純度の試薬を用いたものと理解するのが合理的であるといえる。また，本件明細書における反応剤の体積やモル数については，それが誤りであると疑うべき事情は認められないから，それを一応正しいものとして反応剤の体積やモル数の計算を行うことは，通常の合成を行う上で必要な行為であり，それによって容易に整合性を確認できるものと認められる。したがって，被告の主張は，理由がない。

 (5) 以上によると，本件明細書に接した当業者であれば，本件訂正事項に係る【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載が誤りであることに気付いて，これを「ＥＡＣ（アクリル酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」の趣旨に理解するのが当然であるということができる。

　したがって，本件訂正は，特許法１２６条１項２号所定の「誤記・・・の訂正」を目的とするものということができる。

マキサカルシトール製造方法事件の最高裁判決

最高裁判所第二小法廷平成２９年３月２４日判決

平成２８年（受）第１２４２号特許権侵害行為差止請求事件

１．背景

　本件は，角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権の共有者である被上告人が，上告人らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は，上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり，その特許発明の技術的範囲に属すると主張して，上告人らに対し，当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求める事案である。これに対し，上告人らは，本件では，平成１０年判決にいう，特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存する（均等の第５要件）から，上記医薬品の製造方法は，上記特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるとはいえないと主張して，被上告人の請求を争った。

２ 原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。

(1) 本件特許

　被上告人は，発明の名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権（特許第３３１０３０１号）の共有者である。被上告人は，本件特許につき，１９９６年（平成８年）９月３日に米国でした特許出願に基づく優先権を主張して，平成９年９月３日に特許出願をした。

(2) 本件発明

　本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１３に係る発明（本件発明）はマキサカルシトールを包含する化合物の製造方法に関する。被上告人は，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲において，目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンＤ構造のものを記載していたが，その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造のものは記載していなかった。

(3) 上告人らの製造方法

ア 上告人は，角化症治療薬であるマキサカルシトール原薬の輸入販売をしており，その余の上告人らは，上記原薬を含有するマキサカルシトール製剤をそれぞれ販売している（以下，上記原薬に係る製造方法を「上告人らの製造方法」という。）。

イ 上告人らの製造方法を本件特許請求の範囲に記載された構成と比べると，目的化合物を製造するための出発物質等が，本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンＤ構造のものであるのに対し，上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンＤ構造のものである点において相違するが，その余の点については，上告人らの製造方法は，本件特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足する。

　上告人らは，被上告人において，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる上記の部分につき，上告人らの製造方法に係る構成を容易に想到することができたと主張している。

(4) 本件明細書の記載等

　本件特許の特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）には，トランス体をシス体に転換する工程の記載など，出発物質等をトランス体のビタミンＤ構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく，本件明細書中に，上記発明の開示はされていなかった。

３ 原審は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断した上で，本件では，前記１の特段の事情が存するとはいえず，上告人らの製造方法は本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属するとし，被上告人の請求を認容すべきものとした。

(1) 出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても，それだけでは，前記１の特段の事情が存するとはいえない。

(2) 上記(1)の場合であっても，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認められるときは，前記１の特段の事情が存するといえる。

４．最高裁判所の判断のポイント

「しかるに，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは，特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し，対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず，当該出願人において，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。また，上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで，特許権侵害訴訟において，対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると，先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において，将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方，明細書の開示を受ける第三者においては，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため，特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり，相当とはいえない。

　そうすると，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても，それだけでは，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。

(2) もっとも，上記(1)の場合であっても，出願人が，特許出願時に，その特許に係る特許発明について，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，明細書の開示を受ける第三者も，その表示に基づき，対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから，当該出願人において，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また，以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない，出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって，相当なものというべきである。

　したがって，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。

　そして，前記事実関係等に照らすと，被上告人が，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき，客観的，外形的にみて，上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。」

５．コメント

　化学分野の特許出願では、権利範囲を拡張するために、実験の裏付けのある発明の範囲だけでなくそれに隣接する発明を特許出願時の特許請求の範囲に記載することがしばしばある。このような場合、特許庁での審査において隣接発明の実施可能性が否定され、これに応じて出願人が権利範囲を補正により狭めることがあれば、補正により除外された範囲は、「意識的に除外された」ものとなり、均等論の適用の可能性は閉ざされてしまう。

　今回の判決によれば、出願人が記載しようと思えば出願時明細書に記載できたが実際には記載していなかった範囲であっても、均等論適用の余地がある。したがって、上記のように、出願時に無理をして特許請求の範囲の拡張を試みながら最終的には隣接発明の権利を放棄せざるを得ない状況になるよりも、出願時の特許請求の範囲には、特許が認められる可能性の高い狭い発明のみを記載しておき、侵害訴訟の場面で隣接発明への均等論の適用を主張したほうが権利者にとって有利な可能性がある。

明細書に記載の実験系が適切でないためにサポート要件違反とされた事例

知財高裁平成２９年１月３１日判決

平成２７年（行ケ）第１０２０１号 審決取消請求事件

１．概要

　本事例は、被告が有する特許権に対する無効審判審決（無効理由なしの審決）を不服とする原告（審判請求人）による、審決取消訴訟の高裁判決である。

　下記の本件訂正発明６等のサポート要件の充足性が争点の１つ。審決は、サポート要件は充足されると判断したが、知財高裁は、充足されないと判断した。

　本件訂正発明６は、イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有する容器詰飲料が褐変して色調変化する、という課題を解決するために、所定のアルコールを添加して褐変を抑制する。

　明細書に記載の実施例は、イソクエルシトリン及びその糖付加物と、Lアスコルビン酸と、所定のアルコールとを含む容器詰飲料である。比較例は、イソクエルシトリン及びその糖付加物と、Lアスコルビン酸とを含み、所定のアルコールを含まない、容器詰飲料である。明細書では、実施例の飲料と、比較例の飲料を比較し、前者では褐変による色調変化が抑制されたことを確認した実験結果を示している。

　しかし、Lアスコルビン酸が飲料の褐変の原因となることが知られている。このため、明細書に記載の実験結果は、アルコールによって、Lアスコルビン酸の褐変が抑制されたことを示している可能性もある。イソクエルシトリン及びその糖付加物の褐変を、アルコールが抑制したと結論づけることはできないデータであるから、サポート要件は満たされないと裁判所は判断した。

　なお、被告は、実験成績証明書により、Lアスコルビン酸を含まない飲料による実験結果を追加提出したが、裁判所は、実験成績証明書は考慮できないと指摘している。

２．本件訂正発明６

「次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：

（Ａ）イソクエルシトリン及びその糖付加物 ０．０３～０．２５質量％，

（Ｂ）イソアミルアルコール，１－ヘキサノール及びプロピレングリコールから選ばれる少なくとも１種 ０．００１質量％以上１質量％未満

を含有し，

ｐＨが２～５である，容器詰飲料。」

３．裁判所の判断のポイント

「(4) サポート要件について

ア 本件明細書の発明の詳細な説明には，前記２(1)のとおりの記載があり，本件訂正発明９～１６の解決課題は，容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより，当該飲料の色調変化を抑制する方法を提供することであると認められる。

イ 本件明細書には，「フラボノール配糖体を始めとするポリフェノールは一般に酸化されやすいため，それを含有する飲料を長期間にわたって保存すると徐々に着色が進んで色調が大きく変化してしまう。本発明者は，酵素処理イソクエルシトリンを飲料に配合し，それを高濃度化するに従い色調変化が顕在化することを見出した。」（【０００７】）と記載されている。他方，本件明細書の実施例・比較例では，イソクエルシトリン及びその糖付加物の製剤として，「酵素処理イソクエルシトリン１５重量％，Ｌ－アスコルビン酸１０重量％，メタリン酸Ｎａ０．１重量％，及び糖類７４．９重量％」からなるサンメリンパウダーＣ－１０（甲１の表１参照）を用いており，実施例・比較例の全てにおいてイソクエルシトリン及びその糖付加物に加えて，Ｌ－アスコルビン酸も含まれている。

　そして，前記(3)によれば，本件出願日当時，アスコルビン酸の褐変により飲料が色調変化するという技術常識があったものの，意足エルシトリン及びその糖付加物の色調変化に起因して，飲料が色調変化することは技術常識とはなっていなかったと認められる。

　このような技術常識を有する当業者が，本件明細書の記載に接した際には，【０００７】に記載された「顕在化した色調変化」，すなわち，比較例において観察されたｂ＊値の変化（Δｂ＊）は，Ｌ－アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可能性があると理解し，イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化のみを反映したものであると理解することはできないと解される。

　そうすると，実施例において，アルコール類を特定量添加しｐＨを調整することにより，比較例に比べて飲料の色調変化が抑制されていることに接しても，当業者は，比較例の飲料の色調変化がＬ－アスコルビン酸の褐変に起因する色調変化を含む可能性がある以上，イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制されていることを直ちには認識することはできないというべきである。

・・・・

　ウ 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願日当時の技術常識に照らして，本件訂正発明９～１６は，容器詰飲料に含まれるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化を抑制することにより，当該容器詰飲料の色調変化を抑制する方法を提供するという課題を解決できるものと，当業者が認識することができるとはいえない。

・・・・・

　なお，被告は，「イソクエルシトリン及びその糖付加物を含有する容器詰飲料が，Ｌ－アスコルビン酸の非存在下においても色調変化を生じ，その色調変化がアルコールによって抑制されること」を立証趣旨として，乙１４の実験成績証明書を提出するが・・・・（仮に，乙１４が，・・・・これによりイソクエルシトリン及びその糖付加物を含有し，Ｌ－アスコルビン酸を含有しない容器詰飲料の色調変化を立証する趣旨であったとしても，そのような立証は，本件明細書の記載から当業者が認識できない事項を明細書の記載外で補足するものとして許されない。）。被告の主張は，理由がない。

　オ 被告は，「アスコルビン酸を含む」という条件において実施例と比較例は同一であることを理由として，サポート要件の充足を認めた審決の趣旨は，アスコルビン酸を除けば，実施例と比較例のｂ＊値やΔｂ＊値の絶対値は変わるかもしれないけれども，アスコルビン酸の有無にかかわらず，アルコールの添加によってイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化が抑制されるという傾向自体は不変であることを当業者が理解できると判断したものであり，その判断に誤りはないと主張する。

　この点について，審決は，アルコールを添加した実施例と，アルコールを添加しない比較例の双方に，Ｌ－アスコルビン酸が含まれているとしても，このような実施例と比較例の色調変化によって，Ｌ－アスコルビン酸の非存在下におけるイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化に対するアルコール添加の影響を理解することができると判断するところ，Ｌ－アスコルビン酸が褐変し，容器詰飲料の色調変化に影響を与え得るという本件出願日当時の技術常識を踏まえると，このように判断するためには，少なくともＬ－アスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコール添加の影響を受けないという前提が成り立つ場合に限られることは明らかであるが，そのような前提が本件出願日当時の当業者の技術常識となっていたことを示す証拠はない。したがって，本件明細書の実施例と比較例の実験結果をまとめた【表１】により，イソクエルシトリン及びその糖付加物に起因する色調変化の抑制という本件訂正発明９～１６の効果を確認することはできない。なお，念のため付言すれば，以上の検討は，特許権者である被告が，本件明細書において，イソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されることを示す実験結果を開示するに当たり，同様に経時的な色調変化を示すことが知られていたＬ－アスコルビン酸という不純物が含まれる実験系による実験結果のみを開示したことに起因するものであり，そのような不十分な実験結果の開示により，本件明細書にイソクエルシトリン及びその糖付加物の色調変化がアルコールにより抑制されることが開示されているというためには，容器詰飲料の色調変化に影響を与える可能性があるＬ－アスコルビン酸の褐変（色調変化）はアルコール添加の影響を受けないということが，本件明細書において別途開示されているか，その記載や示唆がなくても本件出願日当時の当業者が前提とすることができる技術常識になっている必要がある。したがって，特許権者である被告において，本件明細書にこれらの開示をしておらず，また，当該技術常識の存在が立証できない以上，本件明細書にＬ－アスコルビン酸という不純物を含む実験系による実験結果のみを開示したことによる不利益を負うことは，やむを得ないものというべきである。」

請求項中での「効果」の特定が有利に働いた事例

知財高裁平成２９年１月２４日判決

平成２８年（行ケ）第１００８０号審決取消請求事件

１．概要

　本事例は、被告が有する特許権に対する無効審判審決（権利有効の審決）の審決取り消し訴訟において、審決が維持された事例である。

　原告が主張する審決取消理由の１つに実施可能要件違反に関するものがある。本件発明１は下記の通り、構成要件A～Gは通常の構成要件であるが、Hは発明の効果を特定する。そして、構成要件A、C、Eは数値範囲を含む。

　原告は、「前記最高点と前記底部との間の距離は１～１０ｃｍの範囲」といる構成要件Aに関して、明細書記載の具体例における「５ｃｍ」を、数値範囲内の「１ｃｍ」に変更し、他の構成要件のパラメーターを変更しなかった場合、Hの効果が生じない場合があり得ることなどを理由に、実施可能要件欠如を主張した。

　これに対して、裁判所は「本件発明１は，構成要件Ａ～構成要件Ｇの各構成を適宜調整することにより構成要件Ｈの効果を奏するとする発明であるから，構成要件Ａで限定する数値を変更すれば，それに伴い，構成要件Ｂ～Ｇの各構成もその規定する範囲内で適宜変更する必要が生じ得る。したがって，仮に，構成要件Ａの規定する凸部プラテンの凸部の高さを変更し，他の条件をそのままにした場合に構成要件Ｈの効果を奏しない事例が生じたからといって，本件発明１がサポート要件や実施可能要件を欠くと見るべき理由はない。」と判断し、原告の主張は妥当でないと結論付けた。

　構成要件Hとして発明の効果が記載されていなければ、このような判断はされないはずであり、特許権者は構成要件Hの存在により救われたといえる。装置クレームにおける、装置の用途の特定も同様に、装置の構成を用途に適したものに特定する意味がある。

２．本件発明１（下線は強調のために本ブログで独自に付加したもの）

「Ａ　上部ベールプラテンおよび底部ベールプラテンを備えたベールプレスを供給する工程であって，前記各プラテンは凸型表面を有し，前記凸型表面は最高点および底部を有し，前記最高点と前記底部との間の距離は１～１０ｃｍの範囲である工程，

Ｂ　前記ベールプレスにセルロースアセテートの繊維材料を供給する工程，

Ｃ　前記ベールプレスにより４８２．６～４８２６．３ｋＰａ（７０～７００ｐｓｉ）の範囲の総圧力をかけて，前記セルロースアセテートの繊維材料を１秒～数分間圧縮する工程，

Ｄ　これによって高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を形成する工程，

Ｅ　高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を高さにして０～２５％広げるように圧力を除去する工程であって，これにより広がった高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を形成する工程，

Ｆ　前記広がった高圧縮されたセルロースアセテートの繊維材料を包装材料で包装する工程，

Ｇ　および前記包装材料を締める工程，

Ｈ　を含むセルロースアセテートの繊維ベールの製造方法であって，前記ベールプレスから出て４８時間後の前記高圧縮された繊維ベールの湾曲の高さが，平坦プラテンによって圧縮されたベールの湾曲の高さの５０％以下である，方法。」

３．原告の主張

「凸部プラテンの凸部の高さが約５ｃｍのときの４８時間後の繊維ベールの湾曲の高さが３ｃｍ（【００１９】【００２２】）であるならば，凸部プラテンの高さが１ｃｍのときのそれは３ｃｍを超えることは明らかである。そうすると，この場合のベールの湾曲の高さは，平坦プラテンによって圧縮されたときの４８時間後の繊維ベールの湾曲の高さ６ｃｍの５０％以下になっていない（３ｃｍ超÷６ｃｍ＞５０％）。したがって，構成要件Ａを充足する場合で構成要件Ｈを充足する場合が本件明細書に示されていないし，どのようにして実施できるかとの十分な記載もない。」

４．裁判所の判断

「また，原告は，凸部プラテンの凸部の高さが約５ｃｍのときの４８時間後の繊維ベールの湾曲の高さが３ｃｍであるならば，凸部プラテンの高さが１ｃｍのときのそれは３ｃｍを超えるから，平坦プラテンによって圧縮されたときの４８時間後の繊維ベールの湾曲の高さ６ｃｍの５０％以下になっておらず，構成要件Ａを充足する場合で構成要件Ｈを充足する場合が本件明細書に示されていないと主張する。

　しかしながら，本件発明１は，構成要件Ａ～構成要件Ｇの各構成を適宜調整することにより構成要件Ｈの効果を奏するとする発明であるから，構成要件Ａで限定する数値を変更すれば，それに伴い，構成要件Ｂ～Ｇの各構成もその規定する範囲内で適宜変更する必要が生じ得る。したがって，仮に，構成要件Ａの規定する凸部プラテンの凸部の高さを変更し，他の条件をそのままにした場合に構成要件Ｈの効果を奏しない事例が生じたからといって，本件発明１がサポート要件や実施可能要件を欠くと見るべき理由はない。」

多数の文献を組み合わせて進歩性を否定することの適法性

知財高裁平成２５年９月３０日判決

平成２５年（行ケ）第１００１３号 審決取消請求事件

 

１．概要

　本件は、進歩性欠如を理由とする拒絶審決に対する審決取消訴訟において、審決が維持された事例である。

　本願請求項１に記載の発明は、「厚労省認定の発毛有効成分 イソプロピルメチルフェノール，酢酸トコフェロール，Ｄ-パントテニルアルコール，メントールと付随する成分 ボタンエキス，ニンジンエキス，センブリエキス，アデノシン３リン酸２Ｎａ，グリシン，セリン，メチオニン，ヒキオコシエキス－１，シナノキエキス，オウゴンエキス，ダイズエキス，アルニカエキス，オドリコソウエキス，オランダカラシエキス，ゴボウエキス，セイヨウキズタエキス，ニンニクエキス，マツエキス，ローズマリーエキス，ローマカミツレエキス，エタノール，水，ＢＧ，ＰＯＰジグリセリルエーテル，ＰＯＥ水添ヒマシ油を配合した事を特徴とする薬用育毛剤。」というものである。

　本願発明の育毛剤には多数の成分が含まれる。審決では進歩性を否定するために引用文献が９件と、周知技術を示す周知文献が３件引用された。

　欧州、米国、中国等の諸外国では「引用文献を多数組み合わせて初めて完成できる発明は進歩性がある」という認識が一般的であるのに対して、日本では正反対に「引用文献が多数あるということは進歩性がない」という意識の人が多いように思う。審査官が「これでもか」という勢いで多数の文献を引用してくることは日本以外では余り経験がない。

　多数の文献を引用すること自体は問題ない、というのが少なくとも日本の特許庁、裁判所の立場であり、本事例においても拒絶審決に違法性はないと裁判所は判断している。

 

２．裁判所の判断のポイント

「原告は，審決は，９個の引用例及び３個の周知文献を組み合わせて，本願発明は容易想到であるとしたが，そのように多数の引用例等の組合せによってようやく想到できる発明を容易想到であるとすることは誤りであると主張する。

　しかし，本件においては，相違点における各成分の多くは育毛剤に配合される成分であることが複数の文献に記載されており，これらの成分は育毛剤に配合される成分として周知であること，育毛剤においては，同種の作用を有する複数の成分や異なる作用を有する成分等を複合的に使用することが周知であることを立証するために，引用例１ないし８及び周知文献ＡないしＣが用いられていることに照らすならば，引用例等として多数の文献が用いられていることをもって，容易想到ではないということはできない。」

 

用語の解釈が審決と高裁とで異なった最近の２事例

１．事例１

知財高裁平成２９年１月１８日判決

平成２８年（行ケ）第１０００５号　審決取消請求事件

１．１．事例１概要

　事例１は無効審判審決（権利有効の審決）に対する審決取り消し訴訟の高裁判決であり、知財高裁は審決を取り消した。

　本件発明１における高分子化合物の「平均分子量」の明確性が争われた。本願明細書中には「平均分子量」の定義は全く記載されていない。

　審決は明確と判断したが、高裁は不明確と判断した。

１．２．本件発明１（請求項１）

　ａ）メントール，カンフル又はボルネオールから選択される化合物を，それらの総量として０．０１ｗ／ｖ％以上０．１ｗ／ｖ％未満，

ｂ）０．０１～１０ｗ／ｖ％の塩化カリウム，塩化カルシウム，塩化ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，炭酸ナトリウム，硫酸マグネシウム，リン酸水素二ナトリウム，リン酸二水素ナトリウム，リン酸二水素カリウムから選ばれる少なくとも１種，

および

ｃ）平均分子量が０．５万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を０．００１～１０ｗ／ｖ％含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ装用時に清涼感を付与するための眼科用清涼組成物。

１．３．審決の判断

「本件特許明細書の段落【００１６】～【００２０】には、具体的な販売者名、製品名、グレードとともに、その平均分子量が記載されている。そこで、当該記載と、乙４公知事項、乙５公知事項とを対比すると、各製品の平均分子量はそれぞれ一致し、乙４公知事項、乙５公知事項では、いずれも重量平均分子量が示されているのであるから、当業者は、本件特許における「平均分子量」が、「重量平均分子量」を意味するものと理解すると認められる。」

「本件特許明細書における「平均分子量」の意味を理解するために、当業者であれば、必ずマルハ株式会社ないしマルハニチロ株式会社に問い合わせるともいえない。よって、本件特許出願前に頒布されていない甲第２、４３号証を根拠に、本件特許明細書の段落【００２１】に記載されたマルハ製品の平均分子量が粘度平均分子量を意味すると当業者が必ず理解するとは認められず、請求人の主張は採用できない。」

１．４．知財高裁の判断

「（５）　明確性要件違反について

　本件特許請求の範囲にいう「平均分子量が０．５万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が，本件出願日当時，「重量平均分子量」，「粘度平均分子量」等のいずれを示すものであるかについては，本件明細書において，これを明らかにする記載は存在しない。もっとも，このような場合であっても，本件明細書におけるコンドロイチン硫酸あるいはその塩及びその他の高分子化合物に関する記載を合理的に解釈し，当業者の技術常識も参酌して，その平均分子量が何であるかを合理的に推認することができるときには，そのように解釈すべきである。しかし，本件においては，次に述べるとおり，「コンドロイチン或いはその塩」の平均分子量が重量平均分子量であるのか，粘度平均分子量であるのかを合理的に推認することはできない。

　前記（２）ないし（４）の認定事実によれば，本件明細書（【００２１】）には，「本発明に用いるコンドロイチン硫酸又はその塩は公知の高分子化合物であり，平均分子量が０．５万～５０万のものを用いる。より好ましくは０．５万～２０万，さらに好ましくは平均分子量０．５万～１０万，特に好ましくは０．５万～４万のコンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。かかるコンドロイチン硫酸又はその塩は市販のものを利用することができ，例えば，生化学工業株式会社から販売されている，コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約１万，平均分子量約２万，平均分子量約４万等），マルハ株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約０．７万等）等が利用できる。」という記載がされている。また，本件出願日当時，マルハ株式会社が販売していたコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量は，重量平均分子量によれば２万ないし２．５万程度のものであり，他方，粘度平均分子量によれば６千ないし１万程度のものであったことからすれば，本件明細書のマルハ株式会社から販売される上記「コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約０．７万等）」にいう「平均分子量」が客観的には粘度平均分子量の数値を示すものであると推認される。

　そして，マルハ株式会社は，本件出願日当時，コンドロイチン硫酸ナトリウムの製造販売を独占する二社のうちの一社であって，コンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を粘度平均分子量のみで測定し，ユーザー（当業者を含む。以下同じ。）から問い合わせがあった場合には，その数値（６千ないし１万程度のもの）をユーザーに提供していたのであり，マルハ株式会社のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として，同社のコンドロイチン硫酸ナトリウムを利用する当業者に公然と知られていた数値は，このような粘度平均分子量の数値であったと認められる。のみならず，本件出願日当時には，マルハ株式会社から販売されていたコンドロイチン硫酸ナトリウムの重量平均分子量が２万ないし２．５万程度のものであることを示す刊行物が既に複数頒布され，当該数値は，本件明細書にいう０．７万等という数値とは明らかに齟齬するものであることが認められる。これらの事情の下においては，本件明細書の「コンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約０．７万等）」という記載に接した当業者は，上記にいう平均分子量が粘度平均分子量を示す可能性が高いと理解するのが自然である。そうすると，当業者は，本件特許請求の範囲の記載について，少なくともコンドロイチン硫酸又はその塩に限っては，重量平均分子量によって示されていることに疑義を持つものと認めるのが相当である。

　したがって，当業者は，本件出願日当時，本件明細書に記載されたその他高分子化合物であるヒドロキシエチルセルロース（【００１６】），メチルセルロース（【００１７】），ポリビニルピロリドン（【００１８】）及びポリビニルアルコール（【００２０】）については重量平均分子量で記載されているものと理解したとしても，少なくとも，コンドロイチン硫酸ナトリウムに限っては，直ちに重量平均分子量で記載されているものと理解することはできず，これが粘度平均分子量あるいは重量平均分子量のいずれを意味するものか特定することができないものと認められる。

　以上によれば，本件特許請求の範囲にいう「平均分子量が０．５万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が，本件出願日当時，「重量平均分子量」，「粘度平均分子量」のいずれを示すものであるかが明らかでない以上，上記記載は，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であり，特許法３６条６項２号に違反すると認めるのが相当である。」

２．事例２

知財高裁平成２９年１月２３日判決

平成２７年（行ケ）第１００１０号 審決取消請求事件

２．１．事例２概要

　事例２は無効審判審決（権利有効の審決）に対する審決取り消し訴訟の高裁判決であり、知財高裁は審決を一部取り消した。

　本件発明１における「合金」という用語の明確性が争われた。

　「合金」は一般的には「固溶体，金属間化合物，あるいは金属相の混合物として２種以上の元素を含む金属生成物」と理解される。

　審決では、このような一般的な定義と異なり、本件発明１における「合金」は「金属間化合物」は含まないと解釈したうえで、「合金」という用語を明確と判断した。

　一方、知財高裁は、「合金」という用語自体は明確であり、この点に審決取り消し理由はないと判断したが、本件発明１における「合金」は「金属間化合物」も含むと解釈した点で審決と異なる判断を下した。

２．２．本件発明１（請求項１）

「熱処理用鋼板の表面及び内部の鋼を確実に保護する，亜鉛または亜鉛ベース合金で被覆された圧延熱処理用鋼板の帯材を型打ちすることによって成形された部品を製造する方法であって，

　熱処理用鋼板を裁断して熱処理用鋼板ブランクを得る段階と，

　熱処理用鋼板ブランクを熱間型打ちして部品を得る段階と，

　型打ち前に，腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する，亜鉛－鉄ベース合金化合物および亜鉛－鉄－アルミニウムベース合金化合物からなる群から選択される合金化合物を熱処理により熱処理用鋼板ブランクの表面に生じさせる段階と，ここで該熱処理は熱処理用鋼板ブランクに８００℃～１２００℃の高温を２～１０分間作用させるものであり，型打ちされた部品を臨界焼入れ速度を上回る速度でさらに冷却する段階と，

　型打ち処理に必要であった熱処理用鋼板の余剰部分を裁断によって除去する段階と，

を含んで成る方法。」

２．４．審決の判断

　本件審決は、「「合金」は，一般の解釈とは異なり，「合金化合物」（金属間化合物）が含まれない」と解釈した上で，上記「亜鉛ベース合金」は，「亜鉛が少なくとも５０重量％含まれている固溶体，あるいは金属相の混合物としての金属生成物を意味する」ものとして明確である旨判断した。

２．５．裁判所の判断

「２　取消事由１（明確性要件違反についての判断の誤り）について

（１）　原告は，本件特許の特許請求の範囲における熱処理前の熱処理用鋼板を被覆する「亜鉛ベース合金」の「合金」について，金属間化合物を含むものか，含まないものかが明確ではないから，これを含まないものと一義的に解釈した上で，上記「亜鉛ベース合金」は明確であるとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。

（２）　そこで，本件特許の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載から，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」の意義がどのように解釈されるべきかにつき検討する。

ア　まず，「合金」の用語は，一般に「固溶体，金属間化合物，あるいは金属相の混合物として２個以上の元素を含む金属生成物」（甲３９）を意味するものとされるから，一般に「合金」が金属間化合物を含むものであることは，本件特許の優先日前からの技術常識である（このことは，当事者間に争いがない。）。

　したがって，本件特許の特許請求の範囲の「亜鉛ベース合金」における「合金」についても，特段の事情がない限り，上記のような一般的な意味に従って，金属間化合物を含むものとして解釈されるべきである。

イ　そこで，本件特許の特許請求の範囲の記載や本件明細書の記載において，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」が，一般的な意味とは異なり，金属間化合物を含まないものと解釈されるべきことを根拠づける記載があるか否かにつき検討する。

（ア）　本件特許の特許請求の範囲の記載をみると，請求項１において，熱処理前の熱処理用鋼板を被覆するものとして「亜鉛ベース合金」が特定され，また，請求項３において，「被膜を形成する…亜鉛ベース合金が５μｍ－３０μｍの範囲の厚みである」ことが記載されているのみであり，これらの「合金」に金属間化合物が含まれないことを示す特段の記載は認められない。

（イ）　次に，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみるに，本件審決は，段落【００１５】及び【００１６】の記載から，「合金」の被膜が，熱処理や熱間成形の温度上昇で，鋼と「合金化」して「化合物」を形成することが理解できるから，温度上昇の前後で「合金」と「化合物」は区別され，技術的に異なる意味と解されるとして，熱処理前の「合金」には金属間化合物は含まれない旨判断する。

　しかしながら，熱処理前の「合金」と熱処理後に形成される「化合物」とが技術的に区別されるものであるとしても，そのことから直ちに，熱処理前の「合金」に金属間化合物が含まれないとの解釈が導き出されるものではない。

　すなわち，熱処理用鋼板を被覆する熱処理前の「合金」の被膜が金属間化合物であるとしても，これを熱処理することにより鋼板中の鉄が被膜中に拡散し，鉄の濃度が変化することによって，熱処理前の金属間化合物とは異なる金属間化合物に変化し得ること（例えば，Ｚｎ－Ｆｅ系金属間化合物の場合，ζ相（ＦｅＺｎ１３），δ１相（ＦｅＺｎ７），Γ１相（Ｆｅ５Ｚｎ２１），Γ相（Ｆｅ３Ｚｎ１０）の順に変化すること（甲２，３，７１及び乙３））は，本件特許の優先日当時の技術常識である。そして，このような技術常識を前提とすれば，熱処理前の「合金」が金属間化合物であるとしても，これと熱処理後に形成される別の金属間化合物との区別は可能であるし，金属間化合物の被膜が別の金属間化合物に変化することをもって，「被膜は帯材の鋼と合金化した層を形成し，…形成された化合物は…」（本件明細書の段落【００１６】）と表現することも格別不自然とはいえない。

　また，本件特許の特許請求の範囲請求項１の記載によれば，熱処理前の「亜鉛ベース合金」についてはその特性等に係る特定がされていないのに対し，熱処理後の「化合物」については，「腐食に対する保護及び鋼の脱炭に対する保護を確保し且つ潤滑機能を確保する」という特性に関する特定がされているのであるから，この点からも，熱処理前の「合金」と熱処理後の「化合物」との区別は可能なものといえる。

　してみると，熱処理前の「合金」と熱処理後に形成される「化合物」とが技術的に区別されるものであるからといって，熱処理前の「合金」に金属間化合物が含まれないと解釈しなければならないとはいえない。

　なお，本件審決は，本件特許の出願人である脱退被告が，出願審査の過程において，熱処理前の「合金」と熱処理後の「金属間化合物」とが区別される旨を主張していたことも上記解釈の理由に挙げるが，そのようなことが，熱処理前の「合金」に金属間化合物が含まれないとの解釈に結びつくものでないことは，上記と同様である。

　さらに，本件明細書の発明の詳細な説明のその他の記載をみても，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」を金属間化合物を含まないものと解釈すべきことを根拠づけるに足りる記載は認められない。

ウ　以上によれば，本件特許の特許請求の範囲の記載や本件明細書の記載に照らしても，上記「亜鉛ベース合金」における「合金」について，金属間化合物を含まないものと解釈すべき特段の事情は認められないから，「合金」の意味は，一般的な意味に従って，金属間化合物を含むものと解するのが相当である。」

数値範囲の一部がサポート要件を満たさないことの説明を巡る争い

 知財高裁平成２８年１１月３０日判決

平成２８年（行ケ）第１００５７号 審決取消請求事件

１．概要

　本事例は、拒絶査定不服審判の審決（サポート要件違反等）の取り消し訴訟の、審決維持の高裁判決である。

　請求項１発明は、所定の特性を有する潤滑油基油成分を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有する潤滑油基油、という特徴を含む。実施例で「７０質量％」と「１００質量％」の例はあるが、数値範囲下限値の「１０質量％」付近の実施例は明細書に記載されていない。

　審決では、数値範囲下限値の「１０質量％」付近で課題を解決できないことの説明として、本願明細書の実施例１に係る潤滑油組成物と比較例２に係る潤滑油組成物とを，１５％：８５％の割合で混合した基油（以下「ケースＡ」という。）という架空の例を想定し、この「ケースA」が本発明の課題を解決できない、と説明した。

　知財高裁は、審決が「ケースＡ」を想定し，これについて発明の課題を解決できるか否かを検討した点は「不適切」であるといわざるを得ない、と判断した。ただし、これを理由に，直ちに本件審決に取り消すべき違法があるということはできないとして、審決に取り消し理由は存在しないと結論付けた。

２．本願請求項１に記載の発明（下線は説明のために追加）

「尿素アダクト値が２．５質量％以下であり且つ４０℃における動粘度が２５ｍｍ^２／ｓ以下，粘度指数が１２０以上である潤滑油基油成分を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有する潤滑油基油と，／下記一般式（１）で表される構造単位の割合が０．５～７０モル％であるポリ（メタ）アクリレート系粘度指数向上剤と，／を含有し，１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ^２／ｓであり，粘度指数が１４０～３００であることを特徴とする潤滑油組成物。

式（１）（省略））」

３．本件審決の理由（サポート要件違反）

　本願発明の課題は，潤滑油の４０℃及び１００℃における動粘度及び１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することである。

　本願発明は，「尿素アダクト値が２．５質量％以下であり且つ４０℃における動粘度が２５ｍｍ^２／ｓ以下，粘度指数が１２０以上である」と特定される潤滑油基油成分を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有するものとされていることから（以下「質量％」を単に「％」と記載することがある。），本願明細書の実施例１に係る潤滑油組成物と比較例２に係る潤滑油組成物とを，１５％：８５％の割合で混合した基油（以下「ケースＡ」という。）を想定する（本願発明で特定された潤滑油基油成分に相当するのは「基油１」のみであって，その含有量は１５％となり，本願発明で特定された潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分に相当するのは「基油２」のみであって，その含有量は８５％となる。）。実施例１に係る潤滑油組成物と比較例２に係る潤滑油組成物とは，低温特性に大きな差があり，前者については，高評価であり，本願発明の課題が解決される旨記載されているのに対し，後者については，本願発明の課題を解決し得ない旨記載されていることから，当業者は，本願明細書の実施例の記載から，ケースＡが本願発明の課題を解決すると理解することはないというべきである。また，本願発明で特定された潤滑油基油成分に関し，実施例における含有量である７０％又は１００％から大きく離れた下限値である１０％の近傍において，実施例と同様の低温特性を示すであろうことについて合理的な説明がされているとはいえず，本願発明で特定された潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分に関し，この含有量が８５％であって，上限値である９０％の近傍であるケースＡについて，実施例と同様の低温特性を示すであろうことについて合理的な説明がされているとはいえない。したがって，本願明細書の記載は，技術常識を考慮しても，当業者において，ケースＡが本願発明の課題を解決できるものであると理解するとはいえない。

　そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明は，本願発明の一部については本願発明の課題が解決できることが記載されているとしても，これを本願発明の全範囲にまで一般化できることについては，当業者が理解できるように記載されているとすることはできない。」

４．審決の適法性についての裁判所の判断のポイント

「(4) 本願発明の課題を解決できると認識できる範囲

　前記(3)によれば，本願明細書の記載に接した当業者は，「本発明に係る潤滑油基油成分」を７０質量％～１００質量％程度多量に含む，「本発明に係る潤滑油基油成分」と同じかそれに近い物性の「潤滑油基油」を使用し，一般式（１）で表される構造単位の割合が０．５～７０モル％であるポリ（メタ）アクリレート系粘度指数向上剤（「本発明に係る粘度指数向上剤」）を添加して，１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ^２／ｓ，粘度指数が１４０～３００とした潤滑油組成物は，本願発明の課題を解決できるものと認識できる。

　他方，本願発明は，「本発明に係る潤滑油基油成分と併用される他の潤滑油基油成分としては，特に制限されない」ものであるところ（【００５１】），一般に，複数の潤滑油基油成分を混合して潤滑油基油とする場合，少量の潤滑油基油成分の物性から，潤滑油基油全体の物性を予測することは困難であるという技術常識に照らすと，本願明細書の【００４９】や【００５０】の記載から，直ちに当業者において，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，その含有割合が７０質量％～１００質量％程度と多い「潤滑油基油」と，本願発明の課題との関連において同等な物性を有すると認識することができるということはできない。しかるに，本願明細書には，この点について，合理的な説明は何ら記載されていない。

(5) 本願発明のサポート要件適合性

　本願発明は，前記(2)のとおり，「本発明に係る潤滑油基油成分」を，「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」含有することが特定されたものであるが，前記(4)のとおり，当業者において，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できると認識するということはできない。

　また，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できることを示す，本願の出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。

　したがって，本願発明の特許請求の範囲は，本願明細書の発明の詳細な説明の記載により，当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものということはできず，サポート要件を充足しないといわざるを得ない。

(6) 原告の主張について

ア 原告は，本件審決が，「ケースＡ」を想定し，当該「ケースＡ」について本願発明の課題を解決できることを当業者において理解することはできないから，本願発明の課題が解決できることを本願発明の全範囲にまで一般化できず，本願発明はサポート要件を満たさない旨判断したことに関し，本願明細書の記載に接した当業者において，本願発明の課題との関係で特に「ケースＡ」を想定すべき事情は全く存在しないから，当業者が，「ケースＡ」を想定し，本願発明の課題を解決できないと認識することはないし，そもそも，想定した「実施例の組成物と比較例の組成物の混合物」が実施例の組成物よりも特性に劣るならば，特許出願はサポート要件を満たしていないとする判断手法では，組成物の発明に係る特許出願はおおむね拒絶されることになり，特許法の目的に反する旨主張する。

　「ケースＡ」は，本件審決が，本願発明について，特に潤滑油基油について着目した上で，本願明細書の実施例１に係る潤滑油組成物と比較例２に係る潤滑油組成物とを，１５％：８５％の割合で混合した基油を想定したものであるところ，本願明細書に記載された実施例１及び２並びに比較例１ないし４は，いずれも，基油１及び２並びに添加剤を用いて調製された潤滑油組成物であって（【０１１０】），潤滑油組成物を用いて調製されたものではないにもかかわらず，本願明細書に接した当業者において，本願明細書に記載された実施例等の調製方法とは異なり，潤滑油組成物である実施例１及び比較例２を混合した潤滑油組成物や，そこに含有される潤滑油基油を普通に想定するとは考え難い。したがって，「ケースＡ」の潤滑油組成物が本願発明の発明特定事項を備えるものであるとしても，本件審決が，本願発明のサポート要件適合性を判断するについて，上記のように，本願明細書に接した当業者が普通に想定するとは考え難い「ケースＡ」を想定し，これについて発明の課題を解決できるか否かを検討した点は，不適切であるといわざるを得ない。

　しかし，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するというためには，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に照らし，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでなければならない。本願発明は，特許請求の範囲において，「本発明に係る潤滑油基油成分」の含有割合が「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」であることを特定するものである以上，当該数値の範囲において，本願発明の課題を解決できることを当業者が認識することができなければ，本願発明はサポート要件に適合しないということになるところ，当業者において，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，上記数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できると認識するということができないことは，前記(5)のとおりである。

　そして，「ケースＡ」は，本発明の潤滑油基油成分に相当する「基油１」を基油全量基準で約１４％含有する潤滑油基油と，「本発明に係る粘度指数向上剤」とを含有し，１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ^２／ｓであり，粘度指数が１４０～３００である潤滑油組成物であると認められるところ，本件審決は，「本願明細書の【００４９】及び【００５０】には，本発明に係る潤滑油基油成分の含有割合が１０質量％未満となる場合について言及されているものの，例えば，全ての実施例における含有量である７０質量％又は１００質量％から大きく離れた下限値である１０質量％の近傍において，例えば，実施例１及び２と同様な低温特性を示すであろうことについて，首肯し得る合理的な説明がされていないこと」をも踏まえ，「ケースＡ」について本願発明の課題を解決できることを当業者において理解することはできないと判断するものであって，上記は，本願発明における「本発明に係る潤滑油基油成分」の含有割合が「基油全量基準で１０質量％」という数値範囲の下限値に，より近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できることを当業者において認識することができないことを述べるものと解することができる。

　以上によれば，本件審決が「ケースＡ」を想定し，これについて発明の課題を解決できるか否かを検討した点は不適切であるといわざるを得ないが，これを理由に，直ちに本件審決に取り消すべき違法があるということはできない。

イ 原告は，本件審決では，ケースＡの潤滑油組成物により本願発明の課題が解

決されるか否かを検討するのではなく，ケースＡの潤滑油組成物が実施例１及び２

の潤滑油組成物と同様の低温特性を示すか否かが検討されているが，これを検討し

たところで，本願明細書が，当業者において，ケースＡの場合について，本願発明

の課題を解決できることが理解されるように記載されているとはいえないとの結論

には至らない旨主張する。

　前記アのとおり，本件審決が「ケースＡ」を想定し，これについて発明の課題を解決できるか否かを検討した点は，不適切であるといわざるを得ないが，これを理由に，直ちに本件審決に取り消すべき違法があるということはできない。

　また，本願明細書の記載によれば，前記(3)エのとおり，本願発明の課題を解決できるというためには，１５０℃ＨＴＨＳ粘度が２．６となるように潤滑油組成物を調製した場合に，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，－３５℃ＣＣＳ粘度及び粘度指数の数値を総合的に検討した結果，比較例１ないし４で代表される従来の技術水準を超えて，実施例１及び２と同程度に優れたものとなることが必要である。したがって，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できると認識できるか否かを，実施例１及び２の潤滑油組成物との比較において検討することが誤りであるとはいえない。そして，審決書に「例えば，実施例１～２と同様な低温特性を示されるであろうことについて，当業者が首肯しうる合理的な説明がなされているものとすることができない。」（１８頁６～８行）とあるように，本件審決は，本願発明の課題に関連する物性の一つの例として実施例と比較例の差が最も顕著である低温特性（－３５℃ＣＣＳ粘度）に言及したものであって，低温特性のみを検討対象とした

ものであるとは解されない。

組成物発明の新規性について争われた事例

知財高裁平成２６年７月１６日判決

平成２５年（行ケ）第１０２９１号 審決取消請求事件

１．概要

　本事例は、特許出願人が、拡大先願発明による新規性欠如（特許法２９条の２）を理由とする拒絶審決の取り消しを求めた審決取消訴訟において、審決が取り消された事例である。

　本願発明と拡大先願発明とはともに「固体農薬組成物」に関する発明である。知財高裁は２つの発明の組成物が、互いに重複する部分を含む場合であっても、本願発明の請求項中での必須構成要件が拡大先願発明に記載されていない以上は新規性は認められると判断した。

２．本願発明（本願請求項１）

「ワタ，カポック，アマ，タイマ，ラミー，ボウマ，ジュート，ケナフ，ロゼル，アラミナ，サンヘンプ，マニラアサ，サイザルアサ，マゲイ，ヘネケン，イストリ，モーリシャスアサ，ニュージーランドアサ，フィケ，ココヤシ，パナマソウ，イグサ，シチトウイ，カンゾウ，フトイ，アンペラソウ，コリヤナギ，タケ，コウゾ，ミツマタ，ホウキモロコシ，チーゼルおよびヘチマから選ばれる吸油性の高い繊維作物の破断物と，常温で液体の農薬活性成分または農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物とを含有することを特徴とする水田用固体農薬組成物。」

３．特願２０００－２３９３２４号（特開２００２－５３４０５号）公報に係る明細書記載の発明（拡大先願発明）

「農薬成分（アニロホス，ベンフレセート，エトキシスルフロン及びダイムロン）２１．４重量％，界面活性剤９．５重量％，デンプンアクリル酸グラフト重合体部分ナトリウム塩４．０重量％，合成シリカ１０．０重量％，塩化カリウム１０．０重量％，ケナフ粉１０．０重量％，ナタネ油６．０重量％，焼成軽石２９．１重量％を含む水田に散布される浮遊性の農薬製剤。」

４．裁判所の判断

「農薬活性成分の状態

　上記のとおり，融点の低いアニロホス，ベンフレセートに融点降下が起きて液状化するとは認められないから，固体の状態を維持したまま混合され，ケナフ粉などその他の原末成分とともに粉末化される。ここで，溶媒の役割を果たすべき液体のナタネ油の量は６％と非常に少ない上に，予め焼成軽石に浸み込まされているために農薬活性成分と混合した際に触れる量はより一層少ないから，ナタネ油は，混合された固体の農薬活性成分を液状化するまでには至らず，結合剤として機能するだけで，固体の農薬活性成分を焼成軽石の表面や内部空隙に結着させるにすぎないと考えられる。したがって，拡大先願発明において，農薬活性成分が製造過程において液状になることはなく，「液体」又は「液状物」が「含有」されたものとはいえないから，「液体の農薬活性成分」又は「農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物」を「含有」することを必須とする本願発明とはこの点において相違がある。

　確かに，本願発明と拡大先願発明はいずれも物の発明であるところ，本願発明において，液体溶媒に分散された固体農薬活性成分が繊維作物の破断物の内部空隙まで浸透せずに表面に結着して存在する場合，生成物同士を比較すると，本願発明と拡大先願発明との間で固体農薬活性成分の存在形態に違いがない以上，両者を区別することはできない。また，拡大先願発明において，ケナフ粉の空隙と焼成軽石成分粒子の大小関係次第では，ケナフ粉の内部にアニロホス，ベンフレセートを含めた固体の農薬活性成分粒子が侵入することも考えられるが，この場合，農薬活性成分が繊維作物破断物の内部へ浸透する場合の本願発明と，固体農薬活性成分の存在形態に違いがなくなり，両者を区別することはできないことになる。このように，本願発明と拡大先願発明の固体農薬組成物に重なり合う部分があることは否定できないが，本願発明の請求項に「液体の農薬活性成分」又は「農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物」を「含有」するという記載がある以上，拡大先願発明との対比においてこの点を無視することはできないのであって，拡大先願発明がこの点を具備しない以上，相違点と認めざるを得ない。」