引用発明に周知技術の構成を組み合わせることが容易ではないと判断された事例

知財高裁平成２４年６月６日判決

平成２３年（行ケ）第１０２８４号 審決取消請求事件

１．概要

　本件では、本件発明が進歩性なしと判断した無効審判審決が審決取消訴訟において取り消された。

　本件発明１と主たる引用発明との相違点（攪拌方式）は、甲第２号証および甲第３号証に開示された「周知技術」である。

　審決では、引用発明の攪拌方式に替えて周知の攪拌方式を採用することにより本件発明１に至ることは当業者にとり容易であると判断した。

　裁判所は、相違点に係る本件発明１の攪拌方式が周知であることは認めた。しかしながら、引用発明１に、甲第２号証および甲第３号証の開示事項を組み合わせることが容易であるか否かを具体的に検討した結果、組み合わせることが容易ではない、と判断した。

　審決では、引用発明１に、甲第２号証および甲第３号証の開示事項を組み合わせることがなぜ容易であるのかの具体的な検証は行われておらず、単に「周知技術だから組み合わせは容易である」と判断している。このような安易な判断が違法とされた。

　同様の判断は知財高裁平成２４年１月３１日判決平成２３年（行ケ）第１０１２１号 審決取消請求事件（本ブログ２０１２年２月１２日記事参照）等にも見られる。こちらの事例では、副引用発明が「周知技術」であるからといって特許庁側の立証負担が軽減されるわけではないと判示されており興味深い。

２．本件発明１、引用発明、一致点と相違点

請求項１の発明（本件発明１）

「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の１側に長尺壁を設け，その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に，該長尺壁の上端面にレールを敷設し，該レールを回転走行する車輪と該長尺開放側面側の床面上を該長尺開放側面に沿い回転走行する車輪とを配設されて具備すると共に該オープン式発酵槽の長尺広幅の面域の幅方向に延びる回転軸の全長に亘り且つその周面に多数本のパドルを配設して成り，且つ堆積物を往復動撹拌する正，逆回転自在のロータリー式撹拌機を具備した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設けると共に該オープン式発酵槽に対し，該長尺開放側面を介してその長さ方向の所望の個所から被処理物の投入堆積と発酵済みの堆肥の取り出しを行うようにしたことを特徴とするオープン式発酵処理装置。」

主引用刊行物に記載された発明（引用発明）

「有機性廃棄物を，発酵槽内に供給堆積して切返し撹拌することで，一定期間貯蔵して発酵させて堆肥化する発酵槽であって，

　発酵槽は二つの側壁と一つの端壁により三方を囲まれており，該発酵槽を挟んで端壁側とその向かい側に平行に走行レールがあって端壁側の走行レールは端壁上に敷設されており，

　走行レール間には，回転パドルを垂下する撹拌機を横行可能に備えた走行梁が，走行レールに沿って回転走行する車輪が設けられて走行可能にわたされており，

　発酵槽のブロック毎に有機質廃棄物の供給と堆肥の取り出しを自由におこない，滞留日数を独立に設定するようにした発酵槽。」

引用発明と本件発明１の一致点

「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の１側に長尺壁を設け，その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に，該長尺壁の上端面にレールを敷設し，該レール上を回転走行する車輪と該長尺開放側面側の床面上を該長尺開放側面に沿い回転走行する車輪とを配設されて具備する撹拌機を具備し，該オープン式発酵槽に対し，該長尺開放側面を介してその長さ方向の所望の個所から被処理物の投入堆積と発酵済みの堆肥の取り出しを行うようにしたことを特徴とするオープン式発酵処理装置。」

引用発明と本件発明１の相違点

　本件発明１の撹拌機が「オープン式発酵槽の長尺広幅の面域の幅方向に延びる回転軸の全長に亘り且つその周面に多数本のパドルを配設して成り，且つ堆積物を往復動撹拌する正，逆回転自在のロータリー式撹拌機を具備した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設ける」ものであるのに対し，引用発明における撹拌機は，そのような特徴を有さない点。

３．審決における、引用発明と本件発明１の相違点に係る構成の容易想到性に係る判断

「家畜糞等の有機質廃物の発酵処理装置であって，発酵槽の幅方向に伸びて正逆回転可能な回転軸の全長にわたって多数本のパドルを有する攪拌機を，台車により発酵槽の長手方向に往復走行可能なようにした撹拌装置は，本件発明１の出願前に周知のものである。

・・・

したがって，引用発明において採用する撹拌方式に替え，上記周知の撹拌方式を採用することで本件発明１における発明特定事項に想到することは，当業者であれば容易になしうるところである。」

４．裁判所の判断のポイント

「したがって，本件出願当時，発酵槽の長尺方向の側壁ないし縁部にレールや溝を設けたり，あるいはレール等を設けずに単に走行路を設定して，発酵槽の上方を跨ぐような構造を有する台車がこの走行路を車輪で往復走行できるようにし，かつこの台車に，回転軸に撹拌のためのパドル等が取り付けられており，正回転，逆回転による回転動作（撹拌動作）が自在な撹拌機を搭載する程度までのことは，当業者の周知技術にすぎなかったということができる。そして，甲第２，第３号証に記載されたかかる周知技術と引用発明はその技術分野が共通であり，甲第２，第３号証に記載された発酵槽（処理槽，堆積槽）が，引用発明の発酵槽と同様に，内部を隔壁で物理的に区切らない単一槽であることまでは是認できる。

　しかしながら，甲第２号証には・・・台車を所望の位置に動かして，所望の範囲（領域）で撹拌動作を指定した頻度（回数）で行うことで，領域ごとに被処理物の滞留日数及び撹拌頻度を管理することは記載されていない。また，甲第３号証にも・・・台車を所望の位置に動かして，所望の範囲（領域）で撹拌動作を指定した頻度（回数）で行うことで，領域ごとに被処理物の滞留日数及び撹拌頻度を管理することは記載されていない。

　他方，前記のとおり，引用発明が解決しようとする課題は，発酵槽内を複数の領域に概念的，論理的に区切り，領域ごとに被処理物の滞留日数及び撹拌頻度を管理する点にあり（甲１の２頁左下欄１０～１６行），引用発明の撹拌機も，下記第１図のとおり，発酵槽（１）内からいったん移動通路（１５）上に移動させた後，移動通路上を発酵槽の長尺方向に沿って他の領域の前（開口部側）まで移動させ，再度発酵槽内に移動させることによって，上記の領域ごとの被処理物の撹拌頻度の管理を可能にするものである。

　したがって，引用発明においては，撹拌機の構成と移動通路とは機能的に結び付いているものである。

　そうすると，引用発明の発酵処理装置の構成から移動通路（１５）を省略し，かつ奥行き方向に往復して撹拌する撹拌機の構成を長尺方向にのみ往復移動しながら撹拌動作する甲第２，第３号証から認められる周知技術に係る撹拌機の構成に改め，同時に概念的，論理的に複数に区切られた発酵槽内の領域を，発酵槽開口部の所望の個所から被処理物の投入・堆積・取出しを行うことができるようにするべく，領域ごとに被処理物の滞留日数及び撹拌頻度を管理することができるようにすることは，甲第２，第３号証に表れる構成が当業者に周知のものであるとしても，本件出願当時，当業者において容易ではあったと認めることはできない。したがって，これと異なる「引用発明において採用する撹拌方式に替え，上記周知の撹拌方式を採用することで本件発明１における発明特定事項に想到することは，当業者であれば容易になしうるところである。」との審決の判断は誤りである。」

クレーム中の数値範囲の下限のみが規定されている場合の実施可能性が争われた事例

知財高裁平成２４年６月１３日判決

平成２３年（行ケ）第１０３６４号 審決取消請求事件

１．概要

　本事例は拒絶査定不服審判において実施可能性要件、サポート要件違反と判断されたものの、知財高裁にて審決が取り消された事例である。

　本願発明１は「モータ・ハウジングのポリマー材料が，該モータ・ハウジングに沿って流れるポンプ流体への該固定子からの熱の放散を容易にするために，熱伝導性で電気絶縁性の充填剤を少なくとも４０重量％の量で含有する」という特徴を含む。

　裁判において被告（特許庁長官）は、上記の規定では、上限が規定されていないことから「１００重量％近くの場合も含まれるところ，このような場合には，充填剤が４０重量％であるマトリックス材料とはその材料構成が著しく異なり，当業者は，モータ・ハウジングをどのようにして形成するのかを容易に実施し得ない」と指摘した。

　これに対して裁判所は、本願発明の「モータ・ハウジング」は「流体によって冷却される，比出力が高い電動モータ」として使用可能な程度に強度等を備えていることは当然の前提であり、被告の前提（１００重量％近くも含む）は不合理である、と判断し、実施可能要件違反にはあたらないと判断した。

２．本願発明１

【請求項１】ポリマー材料で作製されて固定子を含むモータ・ハウジングを備えた流体冷却式電動モータであって，モータ・ハウジングの長さが当該モータ・ハウジングの外径の少なくとも２倍であり，該電動モータ・ハウジングの外表面に沿ってポンプ流体を流すポンプ部分を駆動し，／モータ・ハウジングのポリマー材料が，該モータ・ハウジングに沿って流れるポンプ流体への該固定子からの熱の放散を容易にするために，熱伝導性で電気絶縁性の充填剤を少なくとも４０重量％の量で含有することを特徴とする電動モータ

３．審決の要点

　審決では本願発明が実施可能要件（特許法３６条４項）およびサポート要件（同条６項２号）に違反すると判断した。具体的な理由のひとつは以下の通り。

「本願明細書【０００７】に「熱伝導性を著しく増大させるために，充填剤の量は，少なくとも４０重量％であるべきである。」と記載されているが，少なくとも熱伝導性の程度が明らかにされていない充填剤をポリマーに４０重量％混合すると，なぜ，熱伝導性が著しく増大するのかその根拠が不明である（臨界的な効果があるのか，又は，充填剤の量を大きくすると問題が起きるのか等を明瞭にされたい。）」

４．被告（特許庁長官）の主張

　上記点に関する裁判段階での被告の主張は以下の通り。

「本願明細書【０００７】の記載部分についてみると，マトリックス材料に対する充填剤の充填料は，４０重量％以上であることのみ特定されているから，１００重量％近くの場合も含まれるところ，このような場合には，充填剤が４０重量％であるマトリックス材料とはその材料構成が著しく異なり，当業者は，モータ・ハウジングをどのようにして形成するのかを容易に実施し得ない。

　また，マトリックス材料であるポリマー材料は，「液体エポキシ樹脂」が，充填剤は，「Ａｌ_２Ｏ_３細粉」が，それぞれ例として挙げられているが（本願明細書【００２０】），エポキシ樹脂には様々のものがあり，その物性も異なるばかりか，Ａｌ_２Ｏ_３細粉の熱伝導性も，一義的に決まらないから，これらのポリマー材料に４０重量％の充填剤を混合しても，全てのものの熱伝導性が著しく増大するとは推認できず，また，本願明細書及び図面にも，このことを裏付ける記載や示唆はなく，しかも，「液体エポキシ樹脂」や「Ａｌ_２Ｏ_３細粉」について，当業者が実施できる程度に具体化されたものも，記載や示唆がない。

　特に，ポリマー材料よりも熱伝導性の高い充填剤を混合する場合，充填剤の混合比率の増大に比例してその熱伝導率が増大すると考えるのが技術的に自然であり，特定の混合比率において熱伝導率が急変するとは推認し難いところ，本願明細書には，４０重量％で熱伝導率が著しく増大する理由について何らの記載も示唆もない。

　よって，本願明細書では，充填剤の量を４０重量％とすることで熱伝導率が著しく増大する理由が不明であるから，当業者が容易に実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。」

５．裁判所の判断のポイント

「３ 本願明細書【０００７】の記載部分について

(1) 原告は，本件審決が引用する本件拒絶理由が根拠不明であると指摘する本願明細書【０００７】（前記１(2)オ）の「熱伝導性を著しく増大させるために，充填剤の量は，少なくとも４０重量％であるべきである。」との記載部分が明瞭であって，法３６条４項の規定に違反しない旨を主張する。

(2) そこで検討すると，前記２(2)に認定のとおり，本願明細書の記載によれば，本願発明及び本願明細書における「ポリマー材料」は，市販品として入手可能なデュロマーと充填剤（少なくとも４０重量％）とを混合し，射出成形やドレンチングなどによって形成したものであるところ，当業者は，本願明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき，当該製造方法により上記「ポリマー材料」を製造し，もって本願発明を実施することができたものと優に認められる。

　したがって，前記(1)に引用の本願明細書【０００７】の記載部分が意味するところは，明瞭であって，本願明細書は，当該記載部分が存在することによって，法３６条４項に違反するというものではない。

(3) 以上に対して，被告は，本願発明の構成では充填剤の充填量が１００重量％近くの場合も含まれる結果，モータ・ハウジングをどのようにして形成するのかを当業者が容易に実施し得ない旨を主張する。

　しかしながら，本願明細書の記載（前記１(2)キ。【００１２】～【００１５】）及び図１によれば，本願発明の「モータ・ハウジング」は，ポンプ及び電動マイクロモータ等を備える構造的な部材であることが明らかであって「流体によって冷却される，比出力が高い電動モータ」として使用可能な程度に強度等を備えていることは，当然の前提であるというべきであって，モータ・ハウジングを構成する「ポリマー材料」について，充填剤が１００重量％近くとなり，主たる成分であるデュロマーをほとんど含まない材料を使用することは，それ自体，想定することが不合理な前提である。

　したがって，被告の上記主張は，それ自体不合理なものとして採用できない。

　また，被告は，本願発明の「ポリマー材料」となるデュロマー（液体エポキシ樹脂）の物性や充填剤（Ａｌ_２Ｏ_３の細粉）の熱伝導性が一義的に決まらないから，本願発明の作用効果が推認できず，デュロマーが４０重量％以上含有されることで熱伝導率が著しく増大する理由（臨界性）が不明であるばかりか，液体エポキシ樹脂やＡｌ_２Ｏ_３の細粉も当業者が実施できる程度に具体化されていない旨を主張する。しかしながら，作用効果の有無や，デュロマーの重量比が有する技術的意義は，いずれも本願発明の容易相当性の判断において考慮され得る要素の一つであるにすぎず，実施可能性とは直接関係がないばかりか，上記の液体エポキシ樹脂及びＡｌ_２Ｏ_３の細粉の材料は，いずれも市販品として容易に入手可能である（甲２１，２２）から，これらの材料の詳細が本願明細書に示されていないからといって，当業者が本願発明を実施できなくなるものではない。」

拒絶査定不服審判請求書を却下する前に審判長が審判請求人に対して意思確認をしなかったことの違法性が争われ、違法性はないと判断された事例

知財高裁平成２４年６月６日判決
平成２４年（行ケ）第１００６１号 審判請求書却下決定取消請求事件

１．概要
　拒絶査定不服審判を請求する際に「請求の理由」を具体的に記載する時間がない場合、審判請求書（および場合により請求項を補正する手続補正書）のみを期限内に提出することがある。この場合、審判長は請求人に対し相当の期間を指定して、請求書について補正すべきことを命じなければならず（特許法１３３条１項）、請求人が当該補正命令により指定した期間内（通常は３０日）に請求書の補正をしないときは、決定をもってその補正書を却下することができる。
　審判請求書の補正命令の応答期間内に請求書の補正をしない場合には、請求人に特許庁から電話で問い合わせがあり、審判を継続する意思の確認と、請求書を却下してよいかの確認が行われることが通常である。ただし、この運用は法律上担保されたものではない。
　本件事例では、審判請求人が、補正命令応答期間内に、審判請求の理由を記載するのに必要な実験データ等の入手等に手間取っているため審判請求の理由が記載できないこと、数ヶ月の猶予を与えてほしいことを示した上申書を提出した。
　審判長は補正命令応答期間後に請求人の意思を確認することなく審判請求書を却下した。
　裁判において原告（審判請求人）は上記取り扱いが通常の運用と異なっており違法である旨主張した。
　裁判所は審判請求書の却下に違法性はないと判断した。却下するか否かは審判長の裁量権の範囲内であり、上申書において原告は具体的な事情を説明していないこと等の事情を考えると違法と評価される理由はない、というのが裁判所の判断であった。

２．裁判所の判断のポイント
「１．認定事実
・・・
(1) 原告は，平成１７年６月１６日，発明の名称を「てんかんおよび関連疾患を治療するためのスルファメートおよびスルファミド誘導体」とする特許を出願したが（特願２００７－５１６７８９。甲１の１），平成２３年２月２１日付けで，次の理由により本件拒絶査定を受けた（甲１の２）。
(2) 原告は，平成２３年７月４日，本件事務所を代理人として，本件拒絶査定に対して本件審判を請求したが，その際，本件請求書の請求の理由欄には，「詳細な理由は追って補充する。」とのみ記載した（甲１の３）。
(3) 特許庁は，本件請求書を受理してこれに不服２０１１－１４２２８号との事件番号を付し，特許庁長官により指定された本件審判長は，平成２３年７月１９日，特許法１３３条１項に基づき，本件事務所に対して本件指令書を発送したが，そこには次の記載があった（甲１の４）。
「この審判請求手続について，方式上の不備がありますので，この指令の発送の日から３０日以内に，下記事項を補正した手続補正書（方式）を提出しなければなりません。
　上記期間内に手続の補正をしないときは，特許法第１３３条第３項の規定により審判請求書を却下することになります。
記
１．審判請求書の【請求の理由】の欄。
（注）請求の理由が正確に記載されていません。」
(4) 本件事務所は，平成２３年８月１８日，特許庁長官に対して本件上申書を提出したが，そこには，「上申の内容」として次の記載があった（甲１の５）。
「本件請求人は，当該請求の理由を記載するのに必要な実験データ等の入手等に手間取っているので，上記指定期間内には十分な請求の理由を記載できないと連絡して参りました。したがって，上記書面の提出期間について数ヶ月のご猶予を与えて戴きたく，ここに上申いたします。」
(5) 特許庁内部では，「審判事務機械処理便覧」という文書により，特許出願に対する拒絶査定不服審判請求について補正命令（特許法１３３条１項）を発した後，請求人からこれに対する応答がなかった場合，このことを確認した事務担当者は，審判長名の却下決定の文案を作成するが，これについて審判長による決裁（決定）を受ける前に，却下処分前通知書の発送を確認することとされているほか，却下処分前通知に先立って請求人からの上申書等が存在した場合には，却下処分前通知の発送を留保することとされている（甲１２）。また，特許庁においては，特許出願に対する拒絶査定不服審判請求について補正命令（特許法１３３条１項）を発する場合，手続補正のための相当の期間として３０日を指定する運用が行われているが，請求人から当該指定期間内に補正についての期間の猶予を求める上申書が提出された場合，審判長は，当該指定期間を経過しても直ちに請求書を却下する決定をするとは限らず，あるいはそのような上申書が提出されなくても，特許庁からの郵便はがきによる却下処分前通知又は電話による手続続行の意思の有無の確認を経てから，請求書を却下する決定をする運用が行われている（甲２～６，８，９）。
(6) しかるところ，本件審判の担当審判書記官は，原告又は本件事務所に対して，手続補正書が提出されていない旨の通知（却下処分前通知）を郵送し，あるいは電話で手続続行の意思の有無を確認するなどしなかった。そして，本件審判長は，平成２３年９月３０日，特許法１３３条３項に基づき，本件請求書を却下する決定をし（本件決定），その謄本は，同年１０月２４日，本件事務所に送達された（甲１の６，甲１１，乙１）。
　決定書に記載された本件決定の理由は，次のとおりである。
「本件審判請求書には理由が無いから，審判長は期間を指定してその補正を命じた。しかし，審判請求人は指定された期間内にこれを補正しないので特許法第１３３条３項の規定により，本件審判請求書を却下すべきものとする。よって，結論のとおり決定する。」

２ 本件決定の違法性について
(1) 特許法１３３条３項に基づく請求書の却下決定に関する裁量について特許出願について拒絶をすべき旨の査定を受けた者は，その査定に不服があるときは，拒絶査定不服審判を請求することで特許査定又は拒絶査定の取消しを求めることができ（特許法１２１条１項，１５９条３項，５１条，１６０条１項），その際，請求の理由等を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない（同法１３１条１項３号）ところ，審判長は，請求書がこの規定に違反しているときは，請求人に対し，相当の期間を指定して，請求書について補正をすべきことを命じなければならず（同法１３３条１項），請求人が当該補正命令により指定した期間内に請求書の補正をしないときは，決定をもってその請求書を却下することができるとされている（同条３項）。そして，特許法は，審判長が上記決定をすべき時期については何ら規定していないところ，上記補正命令に基づく補正が上記相当の期間内にされない以上，あえて当該決定を遷延させることについて積極的な意義は見出し難い一方で，当該補正が当該相当の期間経過後にされた場合，当該補正を却下して請求書を却下する決定をしなければならない理由も見当たらない。したがって，審判長は，請求書を却下する決定の要件が充足したとしても，直ちに当該決定をしなければならないものではないというべきである。
　以上によれば，審判長は，特許法１３１条１項に違反する請求書について，同法１３３条１項に基づく補正命令により指定した相当の期間内に補正がされなかった場合，いかなる時期に同条３項に基づく当該請求書を却下する決定をするかについての裁量権を有しており，当該決定は，具体的事情に照らしてその裁量権の逸脱又は濫用があった場合に限り，違法と評価されるというべきである。
(2) 本件決定の時期と裁量権の逸脱又は濫用の有無について
ア これを本件についてみると，原告は，前記１(1)に認定のとおり，平成２３年２月２１日付けで，本件出願に係る明細書に実験データ等が記載されていないことなどから，本件出願に係る発明が引用文献に記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたことを理由とする本件拒絶査定を受けており，この時点で，当該実験データ等の入手が本件出願に係る発明について特許査定を受ける上で重要であり，拒絶査定不服審判を請求した場合の争点となることを認識していたものと認められる。
　原告代理人である本件事務所は，前記１(2)に認定のとおり，本件拒絶査定から約４か月を経過した平成２３年７月４日，本件審判を請求したが，本件請求書の請求の理由欄には，「詳細な理由は追って補充する。」と記載するにとどまっているから，本件請求書は，請求の理由の記載がないものとして特許法１３１条１項３号に違反するものというほかない。
　これに対して，本件審判長は，前記１(3)に認定のとおり，平成２３年７月１９日，本件指令書を発送し，その発送から３０日以内に本件請求書の請求の理由を補正するよう命令したが，本件事務所は，前記１(4)に認定のとおり，本件指令書が指定した期間の末日であり，本件拒絶査定から約６か月を経過した同年８月１８日に至って，「実験データ等の入手等に手間取っている」ことを理由として，手続補正書の提出期間について数か月の猶予を求める旨を記載した本件上申書を提出するにとどまり，それ以上に，いかなる実験データ等をどのように入手するのかや，いかなる事情が理由となって当該実験データ等の入手等に更に数か月の時間を要するのかについて，何ら具体的な説明をしていないし，上記以外に本件請求書の請求の理由の補正について更なる期間の猶予を求める理由も説明していない。
イ 他方，特許庁内部では，前記１(5)に認定のとおり，「審判事務機械処理便覧」という文書により，特許法１３３条３項に基づく請求書の却下決定に先立って，請求人からの上申書等の有無や却下処分前通知書の発送を確認することとされているほか，請求人から，同条１項に基づく指定期間内に手続補正についての期間の猶予を求める上申書が提出された場合，審判長は，当該指定期間を経過しても直ちに請求書を却下する決定をするとは限らず，あるいはそのような上申書が提出されなくても，特許庁からの郵便はがきによる却下処分前通知又は電話による手続続行の意思の有無の確認を経てから，請求書を却下する決定をする運用が行われている。
　しかしながら，上記「審判事務機械処理便覧」という文書は，あくまでも事務担当者の便益のために特許庁内部における事務処理の運用を書面化したものであるにすぎず，特許法の委任を受けて請求人との関係を規律するものではないし，特許庁内部におけるその余の上記運用も，いずれも特許法に根拠を有する手続ではなく，実務上の運用として行われているにすぎないから，このような運用に従わない取扱いがされたからといって，そのことは，原則として当不当の問題を生ずるにとどまり，直ちに請求書の却下決定に関する時期についての裁量権の逸脱又は濫用となるものではない。
　そして，前記１(6)に認定のとおり，本件審判の担当審判書記官が，原告又は本件事務所に対し，手続補正書が提出されていない旨の通知（却下処分前通知）を郵送し，あるいは電話で手続続行の意思の有無を確認するなどしなかったことは，それ自体，拙速の感を免れず，上記「審判事務機械処理便覧」という文書の記載及び特許庁内部におけるその余の上記運用との関係では相当性を欠くことが明らかであったというほかない。しかしながら，本件決定に先立ってこれらの運用を経ていないとしても，前記アに認定の事実に照らせば，特許庁のそのような対応とは別に，原告は，補正に必要な実験データを入手し得る時期，その入手等に要する具体的な時間及びその時点において更に期間の猶予を求める必要があるのであればその理由を，いずれも進んで説明すべきであったというべきであって，特許庁から確認などを求められることがなかったからといって，その確認などを求められるまで補正を命じられた期間を徒過し得るわけではなく，そのことは，本件決定がその時期についての裁量権を逸脱又は濫用したとするに足りるものではない。
ウ 以上によれば，原告は，本件拒絶査定により本件審判における争点を認識しており，当該争点についての立証について，本件審判の請求まで約４か月，本件指令書により指定された補正のための指定期間の満了まで約６か月にわたる準備期間を与えられていながら，その立証準備の状況等について何ら具体的に説明をせずに当該指定期間を徒過していたのであるから，原告が外国法人であって，本件事務所との間の意思疎通について内国人よりも時間と費用を要することや，本件決定に先立って，郵便はがきによる却下処分前通知又は電話による手続続行の意思の有無の確認といった特許庁内部で行われていた運用に従った取扱いがされていなかったこと，そして，そのことから，仮に，本件事務所において自ら補正の理由書を提出するまで本件請求書が却下されることはないと期待していたとすれば，本件審判長がその期待を与えたことを考慮しても，本件審判長は，本件請求書を却下した時点において，当該決定を遷延させ，もって原告のために更に補正のための猶予期間を与える必要はなかったものというほかなく，本件拒絶査定から約７か月後であって当該指定期間の満了から４３日後にされた本件決定は，審判長が有する請求書の却下決定をする時期についての裁量権を逸脱又は濫用したものとはいえない。」

進歩性主張のための追加実験データが参酌された事例

知財高裁平成２４年５月２８日判決
平成２２年（行ケ）第１０２０３号 審決取消請求事件

１．概要
　本事例では、拒絶査定不服審判審決における進歩性無しという判断が、知財高裁により覆された。
　本願発明は腫瘍の抑制効果を有するベクターを対象とする。明細書にはこの効果がある旨記載されているが、それを確認した実験結果が数値に基づいて具体的には開示されていない。
　原告（出願人）は引用発明に対する有利な効果を証明するために、実験成績証明書等を追加提出した。
　審決は明細書の開示は単なる願望の表明に過ぎず、追加データを参酌する余地なしと判断した。
　一方知財高裁は、明細書には「曲りなりにも実験結果が記載されている」、「架空の実験を記載したものと断定することはできない」、「必要な実験をしなかったとする被告の主張は憶測の域を出るものでな」い、等の理由から、明細書の効果が確かに達成されることを示す証拠として追加実験データを参酌し、審決が違法であると判断した。明細書に開示してある効果は、たとえ具体的な数字が記載されていなくとも原則真実と推定し、記載された効果を裏付ける実験結果は進歩性肯定の資料として参酌しましょう、という判断が下されたと理解できる。

２．本願発明１
「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19 調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する，腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクターであって，前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である，前記ベクター。」

３．引用発明との一致点、相違点
　審決が認定した引用発明１との一致点および相違点は以下の通り：
一致点
　「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する，腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター」である点。
相違点(i)
　該調節配列が，本願発明１は，’Ｈ１９’の調節配列であるのに対し，引用発明１は，Ｈ１９の調節配列ではない点
相違点(ii)
　該腫瘍細胞が，本願発明１は，膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し，引用発明１は，膀胱癌細胞又は膀胱癌と特定されていない点

　審決では、本願優先日前に、調節配列としてＨ１９調節配列は公知であったことなどを理由として、引用発明１から本願発明に至ることは容易であると判断した。

４．実験データ
　出願時明細書段落００７８には、本願発明の効果を裏付ける試験結果として以下の通り記載されている。
「対照及び実験群の間で，腫瘍のサイズ，数及び壊死を比較する。シュードモナス毒素の発現は，マウスの実験群からの膀胱腫瘍内のＨ１９の発現と同時局在化することがわかる。さらに，マウスの実験群の膀胱腫瘍は，マウスの対照群内の膀胱腫瘍に比べてサイズ及び壊死が減少している。」

　この部分は「現在形」で書かれており、具体的な数値は含まれていない。
　原告（出願人）は、段落００７８記載の効果を具体的に示した実験成績証明書や、優先日後に出願人も筆者となって公開された、実験データを載せた論文を追加提出し、本願発明が、優先日当時の技術常識からは予測できない有利な効果を有することの立証を試みた。

５．追加実験データを参酌すべきでないという被告（特許庁長官）の主張
「本願当初明細書の実施例である９節（段落【００７７】，【００７８】）では，膀胱腫瘍モデルマウスにおけるＨ１９調節配列を使用した遺伝子療法の一般的な方法が記載されているにとどまり，マウスに実際に投与する際の具体的手法等について記載されていない。実験結果についても，「マウスの実験群内の膀胱腫瘍は，対照群内の膀胱腫瘍と比較し，腫瘍の大きさが減少し壊死する」という記載がなされているにとどまり，具体的な腫瘍の計測結果や壊死の状況は一切記載されておらず，実験結果を客観的に確認できない。そして，９節では，他の実施例には存在する「結果と考察」欄が記載されていない上に，他の実施例では過去形で実験結果が記載されているのとは対照的に，現在形で実験結果が記載されており，実際に実験が行われたか疑問である。原告が真に実験を行っていれば，容易にその結果を本願当初明細書に記載できたはずであって・・・本願明細書の作用効果の記載（段落【００７８】）は，いわば願望を記載したものにすぎない。原告が参考文献として提出する文献がいずれも本件出願後のものであるのは，この証左である。かかる具体性を欠いた記載をもって発明の作用効果を開示したものとすることは，何らの実験による確認無しに，憶測のみで多数の可能性について特許出願し，出願後に確認を行い初めて効果があると判明した部分について，その後参考文献や実験成績証明書と称してデータを提出することにより特許権を取得することを許す結果となって，出願当初から十分な確認データを開示する第三者との間に著しい不均衡を生じ，先願主義の原則にも悖るし，発明の公開の代償として独占権を付与する特許制度の趣旨に反する。」

６．追加実験データの参酌に関する裁判所の判断のポイント
「本願明細書の段落【００７８】には，化学的に膀胱腫瘍を発症させたマウスに対し，Ｈ１９調節配列を使用した遺伝子療法を施した実施例につき，「対照及び実験群の間で，腫瘍のサイズ，数及び壊死を比較する。シュードモナス毒素の発現は，マウスの実験群からの膀胱腫瘍内のＨ１９の発現と同時局在化することがわかる。さらに，マウスの実験群の膀胱腫瘍は，マウスの対照群内の膀胱腫瘍に比べてサイズ及び壊死が減少している。」との記載があり（なお，最後の１文は，「膀胱腫瘍のサイズが減少し，膀胱腫瘍が壊死している」の誤りであることが明らかである。），本願発明１のベクターによって，マウスを使用した膀胱腫瘍に対する実験で，対照群に対して膀胱腫瘍の大きさが有意に小さくなり，腫瘍細胞の壊死が見られた旨が明らかにされている。
　そして，上記に加えて，本願発明１の発明者らも執筆者として名を連ねている論文である「The Oncofetal H19 RNA in human cancer, from the bench to the patient」（Cancer Therapy３巻，２００５年（平成１７年）発行，審判での参考資料１，甲１０）１ないし１８頁には，Ｈ１９遺伝子調節配列を用いたベクターの効果について，①膀胱癌（腫瘍）を発症させたマウスにジフテリア毒素を産生する遺伝子（ＤＴ－Ａ）等を誘導するプロモーターを使用したベクターを投与したところ，対照のマウスに対して腫瘍の平均重量が４０％少なかったこと，②ヒト膀胱癌（腫瘍）を発症させたヌードマウスにＤＴ－Ａを誘導するプロモーターを使用したベクター（ＤＴＡ－Ｈ１９）を投与したところ，投与しない対照のマウスが腫瘍の体積を２．５倍に拡大させたのに対し，腫瘍の増殖速度が顕著に小さく，広範囲の腫瘍細胞の壊死が見られたこと，③膀胱癌（腫瘍）を発症させたラットに上記ベクターＤＴＡ－Ｈ１９を投与したところ，対照のラットに対して腫瘍の大きさの平均値が９５％も小さかったこと，④難治性の表層性膀胱癌（腫瘍）を患っている２人の患者に経尿道的に上記ベクターＤＴＡ－Ｈ１９を投与したところ，腫瘍の体積が７５％縮小し，腫瘍細胞の壊死が見られ，その後１４か月（１人については１７か月）が経過しても移行上皮癌（ＴＣＣ）が再発しなかったことが記載されている。また，原告が提出する参考資料である「1.1 Compassionate Use Human Clinical Studies」と題する書面（審判での参考資料２，甲１１）及び本願発明１の発明者らも執筆者として名を連ねている論文「Plasmid-based gene therapy for human bladder cancer」（QIAGENNEWS 2005，審判での参考資料４，甲１３）にも，上記④と概ね同様の効果に係る記載がある。
　本願明細書の段落【００７８】には，具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけではないが，上記①，②は上記段落中の本願発明１の作用効果の記載の範囲内のものであることが明らかであり，甲第１０号証の実験結果を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌しても，先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないというべきである。
　そうすると，本願発明１には，引用例１，３ないし６からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといい得るから，前記(1)の結論にもかんがみれば，本件優先日当時，当業者において容易に本願発明１を発明できたものであるとはいえず，本願発明１は進歩性を欠くものではない。」

「被告は，本願明細書の９節では，他の実施例には存在する「結果と考察」欄が記載されていない上に，他の実施例では過去形で実験結果が記載されているのとは対照的に，現在形で実験結果が記載されているし，原告が真に実験を行っていれば，乙第６号証のように容易にその結果を本願当初明細書に記載できたはずであって，作用効果の記載（段落【００７８】）は，いわば願望を記載したものにすぎない旨を主張する。
　確かに，本願明細書（甲７）の他の実施例に係る８，１０，１１節中には「結果と考察」欄がある一方，９節には同欄がなく，９節では現在形で実験結果が記載されている。しかしながら，段落【００７８】を含む９節には曲がりなりにも実験結果が記載されているのであって，記載中の項目立ての体裁や文章の時制が異なるからといって，架空の実験を記載したものと断定することはできない。また，本願発明１の発明者らも執筆者に名を連ねている論文「USE OF H19 REGULATORYSEQUENCES FOR TARGETED GENE THERAPY IN CANCER」（Int. J. Cancer９８巻，２００２年（平成１４年）発行，乙６）６４５ないし６５０頁には，膀胱癌（腫瘍）を発症させたマウスにジフテリア毒素を産生する遺伝子（ＤＴ－Ａ）等を誘導するプロモーターを使用したベクター（ＤＴＡ－ＰＢＨ１９）を投与したところ，対照のマウスに対して腫瘍の平均重量が４０％少なく，平均体積も４０％小さかったことが記載されており，これは前記(2)の④の実験結果と同趣旨のものである（なお，甲第１０号証は２００２年に発表した実験結果を引用している。）。しかしながら，かかる論文が存在するからといって，本願発明１の発明者らが，本件優先日当時に本願発明１のベクターを用いた実験を行っておらず，乙第６号証記載の実験がされるまで必要な実験をしなかったとする被告の主張は，憶測の域を出るものではなく，これを採用することはできない。」

主引用文献に課題が示されていないことを理由に進歩性が肯定された事例／用途限定が物の発明を区別する構成要件と認定された事例

知財高裁平成２４年５月２３日判決
平成２３年（行ケ）第１０２４９号 審決取消請求事件

１．概要
　本事例では進歩性、同日出願発明に対する同一性等について争われた。
　進歩性判断は審決、判決ともに肯定的であり、特許を維持する判断がされた。具体的には、土木用シートに関する主引用発明（引用発明１－１）に、漁網に関する副引用発明（引用例２）の開示事項が適用可能であるか否かが争われた。引用例２に開示された、生分解性の付与という課題は繊維分野の当業者にとって「自明な課題」であり、引用発明１－１においても同様の課題を認識することは当然である、と判断できる可能性もあったように思われるが、審決、判決ともに技術分野と課題を「狭く」解釈し、引用発明１－１に引用例２の開示事項を適用することは容易ではないと判断した点で参考になる。

　発明の同一性については「土木用」という本件発明の用途限定が、防虫用シート等の「農業用」に限定された引用例３の発明と区別する要素になりうるかが争われた。判決は、土木用と農業用とでは使用の態様が異なることは自明であるから、両発明は区別可能であると判断した。土木用と農業用とでは使用される態様が異なる、とうのがその理由であるが、裁判所はもう少し具体的に理由を説明すべきではないかと感じられた。

２．進歩性について
２．１．本件発明
「一般式－Ｏ－ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＯ－を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする切断強度０．１ＧＰａ以上，切断伸度５％以上であり，且つヤング率が０．５ＧＰａ以上であるモノフィラメント及び／又はマルチフィラメントの複数本からなる生分解性土木用の溶融紡糸による繊維集合体」

２．２．引用発明１－１（進歩性主引用発明）
「耐摩耗性糸条によつて織成された土木用シートであって，該耐摩耗性糸条は，長手方向に走行する複数本の単糸と該単糸を囲繞すると共に該単糸相互間を固着する合成樹脂とからなる土木用シートであって，上記単糸はポリエステル系フィラメントであり，上記合成樹脂はポリ塩化ビニルである，土木用シート」

　本件発明と引用発明１－１との一致点：ポリエステルを主成分とするマルチフィラメントの複数本からなる土木用の溶融紡糸による繊維集合体

　本件発明と引用発明１－１との相違点：上記の，ポリエステルを主成分とするマルチフィラメントの複数本からなる土木用の溶融紡糸による繊維集合体が，本件発明では，一般式－Ｏ－ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＯ－を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする切断強度０．１ＧＰａ以上，切断伸度５％以上であり，且つヤング率が０．５ＧＰａ以上であるマルチフィラメントからなる生分解性の繊維集合体であるのに対し，引用発明１－１では，ポリエステルを主成分とする生分解性でない織成されたシートである点

２．３．引用例２（進歩性副引用発明）
「請求項１：分解性高分子をその構成素材としたことを特徴とする漁網
・・・請求項３：分解性高分子がポリ乳酸であることを特徴とする請求項１記載の漁網」

　引用例２には、漁網において、不要時の処分に関する問題（環境汚染の問題）を解決するために、その素材を生分解性のポリ乳酸とすることが記載されている。

２．４．争点
　引用発明１－１におけるポリステルとして、ポリ乳酸を使用することが容易に想到可能であるか否かが争われた。特に、漁網に関する文献である引用例２に開示された、素材を自然に分解させるためにポリ乳酸を使用するという事項を、土木用シートに関する引用発明１－１に適用可能であるか否かが争われた。
　審決では容易には想到できず進歩性ありと判断された。
　裁判所も同様に審決の判断を支持した。

２．５．進歩性についての裁判所の判断のポイント
「ウ 容易想到性について
　上記のとおり，引用例２には，従来，漁網を構成する素材としては安価な強度的に優れるポリアミド系，ポリエステル系，ポリエチレン系等の合成繊維糸が用いられているが，自然の環境下において極めて安定であり，長期にわたってその強度を維持するために，不要時の処分に困難を来し，環境汚染の原因となっていること，また，漁網をポリ乳酸等の分解性高分子により構成したため，水中に放置しておよそ数か月から１年以上経過後にはモノマー化し，最終的には微生物の餌となって消失してしまうことから，従来のような放置に伴う環境汚染の問題を生じないことが記載されている。
　しかし，引用例２に，漁網において，不要時の処分に関する課題を解決するために，その素材をポリ乳酸とすることが記載されているとしても，土木用シートについては何ら記載も示唆もないから，上記引用例２の記載は，土木用シートに関する引用発明１－１及び引用発明１－２において，不要時の処分に関する課題が存在することを示すものではない。しかも，引用発明１－１及び引用発明１－２において，素材を自然に分解させたいという課題はないから，そのような課題を解決するために素材をポリ乳酸とする動機付けが存在することを示すものでもない。
　以上のとおりであるから，引用発明１－１において，単糸の素材をポリ乳酸とする動機付けがあるということはできず，また，引用発明１－２において，マルチフィラメントの素材をポリ乳酸とする動機付けがあるということはできないから，本件発明と上記発明との相違点が，当業者が容易に想到することができたものとはいえない。
エ 原告の主張について
(ア) 原告は，動機付けの存否は主引用例のみで判断するのではなく，副引用例等の他の証拠や技術常識及び周知技術に基づいても判断しなければならないところ，本件において環境破壊を防止するために生分解性のポリ乳酸を採用しようとの動機付けは，引用例２に記載されており，本件審決の判断は誤りであると主張する。
　しかし，引用例２の記載は，土木用シートに関する引用発明１－１及び引用発明１－２において，素材を自然に分解させたいという課題が存在することを示すものではなく，そうすると，上記発明において，そのような課題を解決するために，素材をポリ乳酸とする動機付けが存在することを示すものでもない。
(イ) 原告は，引用例２の用途が漁網であって土木用途ではないとする本件審決の認定判断は，一致点に関するものであるから，相違点の検討で持ち出すべき事項ではなく，論理性においても誤りであると主張する。
　しかし，引用例１に記載された発明に，引用例２に記載された事項を適用することの容易想到性を判断する際に，両者の用途の関連性を検討すること自体に問題はなく，論理性においても誤りとはいえないから，原告の主張は採用できない。
(ウ) なお，原告が主張する引用例１に記載された発明において，素材を自然に分解させたいという課題が存在することを示すものではなく，そうすると，上記発明において，そのような課題を解決するために，素材をポリ乳酸とする動機付けが存在することを示すものでもないことは，上記と同様であり，上記発明に基づいて，本件発明を容易に想到することはできない。」

３．同日出願発明との同一性について
３．１．引用例３（同一出願人による同日出願の請求項に記載の発明）
「一般式－Ｏ－ＣＨＲ－ＣＯ－（但し，ＲはＨまたは炭素数１～３のアルキル基を示す）を主たる繰り返し単位とする脂肪族ポリエステルを主成分とする下記ａ群の用途の中のいずれかである生分解性農業用モノフィラメント及び／又はマルチフィラメント繊維集合体
ａ群
防虫用シート，遮光用シート，防霜シート，防風シート，農作物保管用シート，保温用不織布，防草用不織布，農業用ネット，農業用ロープ」

３．２．対比
本件発明と引用例３の発明との一致点：モノフィラメント及び／又はマルチフィラメントの複数本からなる生分解性の溶融紡糸による繊維集合体

相違点①：上記モノフィラメント及び／又はマルチフィラメントが，本件発明では，「一般式－Ｏ－ＣＨ（ＣＨ３）－ＣＯ－を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする」ものであり，「切断強度０．１ＧＰａ以上，切断伸度５％以上であり，且つヤング率が０．５ＧＰａ以上」のものであるのに対し，引用例３の発明では，「一般式－Ｏ－ＣＨＲ－ＣＯ－（但し，ＲはＨまたは炭素数１～３のアルキル基を示す）を主たる繰り返し単位とする脂肪族ポリエステルを主成分とする」ものであり，切断強度，切断伸度及びヤング率が特定されていないものである点

ウ 相違点②：本件発明は，用途が「土木用」であるのに対して，引用例３の発明は「農業用」であり，「ａ群 防虫用シート，遮光用シート，防霜シート，防風シート，農作物保管用シート，保温用不織布，防草用不織布，農業用ネット，農業用ロープ」の用途の中のいずれかである点

３．３．争点
　相違点②が、実質的な相違点となるか否かが争われた。審決、判決ともに実質的な相違点であり両発明は同一でないと判断した。

３．４．進歩性についての裁判所の判断のポイント
「ア 前記(2)ウの相違点②について，土木用と農業用では，繊維集合体の使用の態様が異なることは当業者において明らかであるから，相違点②は実質的な相違点である。
　したがって，相違点①について検討するまでもなく，本件発明は，引用発明３の発明と同一の発明であるとはいえない。
イ 原告の主張について
　原告は，土木用繊維集合体も農業用繊維集合体も，養生シートとして用いられるから，使われ方も同一であるのに，本件審決は，農業用養生シートは何の養生に用いられるのかに関して何らの認定判断もしていない結果，その判断を誤ったと主張する。
　しかし，具体的に何の養生に用いられるかを示すまでもなく，土木用と農業用では，養生シートの使用の態様が異なることは，当業者において明らかである。本件審決が，農業用について何の養生に用いられるか認定判断していないとしても，そのことは，上記発明の同一性の判断に影響を及ぼすものではない。」

複数の薬剤の併用医薬の新規性について争われた事例

知財高裁平成２３年４月１１日判決
平成２３年（行ケ）第１０１４８号 審決取消請求事件

１．概要
　本件発明１は複数の薬剤を組み合わせたことを特徴とする、用途が限定された医薬に冠する。
「(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，(2)アカルボース，ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬」

　本件発明１等の新規性が争われた。
　引用文献である引用例３には、本件発明１の有効成分を併用した場合の相乗的効果までは確認されていないものの、図面等や技術常識から、少なくとも相加的効果を期待して両者を併用することが記載されていると裁判所は認定した（審決では併用することが記載されていないという前提で新規性を判断し、特許は有効と判断していた）。
　裁判所はさらに、本件明細書に開示されている実験結果等が本件発明１の薬剤の組み合わせの相乗的効果を立証するものではないことから、本件発明１は引用例３に対して格別顕著な効果を有することも認められず、本件の効果を考慮して新規性を肯定することもできないと判断した。相乗的効果を証明するために被告が提出した追加の実験成績証明書は、参酌すべき基礎が明細書に見出せないことを理由に参酌されなかった。

　本件において、仮に明細書中の実験データが相乗的効果を証明するに十分なものと裁判所が認めた場合には、相加的効果以上の効果を示唆しない引用例３だけでは本件発明１の新規性は否定されなかったと考えられる。「格別顕著な効果」は一般的には進歩性判断の際に考慮される事項であるが、本件発明１のように選択発明に類似した発明の場合は新規性の判断においても考慮される。この考えは、選択発明の新規性について争われた昭和62年9月8日判決東京高等裁判所昭和60年（行ケ）第51号（本ブログ２０１０年８月２０日記事にて紹介）において明示的に表されている。

２．裁判所の判断のポイント
「(2) 引用例３の図３に記載の発明及び本件各発明の作用効果について
・・・・本件優先権主張日当時の当業者は，これらの作用機序が異なる糖尿病治療薬の併用投与により，いわゆる相乗的効果の発生を予測することはできないものの，少なくともいわゆる相加的効果が得られるであろうことまでは当然に想定するものと認めることができる。
　よって，当業者は，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩とアカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤との作用機序が異なる以上，両者の併用という引用例３の図３に記載の構成を有する発明の作用効果として，両者のいわゆる相加的効果が得られるであろうことを想定するものといわなければならない。
イ 他方，本件各発明は，いずれもピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩とアカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせた糖尿病又は糖尿病性合併症に対する予防・治療薬であるところ，本件明細書には，前記１(1)クに記載のとおり，塩酸ピオグリタゾンとボグリボースとの併用投与の実験についての記載がある。そして，その結果をみると，対照群（薬物投与なし）のラットから１４日後に得られた血漿グルコース濃度は，３４５±２９mg/dl であり，ヘモグロビンＡ１は，５．７±０．４％であるのに対し，塩酸ピオグリタゾン及びボグリボース併用投与群のラットでは，結晶グルコース濃度は，１１４±２３mg/dl であり，ヘモグロビンＡ１は，４．５±０．４％であるから，併用投与群において投与後に血漿グルコース濃度及びヘモグロビンＡ１が相当程度減少したことが一応示されているということができる。
　もっとも，上記実験においては，併用投与群のラットは，いずれも各単独投与群が投与された塩酸ピオグリタゾン及びボグリボースの各用量をそのまま併用投与されているため，結果として最も大量の糖尿病治療薬を摂取していることになるばかりか，ラットからの血液採取が各薬剤の１４日目の最後の投与から何分後にされたのかが不明であるから，上記実験結果の数値の評価は，相当慎重に行わなければならない。
　そうすると，以上の数値にもかかわらず，前記アに認定のとおり，当業者は，本件優先権主張日当時の技術常識に基づき，作用機序の異なるピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩とアカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤との併用投与により，両者のいわゆる相加的効果が得られるであろうことを想定するものと認められるのであって，本件明細書に記載の塩酸ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投与の実験結果は，両者の薬剤の併用投与に関して当業者が想定するであろういわゆる相加的効果の発現を裏付けているとはいえるものの，それ以上に，両者の薬剤の併用投与に関して当業者の予測を超える格別顕著な作用効果（いわゆる相乗的効果）を立証するには足りないものというほかない。
ウ 以上によれば，引用例３の図３に記載の発明及び本件各発明の血糖値の降下に関する各作用効果は，いずれもピオグリタゾン又はその薬理学に許容し得る塩とアカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤とを併用投与した場合に想定されるいわゆる相加的効果である点で共通するものと認められる。」

「(3) 本件発明１等の新規性について
　以上のとおり，引用例３の図３には，「ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩と，アカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα－グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬」という構成の発明が記載されているものと認められ，当業者は，本件優先権主張日当時の技術常識に基づき，当該発明について，両者の薬剤の併用投与によるいわゆる相加的効果を有するものと認識する結果，ピオグリタゾン等の単独投与に比べて血糖低下作用が増強され，あるいは少量を使用することを特徴とするものであることも，当然に認識したものと認められるほか，下痢を含む消化器症状という副作用の軽減という作用効果を有することも認識できたものと認められる。
　したがって，引用例３の図３には，本件発明１等の構成がいずれも記載されており，本件優先権主張日当時の技術常識を参酌すると，その作用効果又は作用効果に関わる構成もいずれも記載されているに等しいというべきであって，これらの発明は，いずれも特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明（特許法２９条１項３号）であるというほかない。」

「(4) 被告の主張について
ア 被告は，本件優先権主張日当時，糖尿病の薬物治療においては，異なる作用機序の薬剤を併用して用いれば例外なく，相加的又は相乗的な効果が必ずもたらされるとは認識されていなかったところ，引用例３には，その執筆者の陳述書（乙２４）からも明らかなとおり，将来のあり方（期待や可能性）が記載されているにとどまり，乙１７（甲２２）の記載からも明らかなとおりインスリン感受性増強剤と他の血糖降下剤との併用が技術的思想として確立していたとはいえないから，特許性を論じる場合に必要とされる「併用効果」の記載がない一方で，本件明細書には，ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投与が単独投与よりも優れているという当該「併用効果」の記載があるし，乙２０ないし２３はこれを裏付けるものである旨を主張する。
イ しかしながら，前記(1)ウに認定のとおり，作用機序が異なる薬剤を併用する場合，通常は，薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから，併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し，それぞれの効果が個々に発揮されると考えられる。そのため，併用投与によりいわゆる相乗的効果が発生するか否かについての予測は困難であるといえるものの，前記(2)アに認定のとおり，引用例１ないし４及び乙１７（甲２２）の記載によれば，本件優先権主張日当時の当業者は，これらの作用機序が異なる糖尿病治療薬の併用投与により，少なくともいわゆる相加的効果が得られるであろうことまでは当然に想定するものと認められる。したがって，被告の前記主張は，その前提に誤りがある。
　また，引用例３の作成者は，引用例３について，作用機序が異なる薬剤の併用の可能性を概説したものにすぎない旨の陳述書（乙２９）を提出しているが，作成者の意図はともかくとして，前記(1)エ及び(2)アに認定のとおり，引用例３の図３に接した当業者は，本件優先権主張日当時の技術常識に基づき，当該図３にいう前記「併用」との文言がＮＩＤＤＭ患者に対するピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤との併用投与という構成を示すものであって，これらの薬剤がそれぞれ有する別個の作用機序によりいわゆる相加的効果としての血糖値の降下という作用効果が発現することなどを認識したものと認められる。したがって，前記(3)に認定のとおり，引用例３の図３には，本件発明１等の構成がいずれも記載されており，本件優先権主張日当時の技術常識を参酌すると，その作用効果又は作用効果に関わる構成もいずれも記載されているに等しいというべきである。
　また，前記１(3)オに記載の乙１７（甲２２）の試験結果は，インスリン感受性増強剤であるトログリタゾンをＳＵ剤又はビグアナイド剤と併用投与した場合，ＳＵ剤又はビグアナイド剤の単独投与よりも血糖調節に改善がみられることを明らかにしているというべきであって，併用投与によるいわゆる相乗的効果を立証するものではないものの，インスリン感受性増強剤とそれとは異なる作用機序を有する血糖降下剤との併用投与について否定的な評価をもたらすものではない。
　さらに，前記(2)イに認定のとおり，本件明細書は，塩酸ピオグリタゾンとα－グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投与による作用効果についても，当業者が想定するであろういわゆる相加的効果を明らかにする余地があるにとどまり，当業者の予測を超える顕著な作用効果（いわゆる相乗的効果）や，あるいは原告の主張に係る「併用効果」なるものを立証するに足りるものではない。したがって，本件明細書には，本件各発明の作用効果の顕著性を判断するに当たり，被告が援用する乙２０ないし２３（被告所属の技術者が作成した実験成績証明書等）の記載を参酌すべき基礎がないというほかない。」

明細書中での効果の開示の程度と進歩性との関係が議論された事例

知財高裁平成２４年５月７日判決
平成２３年(行ケ)第１００９１号 審決取消請求事件

１．概要
　引用発明に対する進歩性に関して引用発明との相違点が本願発明では有利な効果をもたらすことを強調する場合に、実験結果等の裏づけが明細書中に開示されていることが必要となる場合がある。
　本事例では無効審判審決において進歩性が認められ特許は維持された。これに対して知財高裁は、明細書中に効果を具体的に確認した記述がないことを理由として進歩性を否定する結論を下した。

２．本件発明１
「混合物中に，活性成分として，〔Ｒ－(R*,R*)〕－２－（４－フルオロフェニル）－β，δ－ジヒドロキシ－５－（１－メチルエチル）－３－フェニル－４－〔（フェニルアミノ）カルボニル）－１Ｈ－ピロール－１－ヘプタン酸 半－カルシウム塩および，少なくとも１種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。」
（注：〔Ｒ－(R*,R*)〕－２－（４－フルオロフェニル）－β，δ－ジヒドロキシ－５－（１－メチルエチル）－３－フェニル－４－〔（フェニルアミノ）カルボニル）－１Ｈ－ピロール－１－ヘプタン酸」を「ＣＩ－９８１」ということがある。「半－カルシウム塩」，「半カルシウム塩」，「半カルシウム」及び「ヘミカルシウム塩」は同義である。）

３．先行技術との関係
ア 甲１発明
「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ抑制であるプラバスタチン，及び，酸化マグネシウム及び水酸化マグネシウム等の塩基性化剤を含有する安定性良好な医薬組成物。」
イ 本件発明１と甲１発明との一致点
「活性成分として，ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ抑制剤および少なくとも１種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤を含有する改善された安定化によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物」という点
ウ 本件発明１と甲１発明との相違点
「使用するＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼ抑制剤が，本件発明１はＣＩ－９８１半カルシウム塩であるのに対して，甲１発明はプラバスタチンである点。」
エ 甲２発明
「ＨＭＧ－ＣｏＡレダクターゼを抑制し，高コレステロール血症の治療に用いられる薬剤として〔Ｒ－(R*,R*)〕－２－（４－フルオロフェニル）－β，δ－ジヒドロキシ－５－（１－メチルエチル）－３－フェニル－４－〔（フエニルアミノ）カルボニル〕－１Ｈ－ピロール－１－ヘプタン酸ヘミカルシウム塩」
ただし、甲２には、開環型である、本件発明１で用いられるＣＩ－９８１ヒドロキシカルボン酸塩だけが掲示されているわけではなく、閉環型であるＣＩ－９８１ラクトン体も同様に使用可能であることが開示されている。
オ．争点
甲１発明の有効成分を、甲２発明に言及されているＣＩ－９８１半カルシウム塩に置換すすることにより本願発明を完成させることが容易であるか否か。

４．審決の判断
「甲第２号証公報の明細書におけるその他の，開環型の化合物又はラクトン型の化合物の何れかに言及した記載・・・（略）・・・をつぶさに検討しても，全て並列的或いは同等なものとして記載しており，どちらのタイプがより好ましいとか有利であるとかといった示唆を読み取ることはできないものである。
　したがって，甲第２号証の記載からは，開環型の形態とすることについて何らかの示唆がなされているとすることはできないものである。」

５．裁判所の判断のポイント
「このように，本件明細書には，ＣＩ－９８１半カルシウム塩が「もっとも好ましい化合物」として記載されている。そして，他にも，ＣＩ－９８１半カルシウム塩が有利な化合物であるかについての本件明細書の記載として，「特に重要な化合物」（第１０欄３９～４３行）であり，「もっとも好ましい活性な化学成分」（第１９欄４４～４６行）であるという抽象的な記載があるものの，開環型であるＣＩ－９８１半カルシウム塩とラクトン型とを比較して，開環型の方が何らかの有利な効果を有するものであることを具体的に明らかにしているわけではなく，逆に「実際に，塩形態の使用は，酸またはラクトン形態の使用に等しい。」（第１６欄３～４行）との記載もあるところである。」
「・・・審決が判断の前提としたように，ＣＩ－９８１半カルシウム塩がラクトン体に比べて有利な化合物であり，そのことは本件発明において見出された，と評価することはできないのであり，本件発明１は，単に「最も好ましい態様」としてＣＩ－９８１半カルシウム塩を安定化するものと認めるべきである。
　したがって，甲１発明との相違点判断の前提として審決がした開環ヒドロキシカルボン酸の形態におけるＣＩ－９８１半カルシウム塩についての認定は，本件発明１においても，また甲２に記載された技術的事項においても，硬直にすぎるということができる。この形態において本件発明１と甲２に記載された技術的事項は実質的に相違するものではなく，この技術的事項を，甲１発明との相違点に関する本件発明１の構成を適用することの可否について前提とした審決の認定は誤りであって，甲１発明との相違点の容易想到性判断の前提において，結論に影響する認定の誤りがあるというべきである。
５ 被告の主張について
　被告は，本件発明１のＣＩ－９８１半カルシウム塩は，塩の形態のヒドロキシ酸部分のほかピロール環，アミド結合等を有しており，その不安定性を構造のみから予測することは困難であり，この化合物が，熱，湿気，および光による不安定化，製剤中の他の成分の分子部分と接触することによる不安定化など種々の不安定化要因を抱えていることは，実験してみなければ知り得ないことであり，この課題は，ＣＩ－９８１半カルシウム塩を製剤化する上での問題点として，本件明細書により初めて明らかにされたものであり，出願時に公知の課題として存在していたものではなかったと主張する。しかし，本件明細書には，実施例４～７として，ＣＩ－９８１半カルシウム塩製剤を４５℃又は６０℃で２週間および４週間貯蔵した後の薬剤残留％について測定した実験について記載されているものの，この実験における薬剤の喪失が具体的にいかなる原因や化学変化によるものであるかの解析，すなわち，熱，湿気，光，製剤中の他の成分の分子部分との接触など種々の要因による不安定化のそれぞれの要因ごとに，本件発明の「安定化金属塩添加剤」なる成分がどのように働いて安定化するかについての具体的な検討は，されていない。したがって，被告の上記主張は本件明細書の記載に裏付けられたものではなく，理由がない。被告は，ＣＩ－９８１について臨床試験中という事実が存在しても，ＣＩ－９８１が医薬として製剤化する対象となりうるかどうかは全く不確定な状態にあるから，「治験薬物として使用されたこと」が直ちに「製剤化する場合の原薬として好ましい形態」として開発対象となるとはいえないとか，ＣＩ－９８１開環体あるいはＣＩ－９８１半カルシウム塩が臨床試験中という事実を知り得たとしても，当業者はその形態をすぐさま製剤原薬として採用し，かつ，安定化された経口治療用医薬組成物を製造しようとすることを動機づけられるものではないと主張する。これらの主張が成立するためには，本件発明の医薬組成物に含まれるＣＩ－９８１半カルシウム塩が，特にこれを選んで製剤化対象とする程度に，ラクトン体のような他の形態の化合物と比較して医薬として優れていることが本件明細書において具体的に確認されていることが前提として必要となる。しかし本件明細書には，ＣＩ－９８１半カルシウム塩が他の形態と比較して優れているかについて具体的な記載はなく，ただ抽象的に「好ましい」などと記載されているにすぎない。したがって，被告のこの主張は，本件明細書の記載に裏付けられたものではなく，理由がない。」

新規性喪失例外適用における「予稿集」と「学会発表」との関係

１．概要
　平成２３年改正特許法では特許法３０条の新規性喪失の例外規定が大きく改正され、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失するに至った発明は所定の条件を満たす限り例外的に新規性を喪失していないものとみなされることとなった。
　この改正は一般的には出願人にとり有利な方向の改正であると考えられる。
　しかしながら、法改正に伴い特許庁が新たに作成し公表した「平成２３年改正法対応　発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」及び「平成２３年改正法対応　発明の新規性喪失の例外規定についてのＱ＆Ａ集」では、法改正の本筋とは直接関係がない重要な論点についてさりげなく方向転換がされているので注意を要する。
　具体的には、事前に発行される予稿集での公表と、後日の学会での発表との２回にわたり発明が公開された場合、従来は、両発明が「密接不可分」の関係にあるため原則として予稿集のみついて新規性喪失例外規定の適用を受ければよく、後日の学会発表への規定の適用は「原則省略可能」であると説明されていたのに対して、現在は「原則省略不可」と説明されている。
　新規性喪失例外規定の適用を受ける出願の多くが、予稿集が先に公表され、学会発表が後日されるパターンであり、従来は、学会発表の適用は省略されることが多かったように思われる。もちろん、予稿集に開示された発明と学会発表された発明とが同一であるといえる場合には改正法のもとにおいても予稿集のみの例外規定適用で十分なようであるが、予稿集は発明の要点のみを開示し学会発表では詳細に発明を公表することが一般的であるので、発明が同一であるか否かの判断は難しい。学会発表についても規定の適用を受けることが無難であることは間違いない。


２．新制度のもとでの基本原則
２．１．平成２３年９月に公表された「平成２３年改正法対応　発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」
　４．公開された発明が複数存在する場合
　権利者が発明を複数の異なる雑誌に掲載した場合など、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合において第 2 項の規定の適用を受けようとするときは、それぞれの公開された発明について第 2 項の規定の適用を受けるための手続（[2.]の(a)～(c)、以下「手続」といいます。）をする必要があります。
　ただし、上記複数存在する発明のうち、手続を行った発明の公開以降に公開された発明であって、以下の 1．又は 2．の条件を満たすものについては、「証明する書面」の提出を省略することができます。
【条件】
1．手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、手続を行った発明の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明
2．手続を行った発明と同一であるか又は同一とみなすことができ、かつ、権利者又は権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明

　例えば、権利者の行為に起因して公開された発明同士が、以下のような関係にあるときには、先に公開された発明について手続を行っていれば、その発明の公開以降に公開された発明については、「証明する書面」の提出を省略することができます。
・・・・（略）・・・・
・ 学会発表によって公開された発明と、その後の、学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明１・・・・（略）・・・・
（第１３ページ脚注）
１学会発表内容の概略を記載した講演要旨集の発行によって公開された発明と、その後の、学会発表によって公開された発明という関係の場合には、講演要旨集の発行によって公開された発明について手続を行っていても、原則として、その後の学会発表によって公開された発明について「証明する書面」の提出を省略することはできません。

２．２．平成２３年９月に公表された「平成２３年改正法対応　発明の新規性喪失の例外規定についてのＱ＆Ａ集」
Ｑ4-b：学術団体によって研究集会（学会）が開催されるに当たり、発明が掲載された予稿集が学会発表に先立って発行され、その後、その学会において発表しました。予稿集への掲載と学会発表のそれぞれについて発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が必要ですか？
Ａ：予稿集に掲載された内容よりも詳細な内容で学会発表を行った場合には、学会発表によって公開された発明は、予稿集に掲載された発明と同一とみなすことができない場合が多いと考えられます。学会発表によって公開された発明が予稿集に掲載された発明と同一とみなせない可能性があるときには、予稿集に掲載された発明と学会発表によって公開された発明のそれぞれについて第 2 項の規定の適用を受けるための手続を行うことをお勧めします（「平成 23 年改正法対応手引き」の[4.]参照）。


３．旧制度のもとでの基本原則
平成１８年３月に公表され、平成２２年３月に改訂された「発明の新規性喪失の例外規定についてのＱ＆Ａ集」
Ｑ2-a：（平成 18 年 10 月公表時Ｑ＆ＡのＱ５）
　発明を複数回公開した場合は発明の新規性喪失の例外規定を受けることができますか？
Ａ2-a：
　受けることができます。
　複数回の公開がなされた場合であっても、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象である公開については、それぞれ特許法第 30 条第 4 項に規定された証明がなされれば、適用を受けることができます。一方、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象でない公開については受けることはできません。
　また、一の公開と密接不可分の関係にある他の公開については、両者とも発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の公開である限りにおいて、最先の一の公開について「証明する書面」を提出すれば、他の公開については、「証明する書面」の提出を省略することができます。ここでいう「密接不可分」であるとは、例えば次に掲げる関係を指します。
・・・・（略）・・・・
・予稿集と学会発表
・学会発表とその後それに基づいて発行される講演要旨集・・・・（略）・・・・

Q3.2.2-ｌ:
　予稿集で発明の一部を公開後、学会発表では内容を追加して発明を公開したのですが、最先の公開である予稿集での公開についてだけ手続を行えば十分ですか？
A3.2.2-ｌ:
　十分でない可能性がありますので、それぞれ手続きを行うことをお勧めします。　ＱＱ2-a2-aにあるように、一の公開と密接不可分の関係にある他の公開については、両者とも発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の公開である限りにおいて、最先の一の公開について「証明する書面」を提出すれば、他の公開については、「証明する書面」の提出を省略することができます。しかし、予稿集では公開されていない新たな発明が学会発表において追加公開されているのであれば、それらの公開は「一の公開と密接不可分の関係にある他の公開」とみなされない可能性があります。

Ｑ3.2.4-a：（平成18年10月公表時Ｑ＆ＡのＱ６）
　特許庁長官の指定を受けた学術団体によって研究集会（学会）が開催されるに当たり、発明が記載された予稿集が学会発表に先立って発行され、その後に、学会において文書をもって発表した場合には、どのような証明書が必要ですか？
Ａ3.2.4-a：
　予稿集に発表したことについて証明する書面を提出すれば十分です。
　予稿集と学会発表は密接不可分の関係にあるといえますので、最先である予稿集での公開が証明されれば、学会での発表については証明が不要となります。・・・・（略）・・・・

　平成１８年１０月に公表された時点での「発明の新規性喪失の例外規定についてのＱ＆Ａ集」には、上記の「Q3.2.2-ｌ」に該当する質問およびそれに対する回答は記載されていなかった。予稿集に記載されていない追加の発明が学会発表時に公開された場合には予稿集のみについて新規性喪失を受けているだけでは不十分な可能性があるということが平成２２年３月の改訂時に追加されていた。

審判請求時補正における請求項の増加が許容されるか否かの判断基準

知財高裁平成２４年３月２８日判決
平成２３年（行ケ）第１０２２６号 審決取消請求事件

１．概要
　本事例では、審判請求時にする補正において、特許法１７条の２第５項第２号の「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とする補正を行う場合に、請求項数が増す補正（増項補正）が許容されるのはどういう場合があるかが具体的に例示されている。
　訂正の際の増項補正が「特許請求の範囲の減縮」に該当し許容される場合があると判断した裁判例として、知財高裁平成２２年３月１０日判決平成２０年（行ケ）第１０４６７号審決取消請求事件（本ブログ２０１０年５月８日記事参照）がある。

２．裁判所の判断のポイント
「さらに，法１７条の２第４項２号は，同条１項４号に基づく場合において特許請求の範囲についてする補正について，「特許請求の範囲の縮減（第３６条５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明その補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とするものと規定しているところ，これは，審判請求に伴ってする補正について，出願人の便宜と迅速，的確かつ公平な審査の実現等との調整という観点から，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内に限って認めることとしたものである。そして，同号かっこ書が，補正前の「当該請求項」に記載された発明と補正後の「当該請求項」に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る旨を規定していることも併せ考えると，同号は，補正前の請求項と補正後の請求項とが，請求項の数の増減はともかく，対応したものとなっていることを前提としているものと解され，構成要件を択一的に記載している補正前の請求項についてその択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合あるいはその反対の場合などのように，請求項の数に増減はあっても，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正が行われたといえるような事情のない限り，補正によって新たな発明に関する請求項を追加することを許容するものではないというべきである。
　しかしながら，本件補正は，請求項の数を２２から５６に増加させるものであるところ，例えば，第一の吸収性物品の形体が「臍の緒のくぼみを有している」（本件補正後の請求項２），「第一の吸収性物品の毛布のような感触を提供する特徴を有している」（同３），「第一の吸収性物品を第一の装着者により良く適合させる」（同４），「第一の装着者の自由な動きを可能にする」（同５），「狭い股領域を有している」（同６），「可撓性ファスナーを有している」（同７），「高拡張側部を有している」（同８）又は「第一の吸収性物品の湿り度を示す」（同９）など，いずれも本件補正前の各請求項には全く存在しない構成を付加することで，新たな発明に関する請求項を多数追加しているから，既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正を行っているといえるような事情が見当たらない。
　したがって，本件補正のうち，以上のとおり請求項２以下に請求項を多数追加している点は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえず，本件補正は，法１７条の２第４項２号に違反するものというべきである。」

フリバンセリン事件の審決（２回目）

拒絶査定不服審判審決
不服２００６－２７３１９
２０１１年１２月５日起案、２０１１年１２月１９日送達

１．知財高裁平成２２年１月２８日判決（平成２１年(行ケ)第１００３３号審決取消請求事件）（フリバンセリン事件）の概要
　本願請求項１に記載の発明はスイスタイプクレームで記載された以下の医薬用途発明：
「場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの，性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。」
　本願明細書の発明の詳細な説明には、「性欲障害治療」に有効であることの in vitroまたはin vivoデータ（医薬発明審査基準が求めている「数値データ」）は記載されていない。
　審決（１回目）は本願に係る発明の詳細な説明において，「フリバンセリン類の性欲障害治療用薬剤としての有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がない」ことを根拠として，本願は，特許法３６条６項１号の要件（サポート要件）を満たさないと判断した。
　裁判所は、医薬として実際に有効であるか否かの問題は、サポート要件の充足性の問題ではなく、特許法３６条４条１号の要件（実施可能要件）の充足性の問題であるから、サポート要件を満たさないと判断した審決を取り消した。

　詳細は当ブログ２０１０年２月１３日記事にて紹介している。
　今回の審決では、注目されていた実施可能要件充足性についての特許庁の判断が示された。

２．審決（２回目）の概要
　特許庁審判体は２０１１年１２月１９日に審決（２回目）を送達した。上記の判決～審決（２回目）の間には２年近い時間があったが、この間、審判請求人に意見書提出の機会等は与えられていないようである。
　審決（２回目）では、請求項１に係る医薬用途発明は実施可能性を満足せず、後発的に提出された薬理効果を証明するための試験結果は参酌することができない旨の判断を示した。

３．審決のポイント
「・・・「場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩の形態にあってもよいフリバンセリンが、性欲強化特性を示すことが分かった。」と記載されているが、試験方法や試験データ等の具体的な説明は何も記載されていない。また、フリバンセリンが性欲強化特性を示すことを裏付けるに足る理論的な説明も記載されていない。
　そして、「場合により薬理学的に酸付加塩の形態にあってもよいフリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用に関する。」と記載されているが、フリバンセリンが機能低下性性欲障害等の性欲障害治療用薬剤として使用されるといった一般的な説明が記載されているに過ぎず、また、フリバンセリンが性欲障害治療用薬剤として有用であることを裏付けるに足る理論的な説明も記載されていない。
　また、上記（ｂ）の記載は、性欲障害治療に関する記載ではなく、その上位概念である性的不全治療に関するものであり、その記載は、フリバンセリンが男性及び女性の性的不全治療薬剤に使用され得るが、特に女性用が好ましいこと、種々の原因による性的不全の治療に効果があるという一般的な説明、及び、酸付加塩の好ましい例の列挙である。
　また、上記（ｃ）～（ｆ）は、製剤や投与量に関する説明と製剤例であり、薬理効果に関する記載は何もない。
　してみると、本願明細書の発明の詳細な説明の（ａ）～（ｆ）の記載は、フリバンセリンの性欲障害治療用薬剤としての有用性について一般的な記載及び製剤及び投与量、製剤例に関する記載であり、フリバンセリンが性欲強化特性を有すること、ひいては、フリバンセリンが性欲障害治療用という医薬用途に有効であることを裏付ける記載は全くない。
　特に、薬理試験系が不明であるということは、そもそも請求人がいかなる作用を確認した結果、フリバンセリンが、性欲強化活性を有すると結論づけたのか自体が不明であるということであり、また、性欲強化活性の内容が分からなければ、性欲障害の治療に利用できるかどうかも分からないのであるから、フリバンセリンが性欲障害の治療に有効であると理解できるように、発明の詳細な説明が記載されているとは到底いえない。 　さらに、薬理試験結果についても何ら具体的に開示されておらず、本願発明の詳細な説明の記載から、フリバンセリンが、性欲障害治療用という医薬用途に有効であることは確認できない。
　したがって、本願明細書の発明の詳細な説明における、上記摘記事項（ａ）～（ｆ）の記載は、フリバンセリンが性欲障害治療用という医薬用途に有効であることの裏付けとなるものと認めることはできないものである。
　以上、本願明細書の発明の詳細な説明は、フリバンセリンが性欲障害治療用という医薬用途に有効であることが、当業者が理解できるように記載されているとは認められないから、本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たさない。」
「なお、請求人は、原審の平成１８年８月７日付けの意見書及び平成１９年２月２１日付けの審判請求書に対する手続補正書（方式）において、（１）性的不全に悩む男性及び女性の患者の研究において本発明の化合物のフリバンセリンが性欲強化特性を示すことが出願当初の本件明細書第１頁第１７～１８行に具体的に記載されていること、（２）その有効な投与量が出願当初の明細書第２頁第１８～２０行に記載されていること、（３）これらの記載の根拠となった薬理データとして、当業者に知られる評価法であるASEX指標（Arizona Sexual Experience Scale）に基づく実際の臨床研究の結果を示したことから、有効成分としてのフリバンセリンが性欲障害の治療に使用し得ることは裏付けられており、本願の明細書の記載に不備はない旨主張する。
　しかし、（１）において指摘されている本願明細書の該当箇所は、上記（４－３）の項における摘記（ａ）の「性的不全に悩む男性及び女性の患者の研究において、場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩の形態にあってもよいフリバンセリンが、性欲強化特性を示すことが分かった。」であると認められるが、この記載は、「フリバンセリンが性欲強化特性を示した」という結論部分を除くと、「性的不全に悩む男性及び女性の患者の研究において」という漠然とした記載があるのみであり、どのような試験を行い、どのようなデータに基づいて上記の結論を導いたのかを示す具体的な記載があるとはいえないものであることは上述のとおりである。また、（２）についても、製剤及び投与量、製剤例に関する一般的記載の一部であり、フリバンセリンの性欲強化特性を裏付けるものではない。　そして、（３）については、明細書の記載外の事項であり、その内容を補足することによって、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきであるから、上記薬理試験の結果は参酌することができないものである。そして、もし仮に、明細書に単に、ある医薬用途において有効であったと記載されていさえすれば、後から提出された薬理実験データ等を参酌でき、医薬用途の有効性が補完できるとするならば、医薬用途の有効性が不明確な段階で出願を行い、後から実験により有効性を確認することも可能になるため、いわば、完成されていない医薬用途発明の出願を助長する結果となりかねず、また、実験により有効性を確認してから（したがって、そのために出願時期が遅れることになる）出願を行った者との公平性の観点からみても、後から提出された薬理試験結果を参酌することは妥当ではない。」