最近読んだ雑誌時期7

張永康，「中国特許法における遺伝資源保護制度の解説」，知財管理，2010年9月号，Vol.60，No.9，2010/

（新たに導入された遺伝資源保護制度について紹介されている）

最近読んだ雑誌記事6

弁理士会平成21年度バイオライフサイエンス委員会第２部会，「バイオ関連・医薬発明の特許性についての国際的な比較に基づく問題点の調査・研究」，パテント，2010年７月号、Vol.63，No.9，2010

　本記事の項目3.3(5)-(6)では、日本において、実質的に診断方法に該当する方法の発明であっても医師等が「判断する工程」を含まないように請求項が表現されている場合には「診断方法」には該当しないと判断された事例が紹介されている。現在の特許実用新案審査基準第II部 特許要件 第1章 産業上利用することができる発明の2.1.1.2(3)(a)における「例5: 被検者に由来するＸ遺伝子の塩基配列のｎ番目における塩基の種類を決定し、当該塩基の種類がＡである場合にはかかり易く、Ｇである場合にはかかりにくいという基準と比較することにより、被検者の高血圧症へのかかり易さを試験する方法。」が人間を診断する方法には該当しない例として挙げられていること、この例に近い登録事例として特許第3905126号があることが紹介されている。

　項目3.5では「美容師又は一般人が」実施することを明示した場合でも実質的に治療方法に該当するとして日本において拒絶された事例が紹介されている。

食品組成物特許の容易想到性について争われた事例

知財高裁平成２２年９月１５日判決
平成２１年（行ケ）第１０２４０号審決取消請求事件

１．概要
　食品組成物特許についての無効審判において、審判請求人（訴訟原告）が主張する新規性、進歩性欠如の無効理由は存在しないと判断され、請求が棄却された。
　原告はこの点を不服として審決取消を求めたが、裁判所は原告の請求を棄却した。
　請求項に記載の食品組成物と同一の組成を有する組成物が先行技術文献に示唆されている場合でも、「食品とすることは自明」と必ず判断されるわけではないことに留意しなければならない。本事例のように引用発明の組成物を食品として利用することの示唆がなければ、公知組成物の食品への転用は容易には想到し得ないと判断される場合がある。
　「食品」という記載が用途を限定する記載であると当然のように考えられている点も注目すべきである。
　なお本件特許は、類似の食品組成物を開示する別の引用文献を主引用発明とする無効審判事件の取消訴訟において、容易に想到し得ると判断されている（知財高裁平成２２年９月１５日判決、平成２２年（行ケ）第１００３８号事件）。食品特許発明の新規性、進歩性を否定するためには食品を開示する先行技術を引用することが有効であると考えられる。
　本ブログ2009年6月21日記事も関連するのでご参考いただきたい。

２．本件発明１
「ナットウキナーゼと１μg/g乾燥重量以下のビタミンＫ２とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む，ペースト，粉末，顆粒，カプセル，ドリンクまたは錠剤の形態の食品。」

３．引用例３に関する原告の主張
「ア　本件審決は，引用例３で得られたビタミンＫ２を低減した液体には，高濃度の塩類あるいは有機溶媒を含むとし，高濃度の塩類あるいは有機溶媒を含む引用発明３を「食品」とすることは，塩類による食味又は食品機能の変性のおそれ，あるいは人体に影響を及ぼすおそれがあって，食品に有機溶媒が残留する可能性や消費者の抵抗感などが問題となるから，引用発明３を「食品」とすることは，当業者にとって考え難いと説示する。
イ　しかしながら，塩類による食味の変性については，食品として使用することの障害となる事情ではなく，塩類の食味に適合した食品とすればよく，また，食品機能の変性についても，ナットウキナーゼという機能物質が含まれることになることからすれば，このような機能物質を食品に取り込んで使用することは当業者であれば容易に想到するものである。
　賞味の良い食品とするために問題があれば，必要な限度で，有機溶媒や塩類を除去すれば足りることであって，そのことは当業者であればだれでも気付く技術的な問題にすぎない。
　また，本件審決は，引用発明３の残液について，人体への影響があるかのように主張するが，そのような影響があるとの証拠はない。引用例３における「塩類」である硫酸アンモニウムによる塩析は，タンパク質の溶解度の差を利用した分離方法であって，タンパク質を変性させ難いことが知られている（甲４１）。また，硫酸アンモニウムの濃度を徐々に変えて濃度ごとに沈殿するタンパク質を分画する硫安分画も，一般的な分画方法である（甲４２）。塩析後においては，上清を透析法，限外濾過法，ゲル濾過法等の公知の脱塩方法に供することによって，硫酸アンモニウムを除去することができるのであって，その際の条件設定（例えば，透析膜の分画分子量の選択）によって，硫酸アンモニウムを除去しながら，他の成分は残存するようにすることも可能である。そして，その脱塩後の納豆菌培養液は，食品としての使用も可能なもの，すなわち，本件発明１における「納豆菌培養液またはその濃縮物」に相当するものである。
　さらに，消費者が抵抗感を有していても食品として販売されているものは多数存在するし，消費者の抵抗感の問題は，製品として大量生産大量販売を行うか否かの営業上の障害事由とはなっても，技術的に食品として利用することについては何ら障害となるものではない。
・・・
ウ　したがって，引用発明３を食品として使用できないということはなく，当業者が引用発明３の残液を食品に使用することは容易に想到することができるから，引用発明３において，当業者が相違点４”に係る本件発明１の構成に想到することが困難であるとした本件審決の判断には誤りがある。」

４．裁判所の判断のポイント
「引用例３の記載について
(ア) 引用例３の特許請求の範囲には，枯草菌培養液中に存在するビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化した後，該水不溶物を分離，回収することを特徴とするビタミンＫ２濃縮物の製造法（【請求項１】），ビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化する方法が，培養液のpHを６．０以下に調整することである請求項１記載のビタミンＫ２濃縮物の製造法（【請求項２】），ビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化する方法が，培養液に塩類を添加することである請求項１記載のビタミンＫ２濃縮物の製造法（【請求項３】），ビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化する方法が，培養液に有機溶媒を添加することである請求項１記載のビタミンＫ２濃縮物の製造法（【請求項４】），枯草菌が納豆菌である請求項１記載のビタミンＫ２濃縮物の製造法（【請求項７】）との記載がある。」
「イ　引用発明３の技術内容
　以上の記載によると，引用例３に記載されている課題としての発明は，納豆菌である枯草菌の培養液中に存在するビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化した後，該水不溶物を分離，回収することを特徴とするビタミンＫ２濃縮物の製造法であるところ，上記の発明によってビタミンＫ２を分離・回収した後に残る液体は，ビタミンＫ２を低減させた納豆菌培養液ということができないわけではない。
　したがって，引用例３には，その発明本来の目的である納豆菌の培養液中に存在するビタミンＫ２含有水溶性ミセルを不溶性化した後の結果として，該水不溶物を分離・回収することにより得られるビタミンＫ２を低減させた液体が残る，その技術思想も記載されていると認め得ないわけではなく，この技術思想によるものを引用発明３とするものである。
　しかしながら，引用例３には，水不溶物を分離・回収した後の残りの液体を「食品」とすることについては何ら記載されておらず，その示唆もなく，「食品」とするための技術思想が記載されていると認め得る余地はないということができる。
　以上に加えて，元来食品である納豆に係る納豆菌を利用するものであったというたけで，種々の処置をした後の残りの液体についての引用発明３につき，当然に「食品」とすることができると考え得るものでもない。
ウ　したがって，引用発明３によってビタミンＫ２含有水溶液を不溶性化した該水不溶物を分離・回収した残りの液体を「食品」とすることは，当業者にとって考え難いものであるから，引用発明３それ自体から本件発明１を想到することは容易ではなく，この点に本件審決の判断に誤りはない。」

特許請求の範囲の明確性と明細書等の開示事項の参酌

知財高裁平成２２年８月３１日判決

平成２１年(行ケ)第１０４３４号審決取消請求事件

　本事例は特許法３６条６項２号（明確性）要件欠如の拒絶審決が取り消された事例である。

　特許請求の範囲の記載だけでなく。明細書の記載、図面、当業者の出願当時における技術的常識を考慮して第三者に不利益を及ぼすほどに不明確でなければ明確性要件は満たされるというのが本判決の立場である。

１．本件発明

「【請求項１】バックシートとトップシートとを有する吸収性物品であって，第１腰部区域，第２腰部区域，それらの間に挟まれた股部区域，長手方向軸線，及び前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され，中に排泄物を受けるための主要空間まで通路を提供する開口部を具備し，前記開口部が前記長手方向軸線に沿って少なくとも前記股部区域に配置され，前記トップシートが伸縮性であり，当該物品が，当該物品の弛緩した状態での長手方向寸法の６０％の長さである短縮物品長Ｌと，伸張時短縮物品長Ｌｓとを有する短縮物品部分を有し，当該物品が次の弾性特性：

　０．２５Ｌｓで０．６Ｎ未満の第１負荷力，０．５５Ｌｓで３．５Ｎ未満の第１負荷力，及び０．８Ｌｓで７．０Ｎ未満の第１負荷力，並びに０．５５Ｌｓで０．４Ｎ超の第２負荷軽減力，及び０．８０Ｌｓで１．４Ｎ超の第２負荷軽減力，

を有する吸収性物品。」

２．審決の理由

「本願補正発明１の課題は，トップシートの糞便が通過できる開口が設けられた吸収性物品において，当該吸収性物品の適用中に開口の位置合わせを適切に行うことである。しかし，「伸長時短縮物品長Ｌｓ」と，「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」との関係により物品の弾性力を特定することが，吸収性物品の機能，特性，課題解決と，どのように関連するのかは，明確ではない。

　また，「０．２５Ｌｓで０．６Ｎ未満の第１負荷力，０．５５Ｌｓで３．５Ｎ未満の第１負荷力，及び０．８Ｌｓで７．０Ｎ未満の第１負荷力，並びに０．５５Ｌｓで０．４Ｎ超の第２負荷軽減力，及び０．８０Ｌｓで１．４Ｎ超の第２負荷軽減力」との特定による作用効果も明確ではない。よって，本願補正発明１において，「伸長時短縮物品長Ｌｓ」を用いて，「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」との関係で物品の弾性特性を特定することの技術的意味は明確ではない。そうすると，本願補正発明１・・・に係る特許請求の範囲の記載は，不明確であり，特許法・・・３６条６項２号に違反する。」

３．裁判所の判断のポイント

「法３６条６項２号の趣旨について

　法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，仮に，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり，第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。

　そして，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。

　上記のとおり，法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関して，「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要件としているが，同号の趣旨は，それに尽きるのであって，その他，発明に係る機能，特性，解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。

　この点，発明の詳細な説明の記載については，法３６条４項において，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定されていたものであり，同４項の趣旨を受けて定められた経済産業省令（平成１４年８月１日経済産業省令第９４号による改正前の特許法施行規則２４条の２）においては，「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されていたことに照らせば，発明の解決課題やその解決手段，その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は，法３６条４項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。また，発明の作用効果についても，発明の詳細な説明の記載要件に係る特許法３６条４項について，平成６年法律第１１６号による改正により，発明の詳細な説明の記載の自由度を担保し，国際的調和を図る観点から，「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」とのみ定められ，発明の作用効果の記載が必ずしも必要な記載とはされなくなったが，同改正前の特許法３６条４項においては，「発明の目的，構成及び効果」を記載することが必要とされていた。

　このような特許法の趣旨等を総合すると，法３６条６項２号を解釈するに当たって，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないというべきである。

　仮に，法３６条６項２号を解釈するに当たり，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば，法３６条４項への適合性の要件を法３６条６項２号への適合性の要件として，重複的に要求することになり，同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり，公平を欠いた不当な結果を招来することになる。上記観点から，本願各補正発明の法３６条６項２号適合性について検討する。」

「・・・「伸張時短縮物品長Ｌｓ」又は「収縮時短縮物品長Ｌｃ」と関連させつつ，吸収性物品の弾性特性を「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」により特定する本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，当業者において，本願補正明細書（図面を含む。）を参照して理解することにより，その技術的範囲は明確であり，第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確な内容は含んでいない。

　上記のとおりであるから，「伸張時短縮物品長Ｌｓ」と「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」との関係（本願補正発明１），「収縮時短縮物品長Ｌｃ」と「伸長時短縮物品長Ｌｓ」との関係（本願補正発明２）によって，弾性力を特定したことが，吸収性物品の機能，特性，発明の解決課題とどのように関連するのか，作用効果が不明であることを理由として，本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載が，法３６条６項２号に反するとした審決には，同項同号の解釈，適用を誤った違法があるというべきである。」

学会要旨の「一行記載」の引用発明としての適格性

知財高裁平成２２年８月１９日判決

平成２１年（行ケ）第１０１８０号審決取消請求事件

１．概要

　本件では優先日前に公開された学会発表要旨集の記載「新規な骨吸収阻害剤である４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（ＭＫ０２１７）の測定のための・・・」を引用文献として、進歩性が否定された審決が取り消された事例である。

　いわゆる「一行記載」の引用文献としての適格性が争われた事例である。物の発明が刊行物に記載されているといえるためには、その構造が開示されているだけでは足らず、「当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要する」というのが本件での裁判所の立場である。

２．本件発明

　本件発明６及び７は，本件明細書（甲１の１）の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項６，７に記載された次のとおりのものである。

「【請求項６】４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む，骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物。

「【請求項７】錠剤である請求項６記載の固体状医薬組成物。」

３．審決の理由

　審決は，次のとおり，本件発明６及び７は，いずれも甲７発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであると判断した。

　審決が認定した引用発明等の内容，一致点及び相違点並びに容易想到性の判断内容は，次のとおりである・・・。

(1) 甲７発明の内容

「甲７文献は，ベルギーのアントワープの第３回医薬分析の国際シンポジウム（３ＲＤ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＳＹＭＰＯＳＩＵＭ ＯＮ ＤＲＵＧ ＡＮＡＬＹＳＩＳ）において頒布された要旨集の１０６頁であり・・・。」

「そして，甲７文献には，『医薬製剤中の４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートの高速液体クロマトグラフィーによる測定』と題する論文の要旨として，以下のことが記載されている。

ア）　新規な骨吸収阻害剤である４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（ＭＫ０２１７）の測定のための高速，高感度そして，特別に性能の良い高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）分析を報告する。

・・・

カ）　実験データは，再現性があって，精度が高く，直線性のある分析が可能であることを明らかにするために，また注射液やカプセル剤中のＭＫ０２１７の分析に適用できることを明らかにするために提出される。」

「甲７文献は，医薬分析に関する国際シンポジウムの要旨集であり，新規な骨吸収阻害剤である４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（ＭＫ０２１７）を含む医薬製剤について試験・研究を行おうとする者に対して，本化合物に，９－フルオレニルメチル・クロロフォルメート（ＦＭＯＣ）により誘導体化することにより紫外線吸収特性を付与し，紫外線検出器の利用を可能とすることにより，高速，高感度で使いやすい測定技術を提供しようというものであり，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（ＭＫ０２１７）が，当該分野の試験・研究を行う者にとって，新しい骨吸収剤として知られたものであることを当然の前提とした論文である。

　そして，甲７文献には，本論文は，単に希望や仮説を述べているのではなく，実際に測定実験を実施したら，再現性があり，直線性のある分析が可能であり，また，注射液やカプセル製剤中の４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（ＭＫ０２１７）の分析に適用できることが分かったことをデータをもって報告するものであることが記載されており，さらに，甲７文献には，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（ＭＫ０２１７）の具体的な誘導体化の条件，紫外線吸収特性を付与された誘導体の分析のための高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）の具体的な操作条件（逆相HPLCとすること，カラムの種類，移動層の組成，操作温度）及び紫外線検出に用いる紫外線の具体的な波長が記載されている。

　そして，甲７文献は，医薬分析に関する国際シンポジウムの予稿集であり，特段の事情がない限り，発表者が研究者として合理的に，かつ誠意を持って作成したものと考えるのが妥当であり，本シンポジウムのいかなる参加者も知らないような医薬成分について，その測定方法だけを発表しようとするなどとは考え難い。」

「さらに，甲７文献には，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（（ＭＫ０２１７）の製造方法は記載されていないが，以下のとおり，本件優先日前において，甲７文献を見た当業者は，製造方法が記載されていなくても，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（（ＭＫ０２１７）を容易に製造できると理解するものであるから，製造方法が記載されていないことをもって，甲７文献に４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート（ ＭＫ０２１７）の発明が記載されていないとすることはできない。」

「本願優先日前に頒布された甲５文献は，薬理活性を有するビスホスホン酸（バイホスホネート）およびその製造方法に関する文献であり，甲５文献の一般式（Ｉ）で示されるバイホスホン酸のアルカリ金属塩が，骨吸収阻害作用を有することが記載されており（‥‥），実施例３として，一般式（Ｉ）で示される化合物である，「４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－バイホスホン酸」（以下，単に「フリー体」ともいう。）の製造方法が記載されている（‥‥）。‥‥，当業者は，実施例３の記載は，最初の中和点において，ジホスホン酸の片方がＮａＯＨで中和されたこと，即ち４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－バイホスホン酸モノナトリウム塩が生成していることを示すものと理解するものと言える。さらに，実施例５（‥‥）において，５－アミノ－１－ヒドロキシペンタン－１，１－バイホスホン酸（分子量２６３）２６３ｇの懸濁液に水酸化ナトリウム（分子量４０）４０ｇを含有する水溶液を加えて，即ち，共に１モルずつ反応させて，５－アミノ－１－ヒドロキシペンタン－１，１－バイホスホン酸の一ナトリウム塩が製造できている。

　更に，甲５文献では，ビスホスホン酸のナトリウム塩は，水溶液中でビスホスホン酸を水酸化ナトリウムで中和し，水溶液から晶出する結晶状の固体として得ている（実施例５参照）。そして，水和物の製法としては，水溶液から晶出することが一般的であり，結晶水は，加熱あるいは乾燥により離脱し，加熱あるいは乾燥の条件を強くすることにより，順次離脱することは周知である（甲１２～１４）。

　してみれば，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩の３水和物が存在することは甲７文献に記載されているのであるから，当業者は，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩を水溶液から晶出させることにより，３水和物が得られると，そして，もし水溶液からの晶出により得られた４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩の水和数が３を超えていれば，適宜条件を選択し，加熱，乾燥することにより水和数を減ずることにより，容易に，３水和物（トリハイドレート）を得ることができると考えるのが自然である。

　なお，実際，乾燥条件としては通常の条件である甲６あるいは甲１０で採用されているような乾燥条件で乾燥することによりトリハイドレートが得られている。」

「したがって，甲７文献には，次の発明が記載されているものと認められる。『骨吸収阻害剤である４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む医薬製剤。』」

４．裁判所の判断のポイント

「２ 取消事由１ないし５について

　(1) 本件発明６及び７における本件３水和物が新規の化学物質であること，甲７文献には，本件３水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの，その製造方法について記載も示唆もされていないこと，以上の点については当事者間に争いがなく，かつ審決も認めるところである。

　そこで，このような場合，甲７文献が，特許法２９条２項適用の前提となる２９条１項３号記載の「刊行物」に該当するかどうかがまず問題となる。

　ところで，特許法２９条１項は，同項３号の「特許出願前に‥‥頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。

　特に，当該物が，新規の化学物質である場合には，新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから，刊行物にその技術的思想が開示されているというためには，一般に，当該物質の構成が開示されていることに止まらず，その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして，刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。

　(2) 本件については，上記のとおり，本件発明６及び７における本件３水和物が新規の化学物質であること，甲７文献には，本件３水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの，その製造方法について記載も示唆もされていないところ，前記１(2) の記載内容を検討しても，甲７文献には製造方法を理解し得る程度の記載があるとはいえないから，上記(1) の判断基準に従い，甲７文献が特許法２９条１項３号の「刊行物」に該当するというためには，甲７文献に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいて本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるということになる。

　この点，審決は，前記第２の４(1) 記載のとおり，まず，甲５文献の開示内容から，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－バイホスホン酸モノナトリウム塩が生成していることが窺える等の事情があること，甲１２ないし甲１４の各文献の開示内容から，水和物の製法としては，水溶液から晶出することが一般的であり，結晶水は，加熱あるいは乾燥により離脱し，加熱あるいは乾燥の条件を強くすることにより，順次離脱することは周知であるといえること，及び４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩の３水和物が存在することは甲７文献に記載されていることを根拠に，当業者は，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩を水溶液から晶出させることにより，３水和物が得られること，そして，もし水溶液からの晶出により得られた４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩の水和数が３を超えていれば，適宜条件を選択し，加熱，乾燥することにより水和数を減ずることにより，容易に，本件３水和物を得ることができると考えるのが自然であると判断しているところ，その論理は必ずしも明確ではないが，前記第２の４(4)記載のとおり，さらに，審決は，原告の主張に対する判断において，「有機化合物によって水和物が存在し得る場合があることは明らかであり，‥‥，甲７文献において既に３水和物が目的物として明示され，その存在を疑うべき特段の事情が無いことを考慮すれば，技術常識を勘案し３水和物の製造条件を検討することに格別の困難性は無いというべきであ」ると判断していることから，これを善解すれば，甲７文献の記載を前提として，これに接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，甲５及び甲１２ないし甲１４の各文献に記載されている特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができるものと判断したと解される。

　(3) そうすると，本件においては，本件出願当時，甲７文献の記載を前提として，これに接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができるような技術常識が存在したか否かが問題となるが，次のとおり，本件においては，本件出願当時，そのような技術常識が存在したと認めることはできないというべきである。

ア　甲５文献に記載された技術常識について

　前記１(3) の記載によれば，甲５文献の実施例３の電位差滴定の最初の中和点において，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－バイホスホン酸モノナトリウム塩の水溶液が生成していることが窺える。また，甲５文献の実施例５には，５－アミノ－１－ヒドロキシペンタン－１，１－バイホスホン酸の一ナトリウム塩の結晶状の固体とその製造方法が記載されている。しかしながら，これらの化合物について言及する本件優先日前に刊行された文献は，証拠上，甲５文献のみであること，甲５文献は，一般的な化学辞典であるなど，その記載内容が当業者の技術常識であることをうかがわせるものではないことを考慮すれば，「４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－バイホスホン酸モノナトリウム塩の水溶液とその製造方法」や「５－アミノ－１－ヒドロキシペンタン－１，１－バイホスホン酸の一ナトリウム塩の結晶状の固体とその製造方法」が，公知の技術事項であるとはいえても，本件優先日当時の技術常識に属する事項であるとすることはできないというべきである。

　したがって，上述のような甲５文献に記載された事項や甲５文献の実施例５の記載を根拠とする「ビスホスホン酸のナトリウム塩は，水溶液中でビスホスホン酸を水酸化ナトリウムで中和し，水溶液から晶出する結晶状の固体として得」られるという技術事項を，本件優先日当時の技術常識であるとするものと解される，甲５文献に関する審決の判断は誤りであるというほかない。」

マーカッシュ形式で開示された先行技術に対する下位概念発明（選択発明）の新規性

昭和６２年９月８日判決
東京高等裁判所昭和６０年（行ケ）第５１号

１．概要
　先行技術文献に、複数の選択肢を含むマーカッシュ形式で開示された発明のうち、実施例などで具体的に開示されていない選択肢の組合せは新規性を有するかどうかについて判断された事例である。古い判決ではあるが今日でも重要な判決である。
　この判決文では裁判所は「先行発明によつて奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立つて優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認める」と判示する。要するに、進歩性があると認められるような格別の効果を奏する選択肢の組合せについては、例外的に新規性も認めるという立場である。本ブログにて2009年12月27日に掲載した数値限定発明の新規性が争われた事例（東京高裁平成５年１２月１４日判決、平成４年（行ケ）第１６８号審決取消請求事件）でも同様な判断がされている。

２．判決ポイント
「２（一）原告は、本願発明は、引用例記載の発明の式ＴｉＸｊにおけるＸ成分としてホウ素のみを選択することを必須要件とし、これによつて顕著な効果を奏するものであるから、いわゆる選択発明として特許すべきである旨主張する。
　いわゆる選択発明は、構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であつて、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をいい、この発明が先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によつて奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立つて優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるのが相当である。この選択発明の特許性は、従来主として有機化合物の技術分野において問題とされてきたが、本願発明のような合金の技術分野においても成立し得るものと解すべきである。
　そして、選択発明とされるものが先行発明が記載された刊行物（以下刊行物が明細書であつて、先行発明が特許請求の範囲に記載されている場合について述べる。）中に具体的に開示されていないかどうかは、もとより先行発明の明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判断すべきものであるが、右判断は、特許請求の範囲に要約された当該発明の構成に関する発明の詳細な説明の記載を実施例の記載を含めて斟酌してなすべきものと考えられる。
（二）本願発明の非晶質金属合金の成分及び成分割合は引用例記載の非晶質金属合金の成分及び成分割合に包含され、両者はその構成において上位概念（引用例記載の発明）と下位概念（本願発明）の関係にあり、かつ、両者は引張強さ、硬度及び熱安定性を有するものであることにおいて同一性質のものであることは前記１認定のとおりであり、前掲甲第三号証によれば、引用例に記載された実施例１ないし２９中には、式ＴｉＸｊにおけるＸ成分としてホウ素のみを選択した非晶質金属合金は一例もなく、発明の詳細な説明中にこの点についての具体的な開示は存しないことが認められる。
　したがつて、本願発明の非晶質金属合金の持つている前記引張強さ、硬度及び熱安定性という性質によつて把握される本願発明の効果が引用例記載の発明に比して際立つて優れたものであることが認められる場合には、本願発明は引用例記載の発明とは別個の発明として特許性を付与されるというべきである。
　被告は、選択発明の成立要件の一つとして後行発明が先行発明を記載した刊行物中に具体的に記載されていないことを要するとした上で、合金に関する発明である本願発明及び引用例記載の発明についても，有機化合物の用途発明についてとられている処理の仕方と同様に、先行発明の特許請求の範囲に記載された化合物の各部位の置換基がマーカツシユ型式によつて限定されている場合には、一つの特許請求の範囲に記載された化合物に該当する化合物で実施例に挙げられていないものについては、実施例に挙げられている化合物と均等な効果を奏するという意味において実質的に記載があるものとみるべきところ、引用例記載の発明は特許請求の範囲において構成要件の一部がマーカツシユ型式で限定されているから、引用例に記載の実施例１ないし２９中にはＸ成分としてホウ素を単独で含む例は一例もないとはいえ、右実施例はすべてがＸ成分としてホウ素のみを含む合金と均等な合金についての実施例というべきであり、その結果として、引用例にはＸ成分としてホウ素のみを含む合金についても実質的に開示があつたことになる旨主張する。
　いわゆるマーカツシユ型式は、化学関係特許に用いられる特許請求の範囲の表現型式であつて、二以上の物質又は官能基等の名を列記し、「そのなかから選択されたもの」という型式でこれを表現するものであり、引用例の式ＴｉＸｊにおけるＸ成分が形式的にはこの型式を用いたものであることは前記１（二）認定の事実から明らかであるが、マーカツシユ型式で記載されているからといつて、特許請求の範囲に記載された物質又は成分割合のおのおのについて具体的技術内容が開示されていないのに、その開示されていない物質又は成分割合を選択したものについても、これが実質的に開示されているとすることは、単なる擬制にほかならないのみならず、およそ先行発明の特許請求の範囲がマーカツシユ型式で表現されている場合は、たとえ後行発明が顕著な作用効果を奏することが証明されても、選択発明の特許出願をいわば門口で退けることにもなり、相当でない。」

「（４）前記（１）ないし（３）の認定事実によれば、本願発明の非晶質金属合金は引用例に具体的に記載された非晶質金属合金と対比して、改善された引張り強さ、硬度、熱安定性という効果において量的に際立つて優れた効果を奏するものと認めることはできないから、本願発明はいわゆる選択発明として特許されるべきものではない。
３　以上のとおりであつて、本願発明の非晶質金属合金の成分及び成分割合は引用例に式ＴｉＸｊで示された非晶質金属合金の成分及び成分割合に包含されるものであり、本願発明は引用例記載の発明と同一であるから、審決の認定、判断は正当であつて、審決には原告主張の違法はないというべきである。」

引用発明に対する進歩性が肯定された事例

知財高裁平成２２年８月４日判決

平成２１年（行ケ）第１０３７６号審決取消請求事件

１．概要

　特許庁は本願発明が引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができると判断した。

　知財高裁はこの判断を覆し、審決を取り消した。

　知財高裁は、本願発明と引用発明との一致点相違点、想到容易性を、具体的な構成と解決課題に基づいて理解し判断しよう努めている。「事後分析的かつ非論理的思考に基づく判断」を排除する姿勢が定着しつつあるように思われる。

１．１．本願発明

本件審決が判断の対象とした請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）は，以下のとおりである。

「被検者の撮影部位に，Ｘ線照射野をＸ線可動絞りの照射野ランプで照準し確認して，Ｘ線照射スイッチの第一スイッチの操作によって撮影準備手段を動作させ，準備完了後に，第二スイッチの操作で高電圧をＸ線管に印加して撮影を行うＸ線撮影装置において，前記照射野ランプの照射を制御する手段を設け，前記第一スイッチを操作し撮影準備完了状態になると同時に，前記照射野ランプの点灯状態を変化させるようにしたことを特徴とするＸ線撮影装置」

１．２．拒絶の理由

　本件審決の理由は，要するに，本願発明は，下記アの引用例に記載された発明（引用発明）並びに下記イ及びウの周知例１及び２に記載された周知技術（周知技術１、周知技術２）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。

　なお，本件審決が認定した引用発明並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。

ア　引用発明：ハンドスイッチの１段目のスイッチを押してＸ線発生器のＸ線管のローターを回転させるとともにフィラメントの加熱を行わせ，ローターの回転数が定格回転数に達し，フィラメントが所定温度に上昇すると，撮影準備完了表示灯は点灯し，撮影準備完了表示灯への点灯指令は第１のレーザー光照射部にも並列的に入力し，第１のレーザー光照射部よりレーザー光がＸ線装置から離れている操作者からもよく見える場所，例えば天井の平面に照射され，２段目のスイッチを押すことによりＸ線高電圧発生装置へＸ線発生器からＸ線を照射させるための信号を出力し，Ｘ線照射する移動形Ｘ線装置

イ　一致点：Ｘ線照射スイッチの第一スイッチの操作によって撮影準備手段を動作させ，準備完了後に，第二スイッチの操作で高電圧をＸ線管に印加して撮影を行うＸ線撮影装置において，光源の照射を制御する手段を設け，前記第一スイッチを操作し撮影準備完了状態になると同時に，光源の点灯状態を変化させるようにしたことを特徴とするＸ線撮影装置

ウ　相違点：「光源の照射を制御する手段を設け，前記第一スイッチを操作し撮影準備完了状態になると同時に，光源の点灯状態を変化させる」「光源」について，本願発明では「被検者の撮影部位に，Ｘ線照射野を照準し確認」する「Ｘ線可動絞りの照射野ランプ」であるのに対して，引用発明では「第１のレーザー光照射部より」「Ｘ線装置から離れている操作者からもよく見える場所，例えば天井の平面に照射され」る「レーザー光」である点

２．裁判所の判断のポイント

「・・・本願発明は，以下の技術的意義を有しているものと認めることができる。

ア　本願発明の技術分野

　本願発明は，Ｘ線可動絞りによるＸ線の照射野について，照射野ランプで被検者の検査部位に照準する機能を備えたＸ線撮影装置に関するものである。

イ　本願発明が解決しようとする課題

　従来，Ｘ線撮影装置において，術者は，撮影準備完了状態になったことを装置本体の操作パネルに設けられた撮影準備完了表示灯で確認していたが，通常，撮影するときの術者は，被検者の状態を見ており，撮影準備完了状態になったことを確認するためには装置本体の操作パネル上にいったん視線を移して被検者から視線を外さなければならず，被検者の状態をよく見ながら撮影に集中することができないという問題があった。

ウ　課題を解決するための手段

　本願発明は，撮影準備完了状態になると同時に照射野ランプの点灯状態を変化させるようにすること，すなわち，Ｘ線照射野を確認することを一義的な目的として設けられていた照射野ランプに，撮影準備完了状態を視覚的に知らせる機能を併せて持たせることで，術者がＸ線可動絞りから離れた場所で被検者の体表面に照準されたＸ線照射野の点灯状態の変化を確認するだけで，撮影準備完了状態を知ることを可能とすることによって，撮影準備完了状態を知るために操作パネルの撮影準備完了表示灯の点灯・消灯に視線を移すなどして被検者から視線を外さなければならないといった従来のＸ線撮影装置が有していた問題点を解決するものである。」

「引用例が開示する技術

　以上の記載からすると，引用例は，移動形Ｘ線撮影装置において，操作者は，Ｘ線撮影時，Ｘ線被曝を防ぐため，できるだけＸ線装置から離れた位置で撮影しようとするところ，装置本体に設置された操作パネル上のＸ線照射準備が完了したことを示す表示灯が点灯しても，操作者からは見にくいという課題を解決するため，Ｘ線撮影準備完了時に，装置の設置してある部屋の天井等，操作者からもよく見える場所にレーザー光を照射することにより，装置から離れていても，操作者がＸ線撮影準備完了を容易に視認することを可能にするという技術が開示されている。

　なお，引用例には，被検者の撮影部位にＸ線照射野を照準し，確認するための，「照射野ランプ」についての記載は存しない。」

「引用発明に上記３の周知技術を適用することの可否

(1) 引用発明に照射野ランプを設けることについて

　引用例は，移動形Ｘ線撮影装置に関する発明であり，周知例１及び２並びに乙１文献は，いずれもＸ線撮影装置に関する発明であるから，技術分野は共通である。

　また，Ｘ線撮影装置において，照射野ランプは，被検者の照射部位を確認するとともに，装置の操作者や看護師などの被爆を防ぐため，Ｘ線の照射範囲を確認するための構成であり，引用発明の移動形Ｘ線撮影装置に照射野ランプを設けることそれ自体は，格別の阻害事由を有するものではない。

(2) 照射野ランプに「撮影準備完了状態」を視覚的に認識させる機能を付加することについて

ア　周知技術における照射野ランプに付加された機能について

　先に指摘したとおり，本願発明の出願前において，照射野ランプが点滅することなどにより，Ｘ線撮影装置の作動状態を視覚上明らかにする技術は周知であった。

　しかしながら，本願発明及び引用発明は，Ｘ線撮影装置の作動状態ではなく，「撮影準備完了状態」を視覚的に認識することをその課題とするものであるところ，周知例１及び乙１文献により開示された周知技術は，いずれも照射野ランプの点灯状態の変化により，Ｘ線撮影装置の作動状態を視覚上明らかにするにとどまるものであって，照射野ランプによって「撮影準備完了状態」を視覚的に認識させることに関する技術は何ら開示されていない。周知例２についても，同様である。

イ　組合せの動機付けの有無について

　引用発明は，操作者は，Ｘ線撮影時において，Ｘ線被曝を防ぐため，できるだけＸ線装置から離れた位置で撮影しようとすることを前提として，被検者に不安を与えることなく，操作者に撮影準備完了状態を視覚的に容易に認識させるために，操作者が頭を少し上向きにするだけで容易に視野に入る，操作者からよく見える場所である，天井などの装置の「上方」にレーザー光を当てるものである。

　そのような引用発明において，Ｘ線装置の上方で，かつ，装置から離れている操作者からもよく見える場所として例示されている天井（平面）のほかに，撮影準備完了状態を視認させるレーザー光を当てる場所として，天井とは異なって，装置の上方ではなく，また，平面でもない「被検者の撮影部位」を選択することは，人体にレーザー光線を当てることによって，少なくとも「被検者に不安を与えること」が当然予想されることも併せ考慮すると，当業者にとって想到すること自体が困難であるということができる。

　しかも，当業者にとって「被検者の撮影部位」を選択することが容易想到であり，さらに，レーザー光照射部をＸ線装置の適宜の位置に設けることについても当業者にとって容易想到であるとしても，照射野ランプとレーザー光照射部とがＸ線撮影装置に併設されるというにとどまり，それ以上に，Ｘ線照射野を照準し確認するための照射野ランプに撮影準備完了状態を知らせる機能を併せ持たせることによって，撮影準備完了状態を知らせるレーザー光を照射するためのレーザー光照射部を不要とすることについては，引用例は，そもそも照射野ランプの構成自体を有さない以上，何らの示唆を有するものではない。

　さらに，既に指摘したとおり，照射野ランプについても，これに撮影準備完了状態を知らせる機能を併せ持たせる構成は，本願発明の出願前においては，周知ではなかったのであるから，引用発明において，撮影準備完了状態を知らせるレーザー光に代えて，照射野ランプに撮影準備完了状態を知らせる光の光源としての機能を付加する動機付けを見いだすこともできない。

ウ　被告の主張について

(ア) 被告は，「被検者の撮影部位」も，操作者からよく見える場所であるから，当業者が，Ｘ線装置から離れている操作者からよく見える照射場所として，「被検者の撮影部位」を選択し，さらに，「被検者の撮影部位」を照射するランプとして多くのＸ線撮影装置で採用されている周知慣用の照射野ランプを用いることは，当業者が当然に考えることにすぎないなどと主張する。

　しかしながら，本願発明の出願時において，照射野ランプにＸ線撮影装置が作動状態にあること，すなわち，Ｘ線が照射されている状態であることを視認させるための機能を付加することは周知技術であったが，撮影準備完了状態を視認させるための機能を付加させることは周知技術ではなかったのであるから，被告の主張は，「作動状態」と「撮影準備完了状態」との相違を看過するものであって，採用することができない。

(イ) 被告は，操作者は，「被検者の撮影部位」が見やすい立ち位置に移動するであろうし，照射野ランプから被検体に照射される光の視認性が悪いのであれば，当業者は，光の色や強度等を適宜設計変更して視認性を向上させるものと予想されることなどを根拠に，置換が容易であると主張する。

　しかしながら，照射野ランプに撮影準備完了状態を視認させるための機能を付加させる点についての動機付けが存在しない以上，置換後の工夫や実際の撮影時における操作者の動作の予測は，本願発明の進歩性を否定する根拠となり得るものではないから，この点に関する被告の主張も採用し得ない。

(ウ) 被告は，引用発明と照射野ランプに関する周知技術とは，「Ｘ線撮影装置」という同一の技術分野に属し，また，引用発明の移動形Ｘ線装置のように，被検者の撮影部位とＸ線撮影装置の照射口とが接していないＸ線撮影装置にあっては，あらかじめＸ線照射野を確認・調整できるようにする点は自明の課題であるとも主張する。

　しかしながら，照射野ランプの構成を有さない引用発明に，Ｘ線照射野を確認・調整する必要から，照射野ランプを組み合わせることが容易想到であるとしても，撮影準備完了状態を視認させるためのレーザー光に代えて，その機能がない照射野ランプを用いる構成を想到することは容易でなく，被告の主張は採用することができない。」

最近読んだ雑誌記事5

高瀬彌平「記載不備解消型の国内優先権出願の優先権主張の効果は認められない」，パテント，Vol.63, 5月号（No.7）, p.36-43 (2010)

（優先権制度は、第一出願の記載不備を解消するために利用する制度ではないことが述べられています。私も全く同意見です。人工乳首事件判決、レンズ付きフィルムユニット事件判決についても言及されています。）

訂正により追加された事項が新規事項に該当しないと判断された事例

知財高裁平成２２年７月１５日判決言渡

平成２２年(行ケ)第１００１９号審決取消請求事件

１．概要

　訂正審判において追加された事項が新規事項に該当すると判断された審決が取り消された。

　訂正事項が「第三者に対する不測の不利益」を生じないことをひとつの理由としてし新規事項に該当しないと判断された。この点は、知財高裁平成２２年１月２８日判決、平成２１年（行ケ）第１０１７５号審決取消請求事件（２０１０年１月３１日記事参照）における補正新規事項の判断と類似する。

２．訂正事項

後記のとおり，審決が判断した訂正事項は，訂正事項ａ（特許請求の範囲に係る部分）と訂正事項ｂ（明細書に係る部分）である。

　このうち，本件訂正後の本件特許の明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（下線部が本件訂正部分である。・・・）。

「【請求項１】継鉄部と，外周側が開放され内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部とに分割されるとともに，前記歯部にコイルが巻装され，かつ，前記継鉄部と歯部とが，プレス抜きの後積層されて，一体的に構成されるステータコアと，前記ステータコアをインサート成形した前記絶縁性樹脂からなるフレームと，前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて，

　前記コイルの巻装形状を，コイルエンドの軸方向端面の外周側を平坦面にするとともに，コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし，かつ，前記フレームのコイルエンドの軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし，前記コイルエンドと前記ブラケットとを，肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。」

３．審決の理由

「審決は，訂正事項ａは，本件特許の明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「歯部」について，「内周側が連結された」とあったのを「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された」と限定するものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当・・・すると判断した。」

「・・・訂正事項ａにより訂正された「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」については，本件特許明細書に記載されているとはいえず，また，本件特許明細書の記載から自明な事項であるとはいえないから，訂正事項ａが，本件特許明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。したがって，訂正事項ａは，本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてされたものであるとは認められない。」

４．裁判所の判断のポイント

「１ はじめに

　本件特許は，平成４年７月１３日に出願されたものであるから，その訂正審判請求の可否は，平成６年改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）１２６条１項に基づいて判断されるところ，同項には，「特許権者は，第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き，願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし，その訂正は，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず，かつ，次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一特許請求の範囲の減縮

二誤記の訂正

三明りょうでない記載の釈明」

と規定されている。

審決は，本件訂正審判請求について，「訂正事項ａは，特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である『歯部』について『内周側が連結された』とあったのを『内周側が絶縁性樹脂を介して連結された』と限定するものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当」（審決書４頁１５行～１８行）すると認定し，本件訂正が，いわゆる訂正の目的要件に適合することを認めている（この点は，当事者間に争いはない。）。その上で，審決は，内周側が絶縁性樹脂を介して連結されたとする本件訂正が，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」のものであるか否かを判断している。

　そうすると，本件訂正前の請求項１記載の発明における「内周側が連結された歯部」は，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」と「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」との両方を含んでいたことについて，本件訴訟において，当事者間に争いはないことになる。

２ 「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲」の意義について

　旧特許法１２６条１項は，訂正が許されるためには，いわゆる訂正の目的要件（本件では特許請求の範囲の減縮）を充足するだけでは足りず，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するものと定めている。法が，いわゆる目的要件以外に，そのような要件を定めた理由は，訂正により特許権者の利益を確保することは，発明を保護する上で重要ではあるが，他方，新たな技術的事項が付加されることによって，第三者に対する不測の不利益が生じることを避けるべきであるという要請を考慮したものであって，特許権者と第三者との衡平を確保するためのものといえる。

　このように，訂正が許されるためには，いわゆる目的要件を充足することの外に，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するとした趣旨が，第三者に対する不測の損害の発生を防止し，特許権者と第三者との衡平を確保する点にあることに照らすならば，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか否かは，訂正に係る事項が，願書に添付された明細書又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項（すなわち，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項）との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日判決参照）。

３ 本件訂正について

　そこで，審決が，「内周側が連結された歯部」を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とする本件訂正について，一方では，特許請求の範囲の減縮に当たることを認めた（すなわち，訂正前には，「内周側が連結された歯部」を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」と「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」の両者を含むことを認めた）上で，他方では，本件訂正が「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」に該当しないと判断した点の当否について検討する。

　そして，前記のとおり，その検討に当たっては，当該明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で，何らかの新たな技術的事項を導入するものであったかどうかをみていくこととする。

・・・・

ア　本件訂正前の本件特許明細書の上記記載中の本件発明の作用・効果等の記載に照らすならば，①本件発明を特徴づけている技術的構成は，特許請求の範囲の記載（請求項１）中の「継鉄部と，外周側が開放され内周側が連結された歯部とに分割されるとともに，前記歯部にコイルが巻装され，かつ，前記継鉄部と歯部とが，プレス抜きの後積層されて，一体的に構成されるステータコアと，前記ステータコアをインサート成形した絶縁性樹脂からなるフレームと，前記フレームに嵌合固定するブラケットとを有するモールドモータにおいて」までの部分にあるのではなく，むしろ，これに続いて記載されている「前記コイルの巻装形状を，コイルエンドの軸方向端面の外周側を平坦面にするとともに，コイルエンドの軸方向端面の内周側にテーパを形成した台形状とし，かつ，前記フレームのコイルエンドの軸方向端部の平坦面と接する部分の厚みを薄くし，前記コイルエンドと前記ブラケットとを，肉厚のきわめて薄い樹脂製のフレームからなる細隙を介して対向させたことを特徴とするモールドモータ。」との部分にあると解されるところ，本件特許明細書の「内周側が連結された歯部」との構成は，前段部分に記載されていること，②そして，「歯部」は，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」のみに限定された範囲のものであったとしても，「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」を含む範囲のものであったとしても，本件発明の上記作用効果，すなわち，歯部間におけるコイルのスペースファクタを高くし，コイルの冷却を良好にすることにより，モータ特性を向上させ，モータの全長を短くするとの作用効果との関係においては，何らかの影響を及ぼすものとはいえないことが，それぞれ認められる。

イ　被告は，本件特許明細書の【図２】及び【図４】には，「歯部の内周側が絶縁性樹脂を介して連結されること」が明確に示されているとはいえない点を，本件訂正が「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の訂正であることを否定する根拠としている。しかし，訂正が，上記要件を充足するか否かは，明細書の実施例に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく，当該明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で，第三者に不測の損害を生じる可能性があると推測できるような，新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきであるから，被告の主張は採用の限りでない。

　この点，被告は，本件において，「絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とする訂正を認めると，本件特許明細書の記載から予測できない範囲に特許権の効力が及ぶことになり，第三者に不測の損害を与えかねないと主張する。

　しかし，被告は，第三者に不測の損害を与えかねないような新たな技術的事項の内容を，何ら明らかにしていないので，被告の主張は採用できない。また，審決では，本件訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると判断しており，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」も本件訂正前の請求項１記載の発明に含まれることを認めているのであって，本件においては，本件訂正がされたからといって，第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを，想定することは困難である。

ウ　したがって，「内周側が連結された歯部」（本件において，同構成が「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」及び「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」を含むことについては，争いがない。）を「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」とした本件訂正は，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。」

進歩性判断に関わる「発明の効果」を証明するための実験データの追加が許容された事例

知財高裁平成２２年７月１５日判決

平成２１年(行ケ)第１０２３８号審決取消請求事件

１．概要

　本事例では、進歩性を主張するために、従来技術と本発明との相違点に係る特徴による本発明の有利な効果を示す実験データ（参考資料１）を出願人（原告）が提出した。

　審決では、相違点による効果が出願時明細書に何ら具体的に記載されていないので，後発的に提出された参考資料１のデータを参酌して本願発明の進歩性を判断することはできないと指摘された。

　知財高裁はこの審決を取り消した。

１．１．本願発明：

「日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であって：

ａ）安全で且つ有効な量の，ＵＶＡを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種；

ｂ）安全で且つ有効な量の安定剤であって，次式，

・・・

を有し，式中，Ｒ１及びＲ１’は独立にパラ位又はメタ位にあり，独立に水素原子，又は直鎖もしくは分枝鎖のＣ１～Ｃ８のアルキル基，Ｒ２は直鎖又は分枝鎖のＣ２～Ｃ１２のアルキル基；及びＲ３は水素原子又はＣＮ基である前記安定剤；

ｃ）０．１～４重量％の，２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸であるＵＶＢ日焼け止め剤活性種；及び

ｄ）皮膚への適用に好適なキャリア；

を含み，前記ＵＶＡを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種に対する前記安定剤のモル比が０．８未満で，前記組成物がベンジリデンカンファー誘導体を実質的に含まない前記組成物。」

１．２．審決の内容

(1) 審決は，本願発明と引用例Ａに記載された発明（以下「引用発明」という。）との一

致点及び相違点を以下のとおり認定した。

ア　一致点

「『日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であって：

ａ）安全で且つ有効な量の，ＵＶＡを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種；

ｂ）安全で且つ有効な量のα－シアノ－β，β－ジフェニルアクリレート安定剤；及び

ｄ）皮膚への適用に好適なキャリア；

を含み，前記ＵＶＡを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤の量が１％以上の場合には，前記ＵＶＡを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種に対する前記安定剤のモル比が０．８未満で，前記組成物がベンジリデンカンファー誘導体を実質的に含まない前記組成物』である点」

イ　相違点

「本願発明は『０．１～４重量％の２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸であるＵＶＢ日焼け止め剤活性種を含む』のに対し，引用発明は『任意に通常のＵＶ－Ｂフィルターを含む』とされている点」

審決は，特許法２９条２項の発明の容易性について次のとおり判断した。

ア　本願の優先権主張の日の前において，「２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸」が代表的な「ＵＶ－Ｂフィルター」（ＵＶ－Ｂ吸収剤）の１つであって，既にそれを含む商品が販売され，他の公知のＵＶ吸収剤と併用されることは，周知である。そうすると，引用例Ａの「任意に少なくとも１種の通常のＵＶ－Ｂフィルターを・・・含み」なる記載及び「ＵＶ－Ｂ線の濾波に使われる材料に関してはその選択に全く制限がない」なる記載に従って，「代表的なＵＶ－Ｂフィルター」成分の中から「２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸」を選定することは容易である。

イ　そして，その際の配合量として，引用例Ａには「ＵＶ－Ｂフィルターが約１～約１２％の量で存在する」と記載されているので，かかる範囲と重複する「約０．１～４重量％」と特定することも当業者が適宜なし得る。

ウ　本願明細書には実施例として化粧品の製造例が記載されているにすぎず，本願発明の効果については一般的な記載にとどまり，客観性のある具体的な数値データをもって記載されているものではない。また，特に「ＵＶ－Ｂフィルター」を「２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸」に特定することによる効果については，何ら具体的に記載されていない。よって，本願明細書の記載からは，格別予想外の効果が奏されたものとすることはできない。

　なお，平成１９年３月１９日付けの審判請求理由補充書において【参考資料１】として記載された本願発明（請求項１の組成物）のＳＰＦ又はＰＰＤに関する効果については，本願明細書には「ＵＶ－Ｂフィルター」を「２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸」に特定することによる効果が何ら具体的に記載されていないので，参酌することができない。仮にこれを参酌したとしても，ＳＰＦ又はＰＰＤ値自体がＵＶ線に対する効果の指標であるから，ＵＶ－Ｂフィルターとして代表的な成分の中から「２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸」を選定する際に当然その値を確認しつつ選定をするものと理解されるので，そのようなＳＰＦ又はＰＰＤに関する効果をもって，当業者が予期し得ない格別予想外のものであるとすることはできない。

２．裁判所の判断のポイント

「審判請求理由補充書の実験結果を参酌することができないとした判断の誤りについて

(1) 審決は，本願発明が，特許法２９条２項の要件を充足しないことを理由とするものである。

　ところで，特許法２９条２項の要件充足性を判断するに当たり，当初明細書に，「発明の効果」について，何らの記載がないにもかかわらず，出願人において，出願後に実験結果等を提出して，主張又は立証することは，先願主義を採用し，発明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので，特段の事情のない限りは，許されないというべきである。

　また，出願に係る発明の効果は，現行特許法上，明細書の記載要件とはされていないものの，出願に係る発明が従来技術と比較して，進歩性を有するか否かを判断する上で，重要な考慮要素とされるのが通例である。出願に係る発明が進歩性を有するか否かは，解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から，出願に係る発明が，公知技術を基礎として，容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断されるところ，上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは，「発明の効果」がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。そのような点を考慮すると，本願当初明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について，進歩性の判断において，出願の後に補充した実験結果等を参酌することは，出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので，特段の事情のない限り許されないというべきである。

　他方，進歩性の判断において，「発明の効果」を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは，上記の特許制度の趣旨，出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから，当初明細書に，「発明の効果」に関し，何らの記載がない場合はさておき，当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には，記載の範囲を超えない限り，出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり，許されるか否かは，前記公平の観点に立って判断すべきである。

(2) 上記観点から，本件について検討する。

　本願当初明細書（甲３，段落【００１１】）には，本願発明の作用効果について，「本発明の組成物は，ＵＶＡを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種，すでに定義された安定剤，ＵＶＢ日焼け止め剤活性種，及びキャリアを含み，実質的にはベンジリデンカンファー誘導体を含まない組成物であるが，現在，驚くべきことに，本組成物が優れた安定性（特に光安定性），有効性，及び紫外線防止効果（ＵＶＡ及びＵＶＢのいずれの防止作用を含めて）を，安全で，経済的で，美容的にも魅力のある（特に皮膚における透明性が高く，過度の皮膚刺激性がない）方法で提供することが見出されている。」との記載がある。

　また，本願当初明細書（甲３，段落【００２５】）には，ＵＶＢ日焼け止め剤活性種（ＵＶ－Ｂフィルター）について，「好ましいＵＶＢ日焼け止め剤活性種は，２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸，ＴＥＡサリチレート，オクチルジメチルＰＡＢＡ，酸化亜鉛，二酸化チタン，及びそれらの混合物から成る群から選択される。好ましい有機性日焼け止め剤活性種は２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸である」との記載がある。

　さらに，「２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸」は，並列的に記載された様々な「ＵＶ－Ｂフィルター」の中の１つとして公知のものである（甲２の１～９）。

　以上の記載に照らせば，本願当初明細書に接した当業者は，「ＵＶ－Ｂフィルター」として「２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸」を選択した本願発明の効果について，広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性を，より一層向上させる効果を有する発明であると認識するのが自然であるといえる。

　他方，本件【参考資料１】実験の結果によれば，本願発明の作用効果は，①本願発明（実施例１）のＳＰＦ値は「５０＋」に，ＰＰＤ値は「８＋」に各相当し，従来品（比較例１～４）と比較すると，ＳＰＦ値については約３ないし１０倍と格段に高く，ＰＰＤ値についても約１．１ないし２倍と高いこと（広域スペクトルの紫外線防止効果に優れていること），②本願発明は従来品に対して，紫外線照射後においても格段に高いＳＰＦ値及びＰＰＤ値を維持していること（光安定性に優れていること）を示しており，上記各点において，顕著な効果を有している。

　確かに，本願当初明細書には，本件【参考資料１】実験の結果で示されたＳＰＦ値及びＰＰＤ値において，従来品と比較して，ＳＰＦ値については約３ないし１０倍と格段に高く，ＰＰＤ値についても約１．１ないし２倍と高いこと等の格別の効果が明記されているわけではない。しかし，本件においては，本願当初明細書に接した当業者において，本願発明について，広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性をより一層向上させる効果を有する発明であると認識することができる場合であるといえるから，進歩性の判断の

前提として，出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許され，また，参酌したとしても，出願人と第三者との公平を害する場合であるということはできない。

(3) 被告の主張に対する判断

ア　被告は，前記段落【００１１】でいう「本組成物」とは，同段落が出願当初より補正されていないことからみて，本願当初明細書の請求項１に記載された「組成物」，すなわち「有機性日焼け止め剤活性種，無機性物理的日焼け止め剤，及びそれらの混合物から成る群から選択される安全で且つ有効な量のＵＶＢ日焼け止め剤」を使用した組成物を意味するものと理解されるのであって，補正後にＵＶＢ日焼け止め剤として特定された「２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸」を使用する組成物に限定された記載ではない，と主張する。

　しかし，被告の主張は採用の限りでない。すなわち，平成１７年５月９日付け手続補正書（甲４）により補正された段落【００１２】には，「本発明は日焼け止め剤としての使用に好適な組成物に関するものであり，その際その組成物は，ａ）・・・ｂ）・・・ｃ）０．１～４重量％の，２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸であるＵＶＢ日焼け止め剤活性種；及びｄ）・・・を含み，」と記載されているから，段落【００１１】でいう「本組成物」も特許請求の範囲の請求項１に記載されたものに定義されるものと理解され，その補正の効果は出願当初に遡るのであるから，被告の前記主張は採用の限りでない。

イ　また，被告は，段落【００１１】の記載は，本願発明の効果についての一般的な記載に止まるものであって，本願当初明細書によっては，どの程度のＳＰＦ値やＰＰＤ値を有するかについて推測し得ないと主張する。

　しかし，被告の主張は採用の限りでない。すなわち，被告の主張を前提とすると，本願当初明細書に，効果が定性的に記載されている場合や，数値が明示的に記載されていない場合，発明の効果が記載されていると推測できないこととなり，後に提出した実験結果を参酌することができないこととなる。このような結果は，出願人が出願当時には将来にどのような引用発明と比較検討されるのかを知り得ないこと，審判体等がどのような理由を述べるか知り得ないこと等に照らすならば，出願人に過度な負担を強いることになり，実験結果に基づく客観的な検証の機会を失わせ，前記公平の理念にもとることとなり，採用の限りでない。

・・・

(4) 以上のとおり，本件においては，本願当初明細書に接した当業者において，本願発明について，広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性をより一層向上させる効果を有する発明であると認識することができる場合であるといえるから，進歩性の判断の前提として，出願の後に補充した実験結果等を参酌したとしても，出願人と第三者との公平を害する場合であるということはできない。

　本件【参考資料１】実験の結果を参酌すべきでないとした審決の判断は，誤りである。」