知財高裁平成２４年１月３１日判決
平成２３年（行ケ）第１０１２１号 審決取消請求事件
１．概要
進歩性判断において特許権者出願人サイドに有利な裁判例が近年多い。本事例では、副引用発明が「周知技術」であるからといって特許庁側の立証負担が軽減されるわけではないことが明示されており興味深い。
２．本件発明
「【請求項１】
（ａ） 上面と，前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と，前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程，
（ｂ） 複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に，それぞれ搭載する工程，
（ｃ） 前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第１パッドとを，複数のワイヤで接続する工程，
（ｄ） 前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程，
（ｅ） 前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し，複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程，
を含み，
取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは，分割された前記マトリクス基板の前記下面に，複数の第２パッドと，複数の配線と，アドレス情報パターンとを有し，
分割された前記マトリクス基板の前記上面は，前記樹脂で覆われており，
前記複数の配線は，前記複数の第２パッドのそれぞれと一体に形成され，
前記アドレス情報パターンは，前記複数の第２パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており，
前記アドレス情報パターンは，前記（ｂ）工程に先立ち，形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。」
３．引用発明との相違点
相違点１：本願発明では，分割されたマトリクス基板の下面に，複数の配線を有し，前記複数の配線は，前記複数の第２パッドのそれぞれと一体に形成されているのに対し，引用発明では，本願発明の「第２パッド」に相当する「接続領域１０４」は有しているものの，複数の配線を有し，前記複数の配線は，前記複数の第２パッドのそれぞれと一体に形成されているかどうかについては，不明な点。
相違点２：本願発明では，分割された前記マトリクス基板の前記下面に，アドレス情報パターンとを有し，前記アドレス情報パターンは，前記複数の第２パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており，前記アドレス情報パターンは，前記（ｂ）工程に先立ち，形成されているのに対し，引用発明では，このような構成は備えていない点。
４．審決の判断
本件発明と引用発明とは上記二点で相違するものの、周知例１～３を考慮すれば、引用発明から本件発明は容易に想到可能と判断した。
５．裁判所の判断のポイント
「相違点２に係る構成の容易想到性についての判断
(1) ・・・要するに，引用発明は，同発明に基づく方法を採用することによって，基板と，集積回路を形成し，該基板の１つの領域に取り付けられるチップと，該チップを該基板の１つの面に位置する外部電気接続領域に接続する電気接続手段と，封止容器と，をそれぞれに含む複数の半導体パッケージを，効率的に製作することを目的とする発明である。引用発明は，本願発明の解決課題（個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし，もって，製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行えるようにする解決課題）及び課題解決手段（マトリクス基盤の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち，マトリクス基盤の下面のパッド及び配線を除く領域に，アドレス情報パターンを形成するとの構成を採用すること）については，何ら示唆及び開示がない。
また，周知例１ないし３にも，本願発明の相違点２に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段については，何らの記載も示唆もされていない。すなわち，周知例１ないし３には，配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後，この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する，樹脂封止型半導体装置の製造方法において，配線基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程や，これを樹脂封止する工程に先立ち，上記配線基板の下面のパッド及び配線を除く領域にアドレス情報パターンを形成するとの構成（相違点２に係る構成）や，かかる構成を採用することにより，上記アドレス情報パターンをカメラ，顕微鏡，目視等で認識することができ，個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できること，依頼メーカの標準仕様（既存）の金型を使用する場合にも適用することができ，樹脂封止型半導体装置の製造コストを低減できることという本願発明の解決課題及びその解決手段について，記載及び示唆はない。そうすると，引用発明に周知例１ないし３に記載された技術事項を適用して，相違点２に係る構成に容易に想到できたとすることはできない。
(2) この点，被告は，「製造工程において素材あるいは製品を分割して，個々の製品を製造する場合に，分割前の素材に，素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき，製品となった後に，その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」ことは，周知の技術であり，当業者が決定する設計的事項である旨を主張する。
しかし，被告の主張は，失当である。
当該発明が，発明の進歩性を有しないこと（すなわち，容易に発明をすることができたこと）を立証するに当たっては，公平かつ客観的な立証を担保する観点から，次のような論証が求められる。すなわち，当該発明と，これに最も近似する公知発明（主引用発明）とを対比した上，当該発明の引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させ，次いで，主たる引用発明から出発して，これに他の公知技術（副引用発明）を組み合わせることによって，当該発明の相違点に係る技術的構成に至ることが容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによって，判断をすることが実務上行われている。
この場合に，主引用発明及び副引用発明の技術内容は，引用文献の記載を基礎として，客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって，引用文献に記載された技術内容を抽象化したり，一般化したり，上位概念化したりすることは，恣意的な判断を容れるおそれが生じるため，許されないものといえる。そのような評価は，当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において，総合的な価値判断をする際に，はじめて許容される余地があるというべきである。
ところで，当業者の技術常識ないし周知技術についても，主張，立証をすることなく当然の前提とされるものではなく，裁判手続（審査，審判手続も含む。）において，証明されることにより，初めて判断の基礎とされる。他方，当業者の技術常識ないし周知技術は，必ずしも，常に特定の引用文献に記載されているわけではないため，立証に困難を伴う場合は，少なくない。しかし，当業者の技術常識ないし周知技術の主張，立証に当たっては，そのような困難な実情が存在するからといって，①当業者の技術常識ないし周知技術の認定，確定に当たって，特定の引用文献の具体的な記載から離れて，抽象化，一般化ないし上位概念化をすることが，当然に許容されるわけではなく，また，②特定の公知文献に記載されている公知技術について，主張，立証を尽くすことなく，当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが，当然に許容されるわけではなく，さらに，③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって，当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否という上記の判断構造を省略して，容易であるとの結論を導くことが，当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。
上記観点に照らすならば，被告の主張は，次の理由から採用することはできない。
すなわち，前記のとおり，引用発明は，その解決課題を「基板と，集積回路を形成し，該基板の１つの領域に取り付けられるチップと，該チップを該基板の１つの面に位置する外部電気接続領域に接続する電気接続手段と，封止容器と，をそれぞれに含む複数の半導体パッケージの製作の効率化」とする発明にすぎず，引用発明には，配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後，この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する，樹脂封止型半導体装置の製造方法において，配線基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程を前提として，これを樹脂封止する工程に先立って，上記配線基板の下面のパッド及び配線を除く領域にアドレス情報パターンを形成するとの構成を採用することにより，上記アドレス情報パターンをカメラ，顕微鏡，目視等で認識することができ，個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できること，依頼メーカの標準仕様（既存）の金型を使用する場合にも適用することができるため，樹脂封止型半導体装置の製造コストを低減することができることという本願発明の解決課題及びその解決手段についての開示ないし示唆は，存在しない。したがって，被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して，個々の製品を製造する場合に，分割前の素材に，素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき，製品となった後に，その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」との技術が，周知技術又は当業者の技術常識であるか否かにかかわらず，引用発明を起点として，周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であるとはいえない。
のみならず，被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して，個々の製品を製造する場合に，分割前の素材に，素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき，製品となった後に，その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」との技術が，周知例１ないし３の具体的な記載内容を超えて，技術内容を抽象化ないし上位概念化することなく，当然に周知技術又は当業者の技術常識であると認定することもできない。さらに，周知例１ないし３には，本願発明の相違点２に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段に係る事項についての記載も示唆もない。
そうである以上，引用発明を起点として，周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であると解することはできない。」
2012年2月12日日曜日
2012年2月5日日曜日
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈についての知財高裁大合議判決
平成２４年１月２７日 判決言渡
知財高裁特別部 平成２２年（ネ）第１００４３号 特許権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地裁平成１９年（ワ）第３５３２４号）
１．概要
本件は、特許権侵害訴訟事件において、控訴人（原審原告）が有するプロダクト・バイ・プロセス形式で規定された特許発明の技術的範囲が、被控訴人（原審被告）が製造等する製品を含むか否かが争われた事例である。本事例では更に、特許無効性の判断における「発明の要旨の認定」についても判断された。
本判決の要点として以下の３点が挙げられる。
（１）技術的範囲の解釈（侵害論）：
真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法によりこれを行っているクレーム）であれば、「物同一説」であり、製造方法は限定せず、物が同一であれば技術的範囲に属する。
不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の製造方法が付加して記載されている場合において，当該発明の対象となる物を，その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないクレーム）であれば、「方法限定説」であり、製造方法を限定して解釈する。
本事例では、上記の事情が存在するとは言えないため「方法限定説」に従って技術的範囲が解釈され、所定の工程a)を経て製造されていない侵害被疑物件は特許発明の技術的範囲に属さないと判断された。
（２）立証責任
真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであること、すなわち、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在する」ことの立証責任は、特許権者が負う。立証が尽くされない限り、「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」として技術的範囲を解釈する。
この立場に従えば、特許権者が上記の事情を証明しない限り不真正プロダクトバイプロセスクレームであると判断され、「方法限定説」に沿って特許発明の技術的範囲が解釈されることとになる。
（３）発明の要旨の認定（無効審判における新規性、進歩性の判断）：
技術的範囲の解釈とまったく同じ手法で判断する。すなわち、技術的範囲の解釈は「方法限定説」、新規性、進歩性の判断は「物同一説」という二重基準ではないことが明らかにされた。
このことと、審査基準第ＩＩ部第２章１．５．２（３）における、原則として「物同一説」に従って新規性進歩性を判断する考えかたとは相容れない場合があるように思われる。
本事例では、「方法限定説」に従い、所定の方法により製造された物の発明として要旨を認定された。ただし、要旨認定された請求項記載の発明は、乙３０等の先行技術文献に基づいて容易に発明することができたものであり、無効にされるべきものと判断された。
２．本件発明１
「次の段階：
ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し，
ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し，
ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し，
ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え，そして
ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること，
を含んで成る方法によって製造される，プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。」
３．裁判所の判断のポイント
３．１．プロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲の解釈
「ア 特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について，法７０条は，その第１項で「特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」とし，その第２項で「前項の場合においては，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」などと定めている。
したがって，特許権侵害を理由とする差止請求又は損害賠償請求が提起された場合にその基礎となる特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては，「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである。特許請求の範囲に記載される文言は，特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり，仮に，これを否定し，特許請求の範囲として記載されている特定の「文言」が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると，特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり，法的安定性を害する結果となる。
そうすると，本件のように「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合，当該発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって，特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて，他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。
もっとも，本件のような「物の発明」の場合，特許請求の範囲は，物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには，発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法１条等の趣旨に照らして，その物の製造方法によって物を特定することも許され，法３６条６項２号にも反しないと解される。
そして，そのような事情が存在する場合には，その技術的範囲は，特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても，製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと解釈され，確定されることとなる。
イ ところで，物の発明において，特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合，このような形式のクレームは，広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることもある。前記アで述べた観点に照らすならば，上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには，「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法によりこれを行っているとき」（本件では，このようなクレームを，便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）と，「物の製造方法が付加して記載されている場合において，当該発明の対象となる物を，その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」（本件では，このようなクレームを，便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）の２種類があることになるから，これを区別して検討を加えることとする。 そして，前記アによれば，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の技術的範囲は，「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の技術的範囲は，「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。
３．２．「真正」であることの立証責任
「また，特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと，物の発明に係る特許請求の範囲に，製造方法が記載されている場合，その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについての立証を負担すべきであり，もしその立証を尽くすことができないときは，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして，発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。」
３．３．無効性判断における発明の要旨認定の際のクレーム解釈
「法１０４条の３は，「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において，当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは，特許権者又は専用実施権者は，相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定するが，法１０４条の３に係る抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨は，上記特許無効審判請求手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきである。
すなわち，本件のように，「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている前記プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については，前述した特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により，① 発明の対象となる物の構成を，製造方法によることなく，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは，その発明の要旨は，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム），② 上記①のような事情が存在するといえないときは，その発明の要旨は，記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。
この場合において，上記①のような事情が存在することを認めるに足りないときは，これを上記②の不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うべきものと解するのが相当である。
上記の観点から本件を検討するに，本件特許には，上記①にいう不可能又は困難であるとの事情の存在が認められないことは前述のとおりであるから，特許無効審判請求における発明の要旨の認定に際しても，特許請求の範囲に記載されたとおりの製造方法により製造された物として，その手続を進めるべきものと解され，法１０４条の３に係る抗弁においても同様に解すべきである。」
知財高裁特別部 平成２２年（ネ）第１００４３号 特許権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地裁平成１９年（ワ）第３５３２４号）
１．概要
本件は、特許権侵害訴訟事件において、控訴人（原審原告）が有するプロダクト・バイ・プロセス形式で規定された特許発明の技術的範囲が、被控訴人（原審被告）が製造等する製品を含むか否かが争われた事例である。本事例では更に、特許無効性の判断における「発明の要旨の認定」についても判断された。
本判決の要点として以下の３点が挙げられる。
（１）技術的範囲の解釈（侵害論）：
真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法によりこれを行っているクレーム）であれば、「物同一説」であり、製造方法は限定せず、物が同一であれば技術的範囲に属する。
不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の製造方法が付加して記載されている場合において，当該発明の対象となる物を，その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないクレーム）であれば、「方法限定説」であり、製造方法を限定して解釈する。
本事例では、上記の事情が存在するとは言えないため「方法限定説」に従って技術的範囲が解釈され、所定の工程a)を経て製造されていない侵害被疑物件は特許発明の技術的範囲に属さないと判断された。
（２）立証責任
真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであること、すなわち、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在する」ことの立証責任は、特許権者が負う。立証が尽くされない限り、「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」として技術的範囲を解釈する。
この立場に従えば、特許権者が上記の事情を証明しない限り不真正プロダクトバイプロセスクレームであると判断され、「方法限定説」に沿って特許発明の技術的範囲が解釈されることとになる。
（３）発明の要旨の認定（無効審判における新規性、進歩性の判断）：
技術的範囲の解釈とまったく同じ手法で判断する。すなわち、技術的範囲の解釈は「方法限定説」、新規性、進歩性の判断は「物同一説」という二重基準ではないことが明らかにされた。
このことと、審査基準第ＩＩ部第２章１．５．２（３）における、原則として「物同一説」に従って新規性進歩性を判断する考えかたとは相容れない場合があるように思われる。
本事例では、「方法限定説」に従い、所定の方法により製造された物の発明として要旨を認定された。ただし、要旨認定された請求項記載の発明は、乙３０等の先行技術文献に基づいて容易に発明することができたものであり、無効にされるべきものと判断された。
２．本件発明１
「次の段階：
ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し，
ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し，
ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し，
ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え，そして
ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること，
を含んで成る方法によって製造される，プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。」
３．裁判所の判断のポイント
３．１．プロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲の解釈
「ア 特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定について，法７０条は，その第１項で「特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない」とし，その第２項で「前項の場合においては，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」などと定めている。
したがって，特許権侵害を理由とする差止請求又は損害賠償請求が提起された場合にその基礎となる特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては，「特許請求の範囲」記載の文言を基準とすべきである。特許請求の範囲に記載される文言は，特許発明の技術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであり，仮に，これを否定し，特許請求の範囲として記載されている特定の「文言」が発明の技術的範囲を限定する意味を有しないなどと解釈することになると，特許公報に記載された「特許請求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこととなり，法的安定性を害する結果となる。
そうすると，本件のように「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合，当該発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって，特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて，他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。
もっとも，本件のような「物の発明」の場合，特許請求の範囲は，物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには，発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法１条等の趣旨に照らして，その物の製造方法によって物を特定することも許され，法３６条６項２号にも反しないと解される。
そして，そのような事情が存在する場合には，その技術的範囲は，特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても，製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと解釈され，確定されることとなる。
イ ところで，物の発明において，特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合，このような形式のクレームは，広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることもある。前記アで述べた観点に照らすならば，上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには，「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法によりこれを行っているとき」（本件では，このようなクレームを，便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）と，「物の製造方法が付加して記載されている場合において，当該発明の対象となる物を，その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」（本件では，このようなクレームを，便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）の２種類があることになるから，これを区別して検討を加えることとする。 そして，前記アによれば，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の技術的範囲は，「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の技術的範囲は，「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。
３．２．「真正」であることの立証責任
「また，特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと，物の発明に係る特許請求の範囲に，製造方法が記載されている場合，その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である」ことについての立証を負担すべきであり，もしその立証を尽くすことができないときは，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして，発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。」
３．３．無効性判断における発明の要旨認定の際のクレーム解釈
「法１０４条の３は，「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において，当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは，特許権者又は専用実施権者は，相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定するが，法１０４条の３に係る抗弁の成否を判断する前提となる発明の要旨は，上記特許無効審判請求手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項の具体的内容と同様に認定されるべきである。
すなわち，本件のように，「物の発明」に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている前記プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合の発明の要旨の認定については，前述した特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方法の場合と同様の理由により，① 発明の対象となる物の構成を，製造方法によることなく，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときは，その発明の要旨は，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム），② 上記①のような事情が存在するといえないときは，その発明の要旨は，記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである（不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）。
この場合において，上記①のような事情が存在することを認めるに足りないときは，これを上記②の不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うべきものと解するのが相当である。
上記の観点から本件を検討するに，本件特許には，上記①にいう不可能又は困難であるとの事情の存在が認められないことは前述のとおりであるから，特許無効審判請求における発明の要旨の認定に際しても，特許請求の範囲に記載されたとおりの製造方法により製造された物として，その手続を進めるべきものと解され，法１０４条の３に係る抗弁においても同様に解すべきである。」
2012年1月22日日曜日
審判段階での最後の拒絶理由応答時の補正が限定的減縮に該当しないと判断された事例
知財高裁平成２４年１月１７日 判決
平成２３年（行ケ）第１０１３３号 審決取消請求事件
１．概要
本件は平成２１年（行ケ）第１０３０３号事件（審決取り消し判決）後の、特許庁での再度の拒絶審決に対する、審決取消請求事件である。
第４次補正では、補正前（第３次補正後）の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした」を、「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能とした」に変換した。
上記第４次補正が「新規事項の追加」と判断され審判体により「最後の拒絶理由通知」がなされた。クレーム記載の４つの機能のうち、選択し得ることが記載されているのは「時計機能」と「電話帳機能」のみであり、「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」と「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」については選択し得ることが明示されていない、というのが新規事項追加と判断する主な理由である。
そこで、審判請求人（訴訟原告）は第５次補正（＝本件補正）を行った。本件補正では「選択可能とした」を「前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とした」と補正した。
審決では、この補正が「限定的減縮」等の目的要件違反に該当し、却下されるべきであること、却下された結果復活する第４次補正クレームは新規事項追加に該当すると判断した。
知財高裁は特許庁の判断を支持し、原告の請求を棄却した。
補正新規事項追加を指摘する最後の拒絶理由通知応答時において、拒絶理由を解消するための補正は一般的に「発明特定事項の拡張」に該当し解消困難であることが多い（知的財産高等裁判所平成２０年３月１９日判決平成１９年（行ケ）第１０１５９号事件参照）。
２．補正の内容
第３次補正（甲４補正）後の請求項１：
「通信機能と，当該通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって，
前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯電話端末の動作が開始されて，前記通信機能と前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり，前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると，当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」
第４次補正（甲６補正）の内容：
「通信機能と，当該通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって，
前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯電話端末の動作が開始されて，前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり，通信可能状態で，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり，
前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると，当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能としたことを特徴とする携帯電話端
末。」
第５次補正（本件補正、甲９補正）の内容：
「通信機能と，当該通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって，
前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯電話端末の動作が開始されて，前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり，通信可能状態で，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり，
前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると，当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」
３．裁判所の判断のポイント
(1) 本件補正の法１７条の２第４項該当性の有無
・・・・本件補正による補正前の甲６補正に係る請求項１の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能とした」との記載からすれば，本件補正による補正前の請求項１に係る発明（以下「甲６補正発明」という。）は，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。
他方，本件補正による補正後の請求項１の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とした」との記載からすれば，本件補正による補正後の請求項１に係る発明（本願補正発明）は，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」をそれぞれ選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。
そこで，甲６補正発明と本願補正発明とを対比すると，甲６補正発明では，通信機能の停止を維持しながら「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれを選択可能としているのに対し，本願補正発明では，通信機能の停止を維持しながら，上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能としたものであるから，本件補正により，通信機能の停止を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして，その結果，本願補正発明では，「時計機能」及び「電話帳機能」以外の機能について，どの機能を通信機能の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。
そうすると，本件補正により，直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され，特許請求の範囲の請求項１の記載が拡張されていることは明らかであるから，本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず，「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。
また，本件補正は，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。
以上によれば，本件補正について，「平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。」とした審決の判断に誤りはない。
(2) 原告の主張に対する判断
ア 原告は，本件補正は選択可能な機能の範囲についてより狭い範囲の選択である特定の機能である「前記時計機能及び前記電話帳機能」を選択可能としたものであり，このように「選択可能」な範囲を狭めることは，技術的には補正後においてはその機能が限定されるものであるので，特許請求の範囲の減縮に当たること，また，時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む機能がそのまま動作可能な状態となっており，それらの中において選択対象を特定しているものであり，動作可能な選択対象の組合せは１５通りあり，「時計機能＆電話帳機能＆マイクによる音声を電気信号に変換する機能＆スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」の組合せのみを選択対象としているのではないことは明らかであること，さらに，本願の当初明細書の段落【００３０】，【００３３】及び【図１】の記載によれば，「動作可能な状態」とは，通信機能以外の上記各機能を含む複数の機能の全てが常に動作している状態ではなく，ユーザによる指示あるいは制御部による処理に基づいて選択的に動作し得る状態となっているものであると明細書及び添付図面から理解されるものであるし，本願の当初明細書の段落【００１１】に記載された課題から判断して，「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能を選択可能と」することとは，「通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能」の各機能を選択対象としており，その中からユーザが様々な組合せを選択可能とする意味であると理解されるものである，と主張する。
しかし，原告が指摘する上記明細書の記載箇所及び図面を検討しても，本願において，通信機能の停止を維持しながらそのまま動作可能とし選択可能とする機能を，通信機能以外の「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」，「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能から，ユーザが様々な組合せで選択可能であることが記載されているとはいえず，また，本願の当初明細書等の記載から自明であるとも認められない。
また，甲６補正に係る請求項１の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能とした」との記載に，「複数の機能」について択一的に解される文言はない。
さらに，本願は「携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも通信以外の機能を使用可能として利便性を向上させ」ることを課題とするところ，携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも使用可能な機能の数が多いほど利便性が向上することは明らかである。
そうすると，甲６補正発明の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能を選択可能と」することは，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，「通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能とした」ことと解するのが自然であり合理的である。
以上によれば，本件補正による請求項１の補正は，直列的に記載された発明特定事項の一部が削除されたもので，原告が主張するような択一的記載の要素の削除ではないから，原告の上記各主張はいずれも採用することができない。」
平成２３年（行ケ）第１０１３３号 審決取消請求事件
１．概要
本件は平成２１年（行ケ）第１０３０３号事件（審決取り消し判決）後の、特許庁での再度の拒絶審決に対する、審決取消請求事件である。
第４次補正では、補正前（第３次補正後）の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした」を、「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能とした」に変換した。
上記第４次補正が「新規事項の追加」と判断され審判体により「最後の拒絶理由通知」がなされた。クレーム記載の４つの機能のうち、選択し得ることが記載されているのは「時計機能」と「電話帳機能」のみであり、「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」と「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」については選択し得ることが明示されていない、というのが新規事項追加と判断する主な理由である。
そこで、審判請求人（訴訟原告）は第５次補正（＝本件補正）を行った。本件補正では「選択可能とした」を「前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とした」と補正した。
審決では、この補正が「限定的減縮」等の目的要件違反に該当し、却下されるべきであること、却下された結果復活する第４次補正クレームは新規事項追加に該当すると判断した。
知財高裁は特許庁の判断を支持し、原告の請求を棄却した。
補正新規事項追加を指摘する最後の拒絶理由通知応答時において、拒絶理由を解消するための補正は一般的に「発明特定事項の拡張」に該当し解消困難であることが多い（知的財産高等裁判所平成２０年３月１９日判決平成１９年（行ケ）第１０１５９号事件参照）。
２．補正の内容
第３次補正（甲４補正）後の請求項１：
「通信機能と，当該通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって，
前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯電話端末の動作が開始されて，前記通信機能と前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり，前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると，当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」
第４次補正（甲６補正）の内容：
「通信機能と，当該通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって，
前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯電話端末の動作が開始されて，前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり，通信可能状態で，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり，
前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると，当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能としたことを特徴とする携帯電話端
末。」
第５次補正（本件補正、甲９補正）の内容：
「通信機能と，当該通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって，
前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯電話端末の動作が開始されて，前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり，通信可能状態で，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり，
前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると，当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり，前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」
３．裁判所の判断のポイント
(1) 本件補正の法１７条の２第４項該当性の有無
・・・・本件補正による補正前の甲６補正に係る請求項１の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能とした」との記載からすれば，本件補正による補正前の請求項１に係る発明（以下「甲６補正発明」という。）は，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。
他方，本件補正による補正後の請求項１の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とした」との記載からすれば，本件補正による補正後の請求項１に係る発明（本願補正発明）は，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」をそれぞれ選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。
そこで，甲６補正発明と本願補正発明とを対比すると，甲６補正発明では，通信機能の停止を維持しながら「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれを選択可能としているのに対し，本願補正発明では，通信機能の停止を維持しながら，上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能としたものであるから，本件補正により，通信機能の停止を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして，その結果，本願補正発明では，「時計機能」及び「電話帳機能」以外の機能について，どの機能を通信機能の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。
そうすると，本件補正により，直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され，特許請求の範囲の請求項１の記載が拡張されていることは明らかであるから，本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず，「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。
また，本件補正は，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。
以上によれば，本件補正について，「平成１４年法律第２４号改正附則第２条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。」とした審決の判断に誤りはない。
(2) 原告の主張に対する判断
ア 原告は，本件補正は選択可能な機能の範囲についてより狭い範囲の選択である特定の機能である「前記時計機能及び前記電話帳機能」を選択可能としたものであり，このように「選択可能」な範囲を狭めることは，技術的には補正後においてはその機能が限定されるものであるので，特許請求の範囲の減縮に当たること，また，時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む機能がそのまま動作可能な状態となっており，それらの中において選択対象を特定しているものであり，動作可能な選択対象の組合せは１５通りあり，「時計機能＆電話帳機能＆マイクによる音声を電気信号に変換する機能＆スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」の組合せのみを選択対象としているのではないことは明らかであること，さらに，本願の当初明細書の段落【００３０】，【００３３】及び【図１】の記載によれば，「動作可能な状態」とは，通信機能以外の上記各機能を含む複数の機能の全てが常に動作している状態ではなく，ユーザによる指示あるいは制御部による処理に基づいて選択的に動作し得る状態となっているものであると明細書及び添付図面から理解されるものであるし，本願の当初明細書の段落【００１１】に記載された課題から判断して，「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能を選択可能と」することとは，「通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能」の各機能を選択対象としており，その中からユーザが様々な組合せを選択可能とする意味であると理解されるものである，と主張する。
しかし，原告が指摘する上記明細書の記載箇所及び図面を検討しても，本願において，通信機能の停止を維持しながらそのまま動作可能とし選択可能とする機能を，通信機能以外の「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」，「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能から，ユーザが様々な組合せで選択可能であることが記載されているとはいえず，また，本願の当初明細書等の記載から自明であるとも認められない。
また，甲６補正に係る請求項１の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能とした」との記載に，「複数の機能」について択一的に解される文言はない。
さらに，本願は「携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも通信以外の機能を使用可能として利便性を向上させ」ることを課題とするところ，携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも使用可能な機能の数が多いほど利便性が向上することは明らかである。
そうすると，甲６補正発明の「前記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能を選択可能と」することは，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，「通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能とした」ことと解するのが自然であり合理的である。
以上によれば，本件補正による請求項１の補正は，直列的に記載された発明特定事項の一部が削除されたもので，原告が主張するような択一的記載の要素の削除ではないから，原告の上記各主張はいずれも採用することができない。」
2012年1月15日日曜日
審判請求時の補正が限定的減縮に該当するか争われた事例
知財高裁平成２０年１２月１０日判決
平成１９年（行ケ）第１０３５０号審決取消請求事件
１．概要
最後の拒絶理由通知や拒絶査定不服審判請求時における補正が、特許法１７条の２第５項第２号（改正前第４項第２号）でいう「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とした補正に該当するか否かの判断が容易でない場面にしばしば直面する。
補正前の構成要件を単純に下位概念に限定する形式の補正だけが許されるのか、請求項を全体的にみたときに補正前の構成要件が下位概念に限定されている形式の補正も許されるのかは審査基準の事例を見ても必ずしもあきらかではない。
本事例では、審判請求時にされた補正が限定的減縮に該当しないとして補正を却下した審決（「補正前の構成要件を単純に下位概念に限定する形式の補正だけが許される」ことを前提とした特許庁の判断）が違法であり取り消されるべきとされた。
２．本件補正前の請求項
【請求項１】ルアロックコネクタの雄型ルア先端を受け入れるルア受け具であって，
内壁を有すると共に，基端から末端側に向けてボアが形成され，該基端が前記ルアロックコネクタ内に挿入可能な寸法であるハウジングと，
前記基端近傍で且つ前記ボアの内部に少なくとも一部が挿置されるように該ハウジングに取り付けられると共に，上側部分と，該上側部分から下方に伸長する伸長部分と，前記上側部分の上面近傍から延伸して該上側部分を貫通し且つ前記伸長部分の少なくとも一部に延入するスリットとを有する隔膜とを備え，
前記ハウジングは前記隔膜の上面近傍に密封力を加えて該上面近傍の前記スリットを密封し，前記伸長部分は前記スリットと交差する方向の長さであるその幅が前記上側部分の幅より狭く，前記隔膜及び前記スリットは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる寸法に形成され，該雄型ルア先端が前記隔膜内に挿入されると，該隔膜の少なくとも一部が該隔膜の長手軸から側方に変位して変位した隔膜部分が形成され，
更に，前記隔膜の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，該キャビティは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の内部に挿入された時に変位した前記変位した隔膜部分を受け入れることを特徴とするルア受け具。
３．本件補正後（拒絶査定不服審判請求時の補正）
【請求項１】雄型ルアカニューレと，該雄型ルアカニューレを取り囲むように形成された雌型ねじ端部とを有するルアロックコネクタに結合するルア受け具であって，
ハウジングと，該ハウジングに取り付けられる隔膜とを備え，
前記ハウジングは内壁を有すると共に，その基端から末端側に向けてボアが形成され，該ハウジング基端の寸法は前記ルアロックコネクタ内に挿入可能な大きさに設定され，
前記隔膜は，少なくとも部分的に前記ハウジング基端近傍の前記ボア内に挿置されると共に，上側部分と，該上側部分から下方に延在する伸長部分と，前記上側部分の上面近傍から該上側部分を貫通し且つ該伸長部分の少なくとも一部にまで延伸するスリットとを有し，
前記ハウジングは前記隔膜の上面近傍に密封力を加えて前記スリットを前記上面の部分で密封し，
前記隔膜の伸長部分は前記スリットと交差する方向の長さであるその幅が前記上側部分の幅より狭く，
前記隔膜と前記スリットの寸法及び形状は，前記ハウジングの基端を前記ルアロックコネクタの前記雌型ねじ端部の内部に係入すると前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込むように，夫々設定され，
前記雄型ルアカニューレを前記隔膜に挿入すると，該隔膜の少なくとも一部がその長手軸から側方に変位し，
前記隔膜の伸長部分の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，前記雄型ルアカニューレを前記隔膜の内部に挿入し且つ前記雌型ねじ端部が前記ハウジングに嵌合した時に，前記変位した隔膜の一部は，前記雌型ねじ端部の内部で前記少なくとも一つのキャビティ内に受け入れられることを特徴とするルア受け具。
４．審決の理由
本件補正は特許請求の範囲を一部拡張し又は不明確にするものであるから却下されるべきである。
特許庁は上記の補正が「限定的減縮」に該当しないと判断した。
５．裁判における被告（特許庁）の主張
本件補正は，隔膜の内部に挿入される部分について，補正前の「雄型ルア先端」を「雄「原告及び参加人は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，補正後の特許請求の範囲が全体として補正前の特許請求の範囲に対してより狭い範囲であれば足りるものと解すべきであると主張する。しかし，同号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定されており，特に，発明を特定するために必要な事項を「限定する」とは，補正前の請求項に記載された発明を特定するための事項の一つ以上を，それぞれ，概念的により下位の発明を特定するめの事項とすることであるから，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものである。」
６．裁判所の判断のポイント
エ以上によれば，本願明細書においては，雄型ルアないし雄型ルアカニューレを本願発明に係るルア受け具に挿入する場合，その前進に伴い隔膜が変形され，またそれを隔膜から引き抜く際，管腔内に負圧が生じる可能性を有するといった機能ないし性質を有することが明らかにされているところ，この場合の雄型ルアないし雄型ルアカニューレを特定する用語としては，「ルアカニューレ（カニューレ）３２」と「ルア先端３２（８３２，９３２）」とが混在して用いられていることが認められる。
そうすると，本願明細書においては，上記機能ないし性質を有するものとして指称する場合，「雄型ルアカニューレ３２」と「雄型ルア先端３２」とは同一のものを意味すると認められる。このことは，上記のようにスリットを介して隔膜内部に雄型ルアカニューレが入り込むような動作がなされる際，スリットに最初に接触するのが必然的に雄型ルアカニューレの先端部分となることからも明らかである。
そして，本件補正における，「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」との表現は，雄型ルアカニューレ３２における上記機能が実現する場面を表現したものであることは明らかであるから，ここでの「雄型ルアカニューレ」というのは，ルア受け具に挿入されるルアコネクタの構成全体を指称するものではなく，「雄型ルア先端３２」に相当する雄型ルアカニューレの先端部分である「ルアカニューレ３２」を意味するものと理解することができるし，「雄型ルアカニューレの少なくとも一部」というのも，「ルアカニューレ３２」に相当する部分がスリットを介して隔膜内に挿入される場合に，これが隔膜と接触している範囲を指すものであることは容易に理解できるところである。
そうすると，本件補正において，「前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる」とあるのを「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」と変更することは，実質的に同じ構成を言い換えたにすぎないものであるから，これにより何ら特許請求の範囲を一部拡張するものではないし，不明瞭とするものでもない。
したがって，この点に関する審決の前記判断は誤りといわざるを得ない。
オこの点，被告は，仮に「雄型ルア先端」と「雄型ルアカニューレ」が同じものであったとしても，本件補正前には「雄型ルア先端」なる用語で表される部分全体が隔膜内部に挿入されていたものが，本件補正により「雄型ルア先端」なる用語で表される部分の一部で足りることになるから，本件補正による変更は特許請求の範囲を拡張するものである旨主張する。
しかし，本件補正前の本願発明においては，「ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介し該隔膜の内部に挿入できる」として，挿入されるのはルア先端とするだけで，「ルア先端の部分全体」が隔膜の内部に挿入されるとは記載されていない。そして，上記(1)のとおり，補正発明の意義は，雄型ルアとルア受け具が係合されることにより，ルアロックコネクタの先端が隔膜内に貫入することを利用して医療流体を移送するというものであり，ここで雄型ルアの先端部分が隔膜内に貫入される態様は，医療流体を移送できる程度であることは必要とされるものの，それを超えてその全部が貫入されることは必須の要素でないことは明らかである。
そうすると，本件補正前の本願発明においても，挿入される部分はルア先端の一部又は全部と解さざるを得ないのであって，これを本件補正により「ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」として，挿入される部分がルア先端の一部の場合だけでなく全部が挿入される場合があることを明示することは，実質的にみて何らの変更を加えるものではないから，特許請求の範囲を拡張するものではない。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。
カなお被告は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，発明を特定するために必要な事項を「限定する」ことであり，これに該当するといえるためには，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものであると主張するところ，同主張は，補正が「特許請求の範囲の減縮」（特許法旧１７条の２第４項２号）に該当するためには，これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するとの趣旨を含むものと解される。
しかし，特許請求の範囲の減縮は当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきものであって，当該請求項の範囲内における各補正事項のみを個別にみて決すべきものではないのであるから，被告の上記主張が減縮の場合を後者の場合に限定する趣旨であれば，その主張は前提において誤りであるといわざるを得ない。
また，特許請求の範囲の一部を減縮する場合に，当該部分とそれ以外の部分との整合性を担保するため，当該減縮部分以外の事項について字句の変更を行う必要性が生じる場合のあることは明らかであって，このような趣旨に基づく変更は，これにより特許請求の範囲を拡大ないし不明瞭にする等，補正の他の要件に抵触するものでない限り排除されるべきものではなく，この場合に当該補正部分の文言自体には減縮が存しなかったとしても，これが特許法旧１７条の２第４項２号と矛盾するものではない。
そこでこれを本件についてみると，本件補正は，「ルアロックコネクタの雄型ルア先端を受け入れるルア受け具であって，」を「雄型ルアカニューレと，該雄型ルアカニューレを取り囲むように形成された雌型ねじ端部とを有するルアロックコネクタに結合するルア受け具であって，」と補正することにより，ルア受け具の構成を限定するものであり，また，「前記隔膜の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，該キャビティは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の内部に挿入された時に変位した前記変位した隔膜部分を受け入れることを特徴とするルア受け具。」を「前記隔膜の伸長部分の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，前記雄型ルアカニューレを前記隔膜の内部に挿入し且つ前記雌型ねじ端部が前記ハウジングに嵌合した時に，前記変位した隔膜の一部は，前記雌型ねじ端部の内部で前記少なくとも一つのキャビティ内に受け入れられることを特徴とするルア受け具。」と補正することにより，隔膜の構成を限定する部分を含むものである。
そして，これまで述べてきた「前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる」とあるのを「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」とした補正は，上記のようなルア受け具及び隔膜の各構成を減縮する補正を踏まえ，これにより「雄型ルア先端」と「雄型ルアカニューレ」との用語が混在するに至ることから，これを後者の用語をもって統一したものと理解することができ，また，「雄型ルア先端」を「雄型ルアカニューレの少なくとも一部」とする補正が実質的に何らの変更を加えるものでないことは，上記エ，オのとおりである。
したがって，本件補正のうち「前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる」とあるのを「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」とした部分は，何ら特許法旧１７条の２第４項２号に矛盾するものではないから，被告の上記主張は採用することができない。
平成１９年（行ケ）第１０３５０号審決取消請求事件
１．概要
最後の拒絶理由通知や拒絶査定不服審判請求時における補正が、特許法１７条の２第５項第２号（改正前第４項第２号）でいう「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」を目的とした補正に該当するか否かの判断が容易でない場面にしばしば直面する。
補正前の構成要件を単純に下位概念に限定する形式の補正だけが許されるのか、請求項を全体的にみたときに補正前の構成要件が下位概念に限定されている形式の補正も許されるのかは審査基準の事例を見ても必ずしもあきらかではない。
本事例では、審判請求時にされた補正が限定的減縮に該当しないとして補正を却下した審決（「補正前の構成要件を単純に下位概念に限定する形式の補正だけが許される」ことを前提とした特許庁の判断）が違法であり取り消されるべきとされた。
２．本件補正前の請求項
【請求項１】ルアロックコネクタの雄型ルア先端を受け入れるルア受け具であって，
内壁を有すると共に，基端から末端側に向けてボアが形成され，該基端が前記ルアロックコネクタ内に挿入可能な寸法であるハウジングと，
前記基端近傍で且つ前記ボアの内部に少なくとも一部が挿置されるように該ハウジングに取り付けられると共に，上側部分と，該上側部分から下方に伸長する伸長部分と，前記上側部分の上面近傍から延伸して該上側部分を貫通し且つ前記伸長部分の少なくとも一部に延入するスリットとを有する隔膜とを備え，
前記ハウジングは前記隔膜の上面近傍に密封力を加えて該上面近傍の前記スリットを密封し，前記伸長部分は前記スリットと交差する方向の長さであるその幅が前記上側部分の幅より狭く，前記隔膜及び前記スリットは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる寸法に形成され，該雄型ルア先端が前記隔膜内に挿入されると，該隔膜の少なくとも一部が該隔膜の長手軸から側方に変位して変位した隔膜部分が形成され，
更に，前記隔膜の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，該キャビティは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の内部に挿入された時に変位した前記変位した隔膜部分を受け入れることを特徴とするルア受け具。
３．本件補正後（拒絶査定不服審判請求時の補正）
【請求項１】雄型ルアカニューレと，該雄型ルアカニューレを取り囲むように形成された雌型ねじ端部とを有するルアロックコネクタに結合するルア受け具であって，
ハウジングと，該ハウジングに取り付けられる隔膜とを備え，
前記ハウジングは内壁を有すると共に，その基端から末端側に向けてボアが形成され，該ハウジング基端の寸法は前記ルアロックコネクタ内に挿入可能な大きさに設定され，
前記隔膜は，少なくとも部分的に前記ハウジング基端近傍の前記ボア内に挿置されると共に，上側部分と，該上側部分から下方に延在する伸長部分と，前記上側部分の上面近傍から該上側部分を貫通し且つ該伸長部分の少なくとも一部にまで延伸するスリットとを有し，
前記ハウジングは前記隔膜の上面近傍に密封力を加えて前記スリットを前記上面の部分で密封し，
前記隔膜の伸長部分は前記スリットと交差する方向の長さであるその幅が前記上側部分の幅より狭く，
前記隔膜と前記スリットの寸法及び形状は，前記ハウジングの基端を前記ルアロックコネクタの前記雌型ねじ端部の内部に係入すると前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込むように，夫々設定され，
前記雄型ルアカニューレを前記隔膜に挿入すると，該隔膜の少なくとも一部がその長手軸から側方に変位し，
前記隔膜の伸長部分の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，前記雄型ルアカニューレを前記隔膜の内部に挿入し且つ前記雌型ねじ端部が前記ハウジングに嵌合した時に，前記変位した隔膜の一部は，前記雌型ねじ端部の内部で前記少なくとも一つのキャビティ内に受け入れられることを特徴とするルア受け具。
４．審決の理由
本件補正は特許請求の範囲を一部拡張し又は不明確にするものであるから却下されるべきである。
特許庁は上記の補正が「限定的減縮」に該当しないと判断した。
５．裁判における被告（特許庁）の主張
本件補正は，隔膜の内部に挿入される部分について，補正前の「雄型ルア先端」を「雄「原告及び参加人は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，補正後の特許請求の範囲が全体として補正前の特許請求の範囲に対してより狭い範囲であれば足りるものと解すべきであると主張する。しかし，同号は，「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定されており，特に，発明を特定するために必要な事項を「限定する」とは，補正前の請求項に記載された発明を特定するための事項の一つ以上を，それぞれ，概念的により下位の発明を特定するめの事項とすることであるから，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものである。」
６．裁判所の判断のポイント
エ以上によれば，本願明細書においては，雄型ルアないし雄型ルアカニューレを本願発明に係るルア受け具に挿入する場合，その前進に伴い隔膜が変形され，またそれを隔膜から引き抜く際，管腔内に負圧が生じる可能性を有するといった機能ないし性質を有することが明らかにされているところ，この場合の雄型ルアないし雄型ルアカニューレを特定する用語としては，「ルアカニューレ（カニューレ）３２」と「ルア先端３２（８３２，９３２）」とが混在して用いられていることが認められる。
そうすると，本願明細書においては，上記機能ないし性質を有するものとして指称する場合，「雄型ルアカニューレ３２」と「雄型ルア先端３２」とは同一のものを意味すると認められる。このことは，上記のようにスリットを介して隔膜内部に雄型ルアカニューレが入り込むような動作がなされる際，スリットに最初に接触するのが必然的に雄型ルアカニューレの先端部分となることからも明らかである。
そして，本件補正における，「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」との表現は，雄型ルアカニューレ３２における上記機能が実現する場面を表現したものであることは明らかであるから，ここでの「雄型ルアカニューレ」というのは，ルア受け具に挿入されるルアコネクタの構成全体を指称するものではなく，「雄型ルア先端３２」に相当する雄型ルアカニューレの先端部分である「ルアカニューレ３２」を意味するものと理解することができるし，「雄型ルアカニューレの少なくとも一部」というのも，「ルアカニューレ３２」に相当する部分がスリットを介して隔膜内に挿入される場合に，これが隔膜と接触している範囲を指すものであることは容易に理解できるところである。
そうすると，本件補正において，「前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる」とあるのを「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」と変更することは，実質的に同じ構成を言い換えたにすぎないものであるから，これにより何ら特許請求の範囲を一部拡張するものではないし，不明瞭とするものでもない。
したがって，この点に関する審決の前記判断は誤りといわざるを得ない。
オこの点，被告は，仮に「雄型ルア先端」と「雄型ルアカニューレ」が同じものであったとしても，本件補正前には「雄型ルア先端」なる用語で表される部分全体が隔膜内部に挿入されていたものが，本件補正により「雄型ルア先端」なる用語で表される部分の一部で足りることになるから，本件補正による変更は特許請求の範囲を拡張するものである旨主張する。
しかし，本件補正前の本願発明においては，「ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介し該隔膜の内部に挿入できる」として，挿入されるのはルア先端とするだけで，「ルア先端の部分全体」が隔膜の内部に挿入されるとは記載されていない。そして，上記(1)のとおり，補正発明の意義は，雄型ルアとルア受け具が係合されることにより，ルアロックコネクタの先端が隔膜内に貫入することを利用して医療流体を移送するというものであり，ここで雄型ルアの先端部分が隔膜内に貫入される態様は，医療流体を移送できる程度であることは必要とされるものの，それを超えてその全部が貫入されることは必須の要素でないことは明らかである。
そうすると，本件補正前の本願発明においても，挿入される部分はルア先端の一部又は全部と解さざるを得ないのであって，これを本件補正により「ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」として，挿入される部分がルア先端の一部の場合だけでなく全部が挿入される場合があることを明示することは，実質的にみて何らの変更を加えるものではないから，特許請求の範囲を拡張するものではない。
したがって，被告の上記主張は採用することができない。
カなお被告は，特許法旧１７条の２第４項２号「特許請求の範囲の減縮」にいう「減縮」とは，発明を特定するために必要な事項を「限定する」ことであり，これに該当するといえるためには，補正後の一つ以上の発明を特定するための事項が補正前の発明を特定するための事項に対して，概念的に下位になっていることを要するものであると主張するところ，同主張は，補正が「特許請求の範囲の減縮」（特許法旧１７条の２第４項２号）に該当するためには，これに該当する個々の補正事項のすべてにおいて下位概念に変更されることを要するとの趣旨を含むものと解される。
しかし，特許請求の範囲の減縮は当該請求項の解釈において減縮の有無を判断すべきものであって，当該請求項の範囲内における各補正事項のみを個別にみて決すべきものではないのであるから，被告の上記主張が減縮の場合を後者の場合に限定する趣旨であれば，その主張は前提において誤りであるといわざるを得ない。
また，特許請求の範囲の一部を減縮する場合に，当該部分とそれ以外の部分との整合性を担保するため，当該減縮部分以外の事項について字句の変更を行う必要性が生じる場合のあることは明らかであって，このような趣旨に基づく変更は，これにより特許請求の範囲を拡大ないし不明瞭にする等，補正の他の要件に抵触するものでない限り排除されるべきものではなく，この場合に当該補正部分の文言自体には減縮が存しなかったとしても，これが特許法旧１７条の２第４項２号と矛盾するものではない。
そこでこれを本件についてみると，本件補正は，「ルアロックコネクタの雄型ルア先端を受け入れるルア受け具であって，」を「雄型ルアカニューレと，該雄型ルアカニューレを取り囲むように形成された雌型ねじ端部とを有するルアロックコネクタに結合するルア受け具であって，」と補正することにより，ルア受け具の構成を限定するものであり，また，「前記隔膜の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，該キャビティは，前記雄型ルア先端が前記隔膜の内部に挿入された時に変位した前記変位した隔膜部分を受け入れることを特徴とするルア受け具。」を「前記隔膜の伸長部分の側方に少なくとも一つのキャビティが画成され，前記雄型ルアカニューレを前記隔膜の内部に挿入し且つ前記雌型ねじ端部が前記ハウジングに嵌合した時に，前記変位した隔膜の一部は，前記雌型ねじ端部の内部で前記少なくとも一つのキャビティ内に受け入れられることを特徴とするルア受け具。」と補正することにより，隔膜の構成を限定する部分を含むものである。
そして，これまで述べてきた「前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる」とあるのを「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」とした補正は，上記のようなルア受け具及び隔膜の各構成を減縮する補正を踏まえ，これにより「雄型ルア先端」と「雄型ルアカニューレ」との用語が混在するに至ることから，これを後者の用語をもって統一したものと理解することができ，また，「雄型ルア先端」を「雄型ルアカニューレの少なくとも一部」とする補正が実質的に何らの変更を加えるものでないことは，上記エ，オのとおりである。
したがって，本件補正のうち「前記雄型ルア先端が前記隔膜の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して該隔膜の内部に挿入できる」とあるのを「前記雄型ルアカニューレの少なくとも一部が前記上側部分の上面及び前記スリットの少なくとも一部を介して前記隔膜の内部に入り込む」とした部分は，何ら特許法旧１７条の２第４項２号に矛盾するものではないから，被告の上記主張は採用することができない。
2012年1月9日月曜日
発明の効果と実施可能要件充足性との関係について争われた事例
知財高裁平成２３年１２月２２日判決
平成２２年（行ケ）第１００９７号 審決取消請求事件
１．概要
無効審判審決：実施可能要件満足、特許維持
知財高裁：審決維持、請求棄却
２．本件発明
【請求項６】ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
３．原告の主張する取消事由１（実施可能要件に係る判断の誤り）
「(1) 本件審決は，本件発明の特許請求の範囲に記載されたピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（以下「本件化合物１」という。）若しくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸（以下「本件化合物２」という。）のいずれか一方若しくはこれらの混合物又はこれらの塩（以下「本件各化合物」という。）その他の化合物が，化学構造が特定された化合物であり，その合成方法も当業者に周知であり（引用例２，甲６３），本件発明の効果についても本件明細書に記載されているから，本件明細書には本件発明の「飛灰中の重金属固定化処理剤」の製造方法について当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に記載されており，実施可能要件を満たす旨を説示する。そして，本件審決によれば，当業者が本件発明６を容易に想到し得ないとの根拠は，後記のとおり，本件明細書に記載の安定性試験の結果（【００２０】【００２１】）のとおり，本件発明６の実施品を６５℃に加温しても，ｐＨ調整剤である塩化第二鉄（３８％水溶液）を２０重量％添加しても，硫化水素を発生しないという効果を奏する点にあるとされている。
(2) しかしながら，硫化水素を発生しないという効果を実現するためには，硫化水素の発生源であるチオ炭酸塩という副生成物を含まない，純物質としての本件各化合物の製造方法が本件明細書に具体的に記載されている必要がある。
しかるところ，本件各化合物は，１級アミノ基を含まない２級アミンに由来する化合物であり，純物質としての本件各化合物を加温したり酸を添加しても硫化水素が発生しないことは，公知の一般則である（甲７，８，２２～２４，３５，８６，９８）ものの，本件各化合物を製造するに当たってチオ炭酸塩の副生を防止する方法は，本件優先権主張日当時又は本件出願日当時には存在せず（甲２，３，７，２７），チオ炭酸塩を除く精製工程（引用例２，甲６３）も，本件明細書に記載がない。現に，本件明細書を原告（甲４，８，１５）及び第三者（甲７１）が再現して実施したところ，得られた化合物からは硫化水素が発生した。
このように，本件明細書には，硫化水素の発生源であるチオ炭酸塩を含む本件各化合物（未精製品）の製造方法しか記載がなく，純物質（精製品）としての本件各化合物の製造方法に関する記載がないから，その記載に従って本件発明を実施することは，不可能であり，本件明細書の記載は，特許法３６条４項に違反する。
(3) なお，被告による本件明細書の再現とされる実験（甲４８，乙１２）では，得られた化合物から硫化水素が発生していないが，これは，サンプルを合成するに当たって大量（約５３％）の二硫化炭素を消耗させるなど，被告が設定した合成・試験条件が，当業者が選択する余地のないような特殊なものであったためであって，本件明細書を再現したものとはいえないし（甲３１），現に，得られた化合物は，本件明細書の記載に比較して，キレート能力の高い本件化合物２（ビス体）の濃度が約半分であり，キレート能力も約６７％にとどまるから，再現になっていない。
また，被告による２回目の再現実験（乙６）を原告が更に再現したところ（甲９１，９２），本件明細書に記載のビス体濃度は得られず，このことは，被告が本件化合物２の濃度を高くすることを回避することで，チオ炭酸塩の生成を抑制していることを示している。このように，本件発明６は，本件明細書を特定の条件下で実施しない限り，製造できない。」
４．裁判所の判断のポイント
「本件発明は，いずれも物の発明であるが，その特許請求の範囲（前記第２の２）に記載のとおり，本件各化合物（ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（本件化合物１）若しくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸（本件化合物２）のいずれか一方若しくはこれらの混合物又はこれらの塩）が飛灰中の重金属を固定化できるということをその技術思想としている。
したがって，本件発明が実施可能であるというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に本件発明を構成する本件各化合物を製造する方法についての具体的な記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきである。」
「(2) 本件明細書の記載について
・・・・
エ 次に，実施例によりさらに詳細に本件明細書に記載の発明を説明する。ただし，上記発明は，下記実施例によって何ら制限を受けるものではない（【００１５】）。
(ア) 合成例１（ピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸ナトリウム）の合成
ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１７２重量部，ＮａＯＨ１６７重量部，水１５１２重量部を入れ，この混合溶液中に攪拌しながら４５℃で二硫化炭素２９２部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。
反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た（化合物Ｎｏ．１。【００１６】）。
(イ) 合成例２（ピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸カリウム）の合成
ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１１２重量部，ＫＯＨ４８．５％水溶液３１６重量部，水３９５重量部を入れ，この混合溶液中に攪拌しながら４０℃で二硫化炭素３１６部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た（化合物Ｎｏ．２。【００１８】）。
(ウ) 安定性試験
化合物Ｎｏ．１及びＮｏ．２並びにエチレンジアミン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．３）及びジエチレントリアミン－Ｎ，Ｎ′，Ｎ′′－トリスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．４）の水溶液を６５℃に加温し，あるいはｐＨ調整剤として塩化第二鉄（３８％水溶液）を２０重量％添加して硫化水素ガスの発生について調べたところ，化合物Ｎｏ．１及びＮｏ．２ではいずれも硫化水素が発生しなかったが，化合物Ｎｏ．３及びＮｏ．４ではいずれも硫化水素が発生した（【００２１】【００２２】）。」
「(3) 本件発明の実施可能性について
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には本件各化合物の製造方法についての一般的な記載はなく，実施例中に，合成例１（化合物Ｎｏ．１）及び２（化合物Ｎｏ．２）として，本件化合物２の塩の製造例が記載されているにとどまる。
他方，引用例２（昭和５９年１２月２０日刊行）には，ピペラジンビスジチオカルバミン酸ナトリウム（本件化合物２）を常法を参考にして比較的簡単に合成した旨の記載があるほか，甲９５（昭和４０年（１９６５年）刊行）にも，ピペラジンビス（Ｎ，Ｎ′カルボジチオアート）ナトリウム－Ｃ６Ｈ８Ｎ２Ｓ４Ｎａ２・６Ｈ２Ｏ（本件化合物２）をピペラジンと二硫化炭素から合成した旨の記載がある。このように，本件化合物２の製造方法について本件出願日を大きく遡るこれら複数の文献に記載されており，そうである以上本件化合物２を除く本件各化合物の製造方法も明らかであるから，本件各化合物は，本件出願日当時において公知の化合物であり，その製造方法も，当業者に周知の技術であったものと認められる。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載の有無にかかわらず，当業者は，本件出願日当時において，本件各化合物を製造することができたものと認められる。
よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に十分に記載されているものということができるので，法３６条４項に違反せず，本件審決の判断に誤りはない。
(4) 原告の主張について
以上に対して，原告は，本件発明が，硫化水素を発生させないという作用効果により進歩性が認められているのに，本件各化合物を製造するに当たって硫化水素の発生源であるチオ炭酸塩の副生を防止する方法が本件出願日当時に存在せず，引用例２等に記載のチオ炭酸塩を除く精製工程も本件明細書には記載がなく，本件明細書の記載により製造した本件各化合物（未精製品）によって本件発明を実施すると硫化水素が発生し，現に，原告らの実験結果もこれを裏付けているから，本件明細書が実施可能要件を満たさない旨を主張する。
しかしながら，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化剤として使用できる旨を物の発明として特定しており，本件発明は，本件各化合物の製造に当たって硫化水素を発生させる副生成物の生成を抑制することをその技術的範囲とするものではない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に副生成物の生成が抑制された本件各化合物の製造方法が記載されていないからといって，特許請求の範囲に記載された本件発明が実施できなくなるというものではなく，法３６条４項に違反するということはできない。
なお，本件明細書の発明の詳細な説明によれば，前記(2)エ(ウ)に認定のとおり，本件発明は，飛灰中の重金属を固定化する際にｐＨ調整剤と混練し又は加熱を行うという条件下でも分解せずに安定である，すなわち有害な硫化水素を発生させないことも，その技術的課題としているといえる（安定性試験）。しかし，上記技術的課題を解決するという作用効果は，他の先行発明との関係で本件発明の容易想到性を検討するに当たり考慮され得る要素であるにとどまるというべきである。
また，引用例２には，そこで得られた化合物の詳細な物性や分析結果についての記載があるものの，そこにはチオ炭酸塩の含有を窺わせる記載がないから，引用例２に記載の方法で得られた化合物にはチオ炭酸塩が含まれていないものと認められる。したがって，引用例２の記載によれば，チオ炭酸塩を含有しない本件各化合物の製造方法は，本件出願日当時，当業者に周知の技術であったものと認められ，被告による本件明細書の記載の再現実験の結果（甲４８，乙６，１２）も，これを裏付けるものである。他方，原告らによる実験（甲４，８，１５，７１）により硫化水素が発生したとしても，このことは，本件各化合物の製造方法によってはチオ炭酸塩を副生するために硫化水素が発生することがあるということを立証するにとどまり，チオ炭酸塩を含有しない本件各化合物の製造方法が周知の技術であったとの上記認定を左右するものではない。
よって，原告の上記主張は，採用できない。」
平成２２年（行ケ）第１００９７号 審決取消請求事件
１．概要
無効審判審決：実施可能要件満足、特許維持
知財高裁：審決維持、請求棄却
２．本件発明
【請求項６】ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤
３．原告の主張する取消事由１（実施可能要件に係る判断の誤り）
「(1) 本件審決は，本件発明の特許請求の範囲に記載されたピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（以下「本件化合物１」という。）若しくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸（以下「本件化合物２」という。）のいずれか一方若しくはこれらの混合物又はこれらの塩（以下「本件各化合物」という。）その他の化合物が，化学構造が特定された化合物であり，その合成方法も当業者に周知であり（引用例２，甲６３），本件発明の効果についても本件明細書に記載されているから，本件明細書には本件発明の「飛灰中の重金属固定化処理剤」の製造方法について当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に記載されており，実施可能要件を満たす旨を説示する。そして，本件審決によれば，当業者が本件発明６を容易に想到し得ないとの根拠は，後記のとおり，本件明細書に記載の安定性試験の結果（【００２０】【００２１】）のとおり，本件発明６の実施品を６５℃に加温しても，ｐＨ調整剤である塩化第二鉄（３８％水溶液）を２０重量％添加しても，硫化水素を発生しないという効果を奏する点にあるとされている。
(2) しかしながら，硫化水素を発生しないという効果を実現するためには，硫化水素の発生源であるチオ炭酸塩という副生成物を含まない，純物質としての本件各化合物の製造方法が本件明細書に具体的に記載されている必要がある。
しかるところ，本件各化合物は，１級アミノ基を含まない２級アミンに由来する化合物であり，純物質としての本件各化合物を加温したり酸を添加しても硫化水素が発生しないことは，公知の一般則である（甲７，８，２２～２４，３５，８６，９８）ものの，本件各化合物を製造するに当たってチオ炭酸塩の副生を防止する方法は，本件優先権主張日当時又は本件出願日当時には存在せず（甲２，３，７，２７），チオ炭酸塩を除く精製工程（引用例２，甲６３）も，本件明細書に記載がない。現に，本件明細書を原告（甲４，８，１５）及び第三者（甲７１）が再現して実施したところ，得られた化合物からは硫化水素が発生した。
このように，本件明細書には，硫化水素の発生源であるチオ炭酸塩を含む本件各化合物（未精製品）の製造方法しか記載がなく，純物質（精製品）としての本件各化合物の製造方法に関する記載がないから，その記載に従って本件発明を実施することは，不可能であり，本件明細書の記載は，特許法３６条４項に違反する。
(3) なお，被告による本件明細書の再現とされる実験（甲４８，乙１２）では，得られた化合物から硫化水素が発生していないが，これは，サンプルを合成するに当たって大量（約５３％）の二硫化炭素を消耗させるなど，被告が設定した合成・試験条件が，当業者が選択する余地のないような特殊なものであったためであって，本件明細書を再現したものとはいえないし（甲３１），現に，得られた化合物は，本件明細書の記載に比較して，キレート能力の高い本件化合物２（ビス体）の濃度が約半分であり，キレート能力も約６７％にとどまるから，再現になっていない。
また，被告による２回目の再現実験（乙６）を原告が更に再現したところ（甲９１，９２），本件明細書に記載のビス体濃度は得られず，このことは，被告が本件化合物２の濃度を高くすることを回避することで，チオ炭酸塩の生成を抑制していることを示している。このように，本件発明６は，本件明細書を特定の条件下で実施しない限り，製造できない。」
４．裁判所の判断のポイント
「本件発明は，いずれも物の発明であるが，その特許請求の範囲（前記第２の２）に記載のとおり，本件各化合物（ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（本件化合物１）若しくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸（本件化合物２）のいずれか一方若しくはこれらの混合物又はこれらの塩）が飛灰中の重金属を固定化できるということをその技術思想としている。
したがって，本件発明が実施可能であるというためには，本件明細書の発明の詳細な説明に本件発明を構成する本件各化合物を製造する方法についての具体的な記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきである。」
「(2) 本件明細書の記載について
・・・・
エ 次に，実施例によりさらに詳細に本件明細書に記載の発明を説明する。ただし，上記発明は，下記実施例によって何ら制限を受けるものではない（【００１５】）。
(ア) 合成例１（ピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸ナトリウム）の合成
ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１７２重量部，ＮａＯＨ１６７重量部，水１５１２重量部を入れ，この混合溶液中に攪拌しながら４５℃で二硫化炭素２９２部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。
反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た（化合物Ｎｏ．１。【００１６】）。
(イ) 合成例２（ピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸カリウム）の合成
ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１１２重量部，ＫＯＨ４８．５％水溶液３１６重量部，水３９５重量部を入れ，この混合溶液中に攪拌しながら４０℃で二硫化炭素３１６部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た（化合物Ｎｏ．２。【００１８】）。
(ウ) 安定性試験
化合物Ｎｏ．１及びＮｏ．２並びにエチレンジアミン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．３）及びジエチレントリアミン－Ｎ，Ｎ′，Ｎ′′－トリスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．４）の水溶液を６５℃に加温し，あるいはｐＨ調整剤として塩化第二鉄（３８％水溶液）を２０重量％添加して硫化水素ガスの発生について調べたところ，化合物Ｎｏ．１及びＮｏ．２ではいずれも硫化水素が発生しなかったが，化合物Ｎｏ．３及びＮｏ．４ではいずれも硫化水素が発生した（【００２１】【００２２】）。」
「(3) 本件発明の実施可能性について
以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には本件各化合物の製造方法についての一般的な記載はなく，実施例中に，合成例１（化合物Ｎｏ．１）及び２（化合物Ｎｏ．２）として，本件化合物２の塩の製造例が記載されているにとどまる。
他方，引用例２（昭和５９年１２月２０日刊行）には，ピペラジンビスジチオカルバミン酸ナトリウム（本件化合物２）を常法を参考にして比較的簡単に合成した旨の記載があるほか，甲９５（昭和４０年（１９６５年）刊行）にも，ピペラジンビス（Ｎ，Ｎ′カルボジチオアート）ナトリウム－Ｃ６Ｈ８Ｎ２Ｓ４Ｎａ２・６Ｈ２Ｏ（本件化合物２）をピペラジンと二硫化炭素から合成した旨の記載がある。このように，本件化合物２の製造方法について本件出願日を大きく遡るこれら複数の文献に記載されており，そうである以上本件化合物２を除く本件各化合物の製造方法も明らかであるから，本件各化合物は，本件出願日当時において公知の化合物であり，その製造方法も，当業者に周知の技術であったものと認められる。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載の有無にかかわらず，当業者は，本件出願日当時において，本件各化合物を製造することができたものと認められる。
よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に十分に記載されているものということができるので，法３６条４項に違反せず，本件審決の判断に誤りはない。
(4) 原告の主張について
以上に対して，原告は，本件発明が，硫化水素を発生させないという作用効果により進歩性が認められているのに，本件各化合物を製造するに当たって硫化水素の発生源であるチオ炭酸塩の副生を防止する方法が本件出願日当時に存在せず，引用例２等に記載のチオ炭酸塩を除く精製工程も本件明細書には記載がなく，本件明細書の記載により製造した本件各化合物（未精製品）によって本件発明を実施すると硫化水素が発生し，現に，原告らの実験結果もこれを裏付けているから，本件明細書が実施可能要件を満たさない旨を主張する。
しかしながら，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化剤として使用できる旨を物の発明として特定しており，本件発明は，本件各化合物の製造に当たって硫化水素を発生させる副生成物の生成を抑制することをその技術的範囲とするものではない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に副生成物の生成が抑制された本件各化合物の製造方法が記載されていないからといって，特許請求の範囲に記載された本件発明が実施できなくなるというものではなく，法３６条４項に違反するということはできない。
なお，本件明細書の発明の詳細な説明によれば，前記(2)エ(ウ)に認定のとおり，本件発明は，飛灰中の重金属を固定化する際にｐＨ調整剤と混練し又は加熱を行うという条件下でも分解せずに安定である，すなわち有害な硫化水素を発生させないことも，その技術的課題としているといえる（安定性試験）。しかし，上記技術的課題を解決するという作用効果は，他の先行発明との関係で本件発明の容易想到性を検討するに当たり考慮され得る要素であるにとどまるというべきである。
また，引用例２には，そこで得られた化合物の詳細な物性や分析結果についての記載があるものの，そこにはチオ炭酸塩の含有を窺わせる記載がないから，引用例２に記載の方法で得られた化合物にはチオ炭酸塩が含まれていないものと認められる。したがって，引用例２の記載によれば，チオ炭酸塩を含有しない本件各化合物の製造方法は，本件出願日当時，当業者に周知の技術であったものと認められ，被告による本件明細書の記載の再現実験の結果（甲４８，乙６，１２）も，これを裏付けるものである。他方，原告らによる実験（甲４，８，１５，７１）により硫化水素が発生したとしても，このことは，本件各化合物の製造方法によってはチオ炭酸塩を副生するために硫化水素が発生することがあるということを立証するにとどまり，チオ炭酸塩を含有しない本件各化合物の製造方法が周知の技術であったとの上記認定を左右するものではない。
よって，原告の上記主張は，採用できない。」
2011年12月4日日曜日
請求項中の消極的構成要件の新規性が争われた事例
知財高裁平成２３年１０月２４日判決
平成２２年(行ケ)第１０２４５号 審決取消請求事件
１．概要
無効審判審決＝特許無効（新規性欠如）
知財高裁＝審決取り消し
争点＝「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」という構成要件が引用文献に開示されているといえるか否か。
２．１．本件発明１
「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（＝「ＭＩＴ」と表記）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（＝「ＢＩＴ」）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（＝「ＣＭＩＴ」）を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。」
２．２．「CMITを含まない」という特徴について
ＣＭＩＴは，バクテリア等に対して，高い抗微生物活性を有するという利点があるが，他方，アレルギー反応等人体に悪影響を引き起こし，産業排水中のＡＯＸ値（有機塩素等の濃度）を高めるため，産業排水規制の観点から，その使用が望まれない等の欠点があったため，そのような課題に対する解決方法として，ＭＩＴとＢＩＴを同時に使用して，各成分を個々に使用した場合に必要な濃度に比べ，低い濃度で使用しても抗微生物効果を発揮させることができるようにし，かつ「ＣＭＩＴを含まない」との限定をすることにより，課題解決に至った。
２．３．MITの製造方法について
MITは、MITとCMITとの混合物から、MITを分離することにより得られる。
発明の詳細な説明によれば、CMITを実質的に含まない実質的に純粋なMITを製造する従来公知の方法により製造されたMITを配合することができるとされている。
３．１．甲１（引用文献）発明
「MITとBITを含む生物致死性組成物。」
３．２．一致点：
「MITとBITを含む生物致死性組成物。」
３．３．相違点：
本件発明１では、「CMITを含まない」ことを特徴とする。
甲１発明では、CMITを含まないとは明示されていない。
３．４．審決の要点：
甲１には、MITとBITとを含む組成物に、CMITを積極的に配合するという記述がない。
仮に甲１で使用されているMIT中に微量のCMITが含まれていることがあるとしても、本件発明においてもMIT中に混入する微量のCMITは許容される。
したがって、甲１発明と本件発明１とは実質的に区別できない。
４．裁判所の判断のポイント
「当裁判所は，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＣＭＩＴ（５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン）を含まない」との技術的構成により限定される旨の記載がされているのに対し，甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及び解決手段等の言及は一切なく，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないにもかかわらず，審決が，本件発明１は甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）とした判断には，少なくとも，新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがあると解する。その理由は，以下のとおりである。
特許法２９条１項は，特許出願前に，公知の発明，公然実施された発明，刊行物に記載された発明を除いて，特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明（当該発明）は，出願前に，公知，公然実施，刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り），特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。
当該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には，当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに対して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には，当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有する。）。ただし，後者の場合には，公知発明が，「一部の構成要件」のみを充足し，「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは，広範な技術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載について，推測ないし類推することによって，「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのような場合について，同法２９条１項に該当するとするならば，発明を適切に保護することが著しく困難となり，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。上記の場合は，進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。」
「・・・・甲１において，ＣＭＩＴが含まれることによる欠点を回避するという技術思想は示されていない。
甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはなく，甲１には，「ＣＭＩＴを含む発明」との包括的な概念を有する発明が記載されていると認識するものと解される。
イ もっとも，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例（試料No.１０７を用いる例）が示されている。そこで，この点について検討する。
甲１には，甲１に係る発明において用いるＭＩＴ等について，「これらの例示化合物は，米国特許第２，７６７，１７２号，米国特許第２，７６７，１７３号，米国特許第２，７６７，１７４号，米国特許第２，８７０，０１５号，英国特許第３４８，１３０号，フランス国特許第１，５５５，４１６号等に合成方法及び他の分野への適応例が記載されている。」と記載されているが，その他製造方法等を限定するような記載はない。また，米国特許第５，４６６，８１８号（甲４０）に記載の方法によれば，「ＭＩＴにＣＭＩＴが０．４／９８＝１／２４５未満含まれている」こと，及び「実質的に純粋なＭＩＴ」を得ることは不可能でないことが示され，さらに，甲１が引用するフランス国特許第１，５５５，４１６号（甲２０）において，引用された甲２４には，ＭＩＴの製造方法が記載されており，同方法によれば，ＣＭＩＴを生成しない方法が存在することも認められる。
しかし，甲１に上記の記載があったとしても，上記アで認定したとおり，甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはないというべきである。
すなわち，①甲１発明には，上記のとおり，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は，全くされていないこと，②のみならず，甲１発明では，ＣＭＩＴが一般式（２）で示される化合物の具体例（２－２）として記載されていること，③本件優先日において，当業者が利用可能なＭＩＴとしては，ＣＭＩＴとの混合物しか市販されていなかったこと（甲７，甲３４ないし３９，乙６），④甲１の表２に示される実施例として用いられたＭＩＴにＣＭＩＴが含まれるか否かを，原告において追試により確認した結果によれば，実施例は，純粋なＭＩＴからなるものではなく，むしろＭＩＴにＣＭＩＴが含まれたものであると推測されること（甲２５，２８，４２，４３），⑤甲１の出願人と同一の出願人の特許出願に係る明細書において，「ＭＩＴの合成法では，ＣＭＩＴの生成が避けられず，仕方なくこれまで両者の混合物を使用してきた」，「ＭＩＴを単一に得ることは難しく，製造コストの点からわざわざ分離してまで使用することはしなかったからである。」（甲４６，平成１６年３月出願）などの記述があり，本件発明の出願日（優先日）当時においても，一般に，上記明細書に記述されていたとおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば，当業者であれば，甲１発明において使用されるＭＩＴは，当然にＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。
そうすると，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例が示されていたとしてもなお，同実施例の記載から直ちに，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を充足する発明が記載，開示されていると認定することはできない。
ウ なお，審決は・・・本件発明において，「ＣＭＩＴを含まない」とは「ＣＭＩＴが僅かな量を含んだものを許容する」趣旨であると解釈した上，本件発明におけるＣＭＩＴの含有量と甲１発明におけるＣＭＩＴの含有量の差異が明らかにされなければ，相違点ウは，実質的に相違しないと判断している。
しかし，「両者の含有量の差違が明らかにされなければ」差違があるものとすることはできないとの点につき，本件発明１が甲１発明であること（すなわち，本件発明１が新規性を有しないこと）を根拠付ける事実は，審判請求人（被告）において，その事実が存在することの主張，立証を負担すべきであるから，審決の判断は，その点において失当である。」
平成２２年(行ケ)第１０２４５号 審決取消請求事件
１．概要
無効審判審決＝特許無効（新規性欠如）
知財高裁＝審決取り消し
争点＝「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」という構成要件が引用文献に開示されているといえるか否か。
２．１．本件発明１
「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（＝「ＭＩＴ」と表記）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（＝「ＢＩＴ」）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（＝「ＣＭＩＴ」）を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。」
２．２．「CMITを含まない」という特徴について
ＣＭＩＴは，バクテリア等に対して，高い抗微生物活性を有するという利点があるが，他方，アレルギー反応等人体に悪影響を引き起こし，産業排水中のＡＯＸ値（有機塩素等の濃度）を高めるため，産業排水規制の観点から，その使用が望まれない等の欠点があったため，そのような課題に対する解決方法として，ＭＩＴとＢＩＴを同時に使用して，各成分を個々に使用した場合に必要な濃度に比べ，低い濃度で使用しても抗微生物効果を発揮させることができるようにし，かつ「ＣＭＩＴを含まない」との限定をすることにより，課題解決に至った。
２．３．MITの製造方法について
MITは、MITとCMITとの混合物から、MITを分離することにより得られる。
発明の詳細な説明によれば、CMITを実質的に含まない実質的に純粋なMITを製造する従来公知の方法により製造されたMITを配合することができるとされている。
３．１．甲１（引用文献）発明
「MITとBITを含む生物致死性組成物。」
３．２．一致点：
「MITとBITを含む生物致死性組成物。」
３．３．相違点：
本件発明１では、「CMITを含まない」ことを特徴とする。
甲１発明では、CMITを含まないとは明示されていない。
３．４．審決の要点：
甲１には、MITとBITとを含む組成物に、CMITを積極的に配合するという記述がない。
仮に甲１で使用されているMIT中に微量のCMITが含まれていることがあるとしても、本件発明においてもMIT中に混入する微量のCMITは許容される。
したがって、甲１発明と本件発明１とは実質的に区別できない。
４．裁判所の判断のポイント
「当裁判所は，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＣＭＩＴ（５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン）を含まない」との技術的構成により限定される旨の記載がされているのに対し，甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及び解決手段等の言及は一切なく，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないにもかかわらず，審決が，本件発明１は甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）とした判断には，少なくとも，新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがあると解する。その理由は，以下のとおりである。
特許法２９条１項は，特許出願前に，公知の発明，公然実施された発明，刊行物に記載された発明を除いて，特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明（当該発明）は，出願前に，公知，公然実施，刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り），特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。
当該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には，当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに対して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には，当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有する。）。ただし，後者の場合には，公知発明が，「一部の構成要件」のみを充足し，「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは，広範な技術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載について，推測ないし類推することによって，「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのような場合について，同法２９条１項に該当するとするならば，発明を適切に保護することが著しく困難となり，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。上記の場合は，進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。」
「・・・・甲１において，ＣＭＩＴが含まれることによる欠点を回避するという技術思想は示されていない。
甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはなく，甲１には，「ＣＭＩＴを含む発明」との包括的な概念を有する発明が記載されていると認識するものと解される。
イ もっとも，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例（試料No.１０７を用いる例）が示されている。そこで，この点について検討する。
甲１には，甲１に係る発明において用いるＭＩＴ等について，「これらの例示化合物は，米国特許第２，７６７，１７２号，米国特許第２，７６７，１７３号，米国特許第２，７６７，１７４号，米国特許第２，８７０，０１５号，英国特許第３４８，１３０号，フランス国特許第１，５５５，４１６号等に合成方法及び他の分野への適応例が記載されている。」と記載されているが，その他製造方法等を限定するような記載はない。また，米国特許第５，４６６，８１８号（甲４０）に記載の方法によれば，「ＭＩＴにＣＭＩＴが０．４／９８＝１／２４５未満含まれている」こと，及び「実質的に純粋なＭＩＴ」を得ることは不可能でないことが示され，さらに，甲１が引用するフランス国特許第１，５５５，４１６号（甲２０）において，引用された甲２４には，ＭＩＴの製造方法が記載されており，同方法によれば，ＣＭＩＴを生成しない方法が存在することも認められる。
しかし，甲１に上記の記載があったとしても，上記アで認定したとおり，甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはないというべきである。
すなわち，①甲１発明には，上記のとおり，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は，全くされていないこと，②のみならず，甲１発明では，ＣＭＩＴが一般式（２）で示される化合物の具体例（２－２）として記載されていること，③本件優先日において，当業者が利用可能なＭＩＴとしては，ＣＭＩＴとの混合物しか市販されていなかったこと（甲７，甲３４ないし３９，乙６），④甲１の表２に示される実施例として用いられたＭＩＴにＣＭＩＴが含まれるか否かを，原告において追試により確認した結果によれば，実施例は，純粋なＭＩＴからなるものではなく，むしろＭＩＴにＣＭＩＴが含まれたものであると推測されること（甲２５，２８，４２，４３），⑤甲１の出願人と同一の出願人の特許出願に係る明細書において，「ＭＩＴの合成法では，ＣＭＩＴの生成が避けられず，仕方なくこれまで両者の混合物を使用してきた」，「ＭＩＴを単一に得ることは難しく，製造コストの点からわざわざ分離してまで使用することはしなかったからである。」（甲４６，平成１６年３月出願）などの記述があり，本件発明の出願日（優先日）当時においても，一般に，上記明細書に記述されていたとおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば，当業者であれば，甲１発明において使用されるＭＩＴは，当然にＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。
そうすると，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例が示されていたとしてもなお，同実施例の記載から直ちに，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を充足する発明が記載，開示されていると認定することはできない。
ウ なお，審決は・・・本件発明において，「ＣＭＩＴを含まない」とは「ＣＭＩＴが僅かな量を含んだものを許容する」趣旨であると解釈した上，本件発明におけるＣＭＩＴの含有量と甲１発明におけるＣＭＩＴの含有量の差異が明らかにされなければ，相違点ウは，実質的に相違しないと判断している。
しかし，「両者の含有量の差違が明らかにされなければ」差違があるものとすることはできないとの点につき，本件発明１が甲１発明であること（すなわち，本件発明１が新規性を有しないこと）を根拠付ける事実は，審判請求人（被告）において，その事実が存在することの主張，立証を負担すべきであるから，審決の判断は，その点において失当である。」
2011年11月13日日曜日
周知技術を用いて進歩性を否定する場合でも組み合わせが容易であることの説明が必要であると判断された事例
知財高裁平成２３年９月２８日判決
平成２２年(行ケ)第１０３５１号 審決取消請求事件
１．概要
主引用文献記載の引用発明とクレーム発明との相違点が「周知技術」である場合、単に周知技術であるという理由だけで、該周知技術を引用発明に適用してクレーム発明を完成させることが容易であると判断される場合が多い。
本事例において裁判所は、このような場合であっても周知技術を引用発明に組み合わせることが容易であったと判断する理由を明確に説明することを特許庁に求め、その理由を説明していない拒絶審決が違法であるとして取り消した。
２．発明の内容
【請求項１】
Ａ）飲食物廃棄物の処分のための容器であって，
Ｂ）飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し，
かつ
Ｃ－１）内表面および外表面を有する液体不透過性壁と，
Ｃ－２）前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と，
Ｃ－３）前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーと
を備え，
Ｄ）前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ，
飲食物廃棄物の処分のための容器。
３．審決の理由
審決は、本願発明は，刊行物１に記載された発明（引用発明）及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断した。
審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点，容易想到性判断の概要は，以下のとおりである。
ア 引用発明の内容
「生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋であって，生ゴミを受け入れるための開口を有し，かつ内面と外面を有するプラスチック袋と，前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層とを備え，前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する，生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。」
イ 一致点
「飲食物廃棄物の処分のための容器であって，飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し，かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁と，前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と，前記容器は前記吸収材に保持された効果的な量の臭気中和組成物を持つ，飲食物廃棄物の処分のための容器。」
の点。
ウ 相違点
相違点１
本願発明は，吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーを備えているのに対し，引用発明は，液体透過性ライナーを備えていない点。
相違点２
（省略）
相違点１に係る容易想到性の判断
「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置することは，従来周知の事項である（例えば，周知例１（甲７）、周知例２（甲８），周知例３（甲９）、周知例４（甲１０），周知例５（甲１１）を参照のこと。）
してみると，引用例における吸収剤である吸水性ポリマー層に隣接して，液透過性のライナーを配置することは，当業者が容易になし得たことである。」
４．裁判所の判断のポイント
「相違点１についての容易想到性判断の誤り（取消事由１）について
審決は，周知例１ないし５を例示して，本願発明の引用発明との相違点１に係る構成（「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置すること」）は，従来周知の事項であり，容易であるとの結論を示しているが，そのような結論に至った合理的な理由を示していない。」
「当事者間に争いない事実及び(1)で認定した事実に基づいて，相違点１に係る構成の容易想到性の有無について，判断する。
ア 審決において，特許法２９条２項が定める要件の充足性の有無，すなわち，当業者が，先行技術に基づいて，出願に係る発明を容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては，客観的であり，かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため，通常は，先行技術たる特定の発明（主たる引用発明）から出発して，先行技術たる別の発明等（従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等）を適用することによって，出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点（主たる引用発明と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。
他方，審決が判断の基礎とした出願に係る発明の「特徴点」は，審決が選択，採用した特定の発明（主たる引用発明）と対比して，どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれるものであって，絶対的なものではない。発明の「特徴点」は，そのような相対的な性質を有するものであるが，発明は，課題を解決するためにされるものであるから，当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては，当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から，当該発明と主たる引用発明との相違に着目して，的確に把握することは，必要不可欠といえる。
その上で，容易想到であるか否かを判断するに当たり，「『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって，前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となるが，その前提として，従たる引用発明等の内容についても，適切に把握することが不可欠となる。
もっとも，「従たる引用発明等」は，出願前に公知でありさえすれば足りるのであって，周知であることまでが求められるものではない。しかし，実務上，特定の技術が周知であるとすることにより，「主たる引用発明に，特定の技術を適用して，前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。特定の技術が「周知である」ということは，上記の立証命題の成否に関する判断過程において，特定の文献に記載，開示された技術内容を上位概念化したり，抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく，また，特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを，当然に許容することを意味するものでもない。
本件についてこれをみると，審決は，「主たる引用発明」に「従たる引用発明等」を適用することによって，容易想到性を判断したものではなく，「特定の引用発明」のみを基礎として，これに特定の技術事項が周知であることによって，本願発明と引用発明との相違点に係る構成は，容易に想到することができるとの結論を導いたものである。
そこで，本件において，このような審決の理由づけをしたことの適否について，上記の観点をも踏まえた上で検討する。
イ 本願明細書に関する上記記載によれば，本願発明は，飲食物の食べ残しや廃棄物の処分に用いられる容器に関するもので，内表面および外表面を有する液体不透過性壁から構成され，容器の中には，吸収材が入れられ，吸収材には，効果的な量の臭気中和組成物がその上に被着されているものである。そして，「液体透過性ライナー」を吸収剤に隣接して配置するとの構成が採用されている。また，好適な液体透過性ライナーとしては，多孔質発泡体，網状化発泡体，開孔プラスチックフィルム，または天然繊維（たとえば，木材あるいは綿繊維），合成繊維（たとえば，ポリエステルあるいはポリプロピレン繊維）もしくは天然繊維と合成繊維の組み合わせの織製もしくは不織ウェブのような広範囲の材料から製造され得るとの記載がある。上記構成を採用した目的は，飲食物の廃棄物および食べ残しを中に入れる過程で容器の中に手を入れる消費者は，液状の廃棄物でほとんど，あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で，望ましくない接触を回避できる旨が記載されている。
これに対して，審決の認定した引用発明の内容は，「生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋であって，生ゴミを受け入れるための開口を有し，かつ内面と外面を有するプラスチック袋と，前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層とを備え，前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する，生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。」である。
引用発明においては，「吸水性ポリマー層」が吸水材として用いられ，プラスチック袋の内面に「被覆」されたものであること，及び刊行物１の第１図を参照すれば，「吸水性ポリマー層」は，プラスチック袋と一体化されていることから，その被覆された形状は，安定的に維持されていると理解するのが合理的である。そして，吸収性ポリマー層には，抗菌性ゼオライトを「練り込んだ」と記載されていることに照らすならば，被覆された層は，溶剤に溶かしたり熱溶融したりするなどして，流動性を持たせた吸水ポリマーにゼオライトを練り込んだものが被覆されることによって，プラスチック袋の基材と一体化されて，積層されていると理解される。被覆された層の一体化された形状は，「吸水性ポリマー層」が吸水した場合であってもなお，その形状が保持されるものと理解するのが合理的である。
そうであるすると，引用発明において，「消費者が，液状の廃棄物でほとんど，あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で，望ましくない接触をすること」を回避する目的のために，さらに「液体透過性ライナー」を「吸収剤」に隣接して配置するとの構成を採用する動機はない。
したがって，本願発明の相違点１に係る構成は，引用発明から，容易に想到することができるとした審決の判断には，誤りがある。
ウ この点について，審決は，「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置すること（周知事項１）」は，周知例１～５により周知事項であると認定した上で，「してみると，引用例における吸収剤である吸水性ポリマー層に隣接して，液透過性のライナーを配置することは，当業者が容易になし得たことである。」と記載するが，その理由は示されておらず，審決のこの記載には，以下のとおり理由不備ないし判断の誤りがある。
確かに，周知例１ないし５には，液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術が記載されている。
しかし，そのような技術事項が記載されているからといって，本件において，「引用発明を起点として，上記の技術事項を適用することにより，本願発明の相違点１に係る構成に到達することが容易である」との立証命題について，引用発明の内容，本願発明の特徴，相違点の技術的意義，すなわち「液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術」の有する機能，目的ないし解決課題，解決方法等を捨象して，「その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置する」技術一般について，一様に周知であるとして，当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは，妥当を欠く。
なお，周知例には，吸収材の材料として，吸取紙または不織布（周知例１），高吸水性高分子材料（周知例２，３，４），吸収性ポリマーを含む紙や発泡合成樹脂（周知例５）が使用されていることに照らすならば，これを吸収材として有するシート状材料において，「液体透過性のライナー」は，これら粉状，粒状の材料を基材である液体不透過性シートの上に移動したり，脱落したりすることを防ぐ目的で用いられる技術としては，周知であると解することもできないではない。
しかし，仮に，そのように理解したとしても，引用発明に，上記の意味に理解した周知技術を適用して，本願発明の相違点１に係る構成に至ることの動機付けはなく，容易であるとの結論を導くことはできない。すなわち，引用発明は，「吸水性ポリマー層」が吸水材として用いられ，プラスチック袋の内面に「被覆」されたものであること，「吸水性ポリマー層」はプラスチック袋と一体化されていること等から，その被覆された形状及び態様は，安定的に維持されている（少なくとも安定的に維持されることを目的として形成されている）と解されること，引用発明の吸収材は，基材シート上に配置された吸収材の形状等をさらに維持しなければならない課題はないと解されることに照らすならば，吸収材の形状等を維持する等の目的のために，刊行物１に記載も示唆もない「液透過性のライナー」を，あえて配置する動機付けは存在しない。
結局，周知事項１を適用することが容易であるとした審決の理由は，理由不備ないし判断の誤りがある。
エ そうすると，本願発明における相違点１に係る構成について，引用発明を起点として，周知事項１を適用することにより当業者が容易になし得たということはできず，相違点１に関する審決の容易想到性に関する判断は誤りである。
平成２２年(行ケ)第１０３５１号 審決取消請求事件
１．概要
主引用文献記載の引用発明とクレーム発明との相違点が「周知技術」である場合、単に周知技術であるという理由だけで、該周知技術を引用発明に適用してクレーム発明を完成させることが容易であると判断される場合が多い。
本事例において裁判所は、このような場合であっても周知技術を引用発明に組み合わせることが容易であったと判断する理由を明確に説明することを特許庁に求め、その理由を説明していない拒絶審決が違法であるとして取り消した。
２．発明の内容
【請求項１】
Ａ）飲食物廃棄物の処分のための容器であって，
Ｂ）飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し，
かつ
Ｃ－１）内表面および外表面を有する液体不透過性壁と，
Ｃ－２）前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と，
Ｃ－３）前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーと
を備え，
Ｄ）前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ，
飲食物廃棄物の処分のための容器。
３．審決の理由
審決は、本願発明は，刊行物１に記載された発明（引用発明）及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないと判断した。
審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点，容易想到性判断の概要は，以下のとおりである。
ア 引用発明の内容
「生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋であって，生ゴミを受け入れるための開口を有し，かつ内面と外面を有するプラスチック袋と，前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層とを備え，前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する，生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。」
イ 一致点
「飲食物廃棄物の処分のための容器であって，飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し，かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁と，前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と，前記容器は前記吸収材に保持された効果的な量の臭気中和組成物を持つ，飲食物廃棄物の処分のための容器。」
の点。
ウ 相違点
相違点１
本願発明は，吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーを備えているのに対し，引用発明は，液体透過性ライナーを備えていない点。
相違点２
（省略）
相違点１に係る容易想到性の判断
「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置することは，従来周知の事項である（例えば，周知例１（甲７）、周知例２（甲８），周知例３（甲９）、周知例４（甲１０），周知例５（甲１１）を参照のこと。）
してみると，引用例における吸収剤である吸水性ポリマー層に隣接して，液透過性のライナーを配置することは，当業者が容易になし得たことである。」
４．裁判所の判断のポイント
「相違点１についての容易想到性判断の誤り（取消事由１）について
審決は，周知例１ないし５を例示して，本願発明の引用発明との相違点１に係る構成（「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置すること」）は，従来周知の事項であり，容易であるとの結論を示しているが，そのような結論に至った合理的な理由を示していない。」
「当事者間に争いない事実及び(1)で認定した事実に基づいて，相違点１に係る構成の容易想到性の有無について，判断する。
ア 審決において，特許法２９条２項が定める要件の充足性の有無，すなわち，当業者が，先行技術に基づいて，出願に係る発明を容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては，客観的であり，かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため，通常は，先行技術たる特定の発明（主たる引用発明）から出発して，先行技術たる別の発明等（従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等）を適用することによって，出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点（主たる引用発明と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。
他方，審決が判断の基礎とした出願に係る発明の「特徴点」は，審決が選択，採用した特定の発明（主たる引用発明）と対比して，どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれるものであって，絶対的なものではない。発明の「特徴点」は，そのような相対的な性質を有するものであるが，発明は，課題を解決するためにされるものであるから，当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては，当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から，当該発明と主たる引用発明との相違に着目して，的確に把握することは，必要不可欠といえる。
その上で，容易想到であるか否かを判断するに当たり，「『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって，前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となるが，その前提として，従たる引用発明等の内容についても，適切に把握することが不可欠となる。
もっとも，「従たる引用発明等」は，出願前に公知でありさえすれば足りるのであって，周知であることまでが求められるものではない。しかし，実務上，特定の技術が周知であるとすることにより，「主たる引用発明に，特定の技術を適用して，前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。特定の技術が「周知である」ということは，上記の立証命題の成否に関する判断過程において，特定の文献に記載，開示された技術内容を上位概念化したり，抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく，また，特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを，当然に許容することを意味するものでもない。
本件についてこれをみると，審決は，「主たる引用発明」に「従たる引用発明等」を適用することによって，容易想到性を判断したものではなく，「特定の引用発明」のみを基礎として，これに特定の技術事項が周知であることによって，本願発明と引用発明との相違点に係る構成は，容易に想到することができるとの結論を導いたものである。
そこで，本件において，このような審決の理由づけをしたことの適否について，上記の観点をも踏まえた上で検討する。
イ 本願明細書に関する上記記載によれば，本願発明は，飲食物の食べ残しや廃棄物の処分に用いられる容器に関するもので，内表面および外表面を有する液体不透過性壁から構成され，容器の中には，吸収材が入れられ，吸収材には，効果的な量の臭気中和組成物がその上に被着されているものである。そして，「液体透過性ライナー」を吸収剤に隣接して配置するとの構成が採用されている。また，好適な液体透過性ライナーとしては，多孔質発泡体，網状化発泡体，開孔プラスチックフィルム，または天然繊維（たとえば，木材あるいは綿繊維），合成繊維（たとえば，ポリエステルあるいはポリプロピレン繊維）もしくは天然繊維と合成繊維の組み合わせの織製もしくは不織ウェブのような広範囲の材料から製造され得るとの記載がある。上記構成を採用した目的は，飲食物の廃棄物および食べ残しを中に入れる過程で容器の中に手を入れる消費者は，液状の廃棄物でほとんど，あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で，望ましくない接触を回避できる旨が記載されている。
これに対して，審決の認定した引用発明の内容は，「生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋であって，生ゴミを受け入れるための開口を有し，かつ内面と外面を有するプラスチック袋と，前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層とを備え，前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する，生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。」である。
引用発明においては，「吸水性ポリマー層」が吸水材として用いられ，プラスチック袋の内面に「被覆」されたものであること，及び刊行物１の第１図を参照すれば，「吸水性ポリマー層」は，プラスチック袋と一体化されていることから，その被覆された形状は，安定的に維持されていると理解するのが合理的である。そして，吸収性ポリマー層には，抗菌性ゼオライトを「練り込んだ」と記載されていることに照らすならば，被覆された層は，溶剤に溶かしたり熱溶融したりするなどして，流動性を持たせた吸水ポリマーにゼオライトを練り込んだものが被覆されることによって，プラスチック袋の基材と一体化されて，積層されていると理解される。被覆された層の一体化された形状は，「吸水性ポリマー層」が吸水した場合であってもなお，その形状が保持されるものと理解するのが合理的である。
そうであるすると，引用発明において，「消費者が，液状の廃棄物でほとんど，あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で，望ましくない接触をすること」を回避する目的のために，さらに「液体透過性ライナー」を「吸収剤」に隣接して配置するとの構成を採用する動機はない。
したがって，本願発明の相違点１に係る構成は，引用発明から，容易に想到することができるとした審決の判断には，誤りがある。
ウ この点について，審決は，「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置すること（周知事項１）」は，周知例１～５により周知事項であると認定した上で，「してみると，引用例における吸収剤である吸水性ポリマー層に隣接して，液透過性のライナーを配置することは，当業者が容易になし得たことである。」と記載するが，その理由は示されておらず，審決のこの記載には，以下のとおり理由不備ないし判断の誤りがある。
確かに，周知例１ないし５には，液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術が記載されている。
しかし，そのような技術事項が記載されているからといって，本件において，「引用発明を起点として，上記の技術事項を適用することにより，本願発明の相違点１に係る構成に到達することが容易である」との立証命題について，引用発明の内容，本願発明の特徴，相違点の技術的意義，すなわち「液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術」の有する機能，目的ないし解決課題，解決方法等を捨象して，「その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置する」技術一般について，一様に周知であるとして，当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは，妥当を欠く。
なお，周知例には，吸収材の材料として，吸取紙または不織布（周知例１），高吸水性高分子材料（周知例２，３，４），吸収性ポリマーを含む紙や発泡合成樹脂（周知例５）が使用されていることに照らすならば，これを吸収材として有するシート状材料において，「液体透過性のライナー」は，これら粉状，粒状の材料を基材である液体不透過性シートの上に移動したり，脱落したりすることを防ぐ目的で用いられる技術としては，周知であると解することもできないではない。
しかし，仮に，そのように理解したとしても，引用発明に，上記の意味に理解した周知技術を適用して，本願発明の相違点１に係る構成に至ることの動機付けはなく，容易であるとの結論を導くことはできない。すなわち，引用発明は，「吸水性ポリマー層」が吸水材として用いられ，プラスチック袋の内面に「被覆」されたものであること，「吸水性ポリマー層」はプラスチック袋と一体化されていること等から，その被覆された形状及び態様は，安定的に維持されている（少なくとも安定的に維持されることを目的として形成されている）と解されること，引用発明の吸収材は，基材シート上に配置された吸収材の形状等をさらに維持しなければならない課題はないと解されることに照らすならば，吸収材の形状等を維持する等の目的のために，刊行物１に記載も示唆もない「液透過性のライナー」を，あえて配置する動機付けは存在しない。
結局，周知事項１を適用することが容易であるとした審決の理由は，理由不備ないし判断の誤りがある。
エ そうすると，本願発明における相違点１に係る構成について，引用発明を起点として，周知事項１を適用することにより当業者が容易になし得たということはできず，相違点１に関する審決の容易想到性に関する判断は誤りである。
2011年10月10日月曜日
審判段階での補正却下手続が違法と判断された重要判決
知財高裁平成２３年１０月４日判決
平成２２年(行ケ)第１０２９８号 審決取消請求事件
最後の拒絶理由通知応答時や拒絶査定審判請求時にする補正において、請求項発明を限定的に減縮する場合、補正後の請求項発明は独立して特許を受けることができる発明であることが必要である（特許法１７条の２第６項で準用する特許法１２６条６項）。この「独立特許要件」を満足しない補正は却下される（特許法５３条）。補正の却下の理由は通知されず、出願人には反論の機会がない。例えば、補正後の発明が、審査段階で全く引用されていない引用文献により新規性がないと審判段階（又は前置審査段階）で判断された場合には、出願人にとって反論の機会がないまま補正が却下される。補正却下後に残る補正前の請求項は既に通知されている理由により拒絶される。
要するに制度上は、前置補正において限定的補正がされた場合には、審判官は新しく発見された拒絶理由を通知する義務はなく、補正を却下して拒絶査定を維持することが可能である。補正却下の理由が客観的に見て妥当性を欠く理由であっても反論の機会はない。
本事例では、拒絶査定不服審判において前置審査において新たに発見された引用文献に基づき補正が却下された。原告（出願人）は、この補正却下を含む審判手続きは、特許法１５９条２項で準用する５０条の規定（「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」という規定）に違反すると主張した。
従来の裁判例ではこの種の主張は認められていないようである。例えば知財高裁平成１９年１０月３１日判決 平成１９年（行ケ)１００５６号（当ブログ２００９年５月８日紹介）において裁判所は「補正の却下について意見書を提出する機会は与えなくていいとされているのであるから，本件補正の却下に当たり，補正の却下の理由を事前に通知する必要がないことは明らかであり，原告の主張は採用できない。・・・原告は，発明に該当しないという拒絶理由は，本件補正により生じた拒絶理由ではなく，本件補正の前から既に存在していたが見落とされていた拒絶理由であるから，本件補正について，特許法１７条の２第５項が適用されるべきではない旨主張する。しかし，補正の却下を定めた上記規定において，原告主張を裏付けるといえる規定はなく，原告の見解は独自のものである。」と判断している。
本事例では「特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ない」という理由で審決に違法な瑕疵があると判断した。
２．裁判所の判断のポイント
「１ 取消事由１（審判手続の法令違背）について
(1) 原告は，審決が，拒絶査定における引用文献と異なる引用文献を用いて補正発明の進歩性を否定したものであり，原告には，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由について意見書を提出する機会が与えられなかったから，審判手続には特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定に違反する瑕疵があり，当該瑕疵は審決の結論に影響を及ぼす違法なものであると主張する。
(2) まず，審決に至るまでに審査官及び審判官が示した文献に焦点を当てて本件の経過をみるに，審査での拒絶査定（甲１１）で示されたのは，刊行物１（特開昭５９－１７１５８８号公報）及び特開昭５３－２５０７２号公報（甲３）の公知文献のほか，特表平９－５００７０９号公報及び実願平４－２７６３９号（実開平５－８７３５２号）のマイクロフィルムであったのに対し，原告が審判請求とともにした本件補正後に審判で示された審尋書（甲１５）で，刊行物１のほか，新たに刊行物２（実願昭６１－１７９１８２号（実開昭６３－８５４９５号）のマイクロフィルム）と実願昭６３－１１１５８２号（実開平２－３２８２２号）のマイクロフィルムを提示して拒絶すべきものとする前置報告書の内容が原告に示され，改めて拒絶理由が通知されない限り特許法１７条の２所定の補正はできないが，審尋に回答するよう求め，原告はこれに対して，本件補正は独立特許要件を充足すること，また，補正案を示して更に請求項１を補正する機会を与えてほしいことなどを内容とする回答書（甲１６）を提出したが，そのまま審決に至ったというにある。
(3) 本件出願に関して争点となっている法条については，平成５年法律第２６号により改正された特許法１７条の２及び５０条が適用されるところ，本件補正は，平成６年法１７条の２第１項３号に該当する拒絶査定不服審判請求日から３０日以内に行う補正であるから，同条の２第３項ないし５項に規定される要件を満たす必要があり，特許請求の範囲の減縮を目的とする補正について同条の２第５項により準用される同法１２６条４項は，「発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない」と規定するから，本件補正は，いわゆる「独立特許要件」を充足する必要がある。
一方，同法５３条は，同法１７条の２第１項２号に係る補正が，同条３項から第５項までの規定に違反している場合には，決定をもってその補正を却下すべきものとし，同条は，同法１５９条１項で読み替えて拒絶査定不服審判に準用される。また，同法５０条ただし書は，拒絶査定をする場合であっても，補正の却下をするときは，拒絶理由を通知する必要はないものとし，同条ただし書は，同法１５９条２項で読み替えて拒絶査定不服審判に準用される。したがって，拒絶査定不服審判請求に際して行われた補正については，いわゆる新規事項の追加に該当する場合や補正の目的に反する場合だけでなく，新規性，進歩性等の独立特許要件を欠く場合であっても，これを却下すべきこととされ，その場合，拒絶理由を通知することは必要とされていない。
ところで，平成６年法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。審査段階と異なり，審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。），拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので，この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば，補正が独立特許要件を欠く場合にも，拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが，出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして，審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るというべきである。
(4) 本件においてされた補正却下に関する事情として，① 本件補正の内容となる構成が補正前の構成に比して大きく限定され，すなわち，補正前発明が，駆動力入力端と２つの駆動力出力端とを含み双方向駆動を生じさせるための洗濯機において，駆動力伝達のための機構が，「駆動力入力を２つの駆動力出力に変換可能な歯車箱」と一般的に記載されていたのを，本件補正は，図面等に示された実施例の内容に即して，歯車箱内の歯車を二対の歯車部（１５，２８）を中心に具体的構成を特定するものであって，補正発明の構成に係るものであるが，この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと，② 審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること，③ 審尋の結果，原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと，④ 後記２で判断するとおり，新たに提示された刊行物２の記載事項を適用することは是認できないこと，などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると，拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき，拒絶理由を通知することなく，審決で，従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物２を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては，審判においても，減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し，その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては，この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく，この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり，当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものであるから，原告主張の取消事由１には理由がある。
(5) 被告は，平成５年法改正が，出願当初から多項制を活用して補正をあまり行わない出願と過度の補正を行う出願との不公平を是正し，審査・審判の迅速性を確保するために行われたものであり，最後の拒絶理由通知を受けた後になされた補正や拒絶査定不服審判を請求する際の補正が不適法である場合，直ちに当該補正を却下するという制度設計がなされたものであると主張する。
確かに，平成５年法改正は，被告主張のように，補正の目的を制限すること等により審査・審判の迅速性を確保することをその趣旨としたものということができる。
しかし，平成５年法改正がこのような趣旨であり，補正が繰り返されるのは好ましくないとしても，それまでに示されなかった拒絶理由の枠組みに対する適切な手続保障が失われてはならず，過度の補正が行われた出願については別途の考慮を要するとして，本件の前記事実関係の下に，新たな公知技術が拒絶理由で示されないまま審決で補正発明につき独立特許要件欠如として容易想到の結論に至ることが許されないことに変わりはない。
被告は，審尋において，前置報告書の内容を示して意見があれば回答をするよう求め，具体的に刊行物２を示してその内容に基づいて補正発明が進歩性を欠く旨を述べ，これに対し原告は，平成２２年４月９日付け回答書を提出して，刊行物２及びその他の引用文献について詳細に反論し，補正発明が進歩性を有する旨を主張しているのであるから，この点について意見を述べる機会が与えられなかったとはいえないと主張する。
しかし，上記の手続は，審尋において刊行物２を示しただけであり，拒絶理由を通知して意見書の提出を求めたものではないから，補正案を示して補正の機会を与えるよう要望し，新たに示された刊行物２に対応した補正を予定していた原告の手続保障に欠けるものであって，前示のような適正な審判の実現と発明の保護を図るという観点を欠くものである。」
2011年10月2日日曜日
発明を実施するとき発生する問題点を解決するためのノウハウの開示の必要性について
知財高裁平成２３年９月１５日判決
平成２２年（行ケ）第１０３４８号 審決取消請求事件
１．概要
請求項発明を実用的に実施するために必要なノウハウが明細書中に明確に記載されていない場合に、実施可能要件違反に該当するのかが争われた無効審判の審決取消訴訟である。
審決と裁判所はともに実施可能要件は満足されると判断した。
２．請求項に記載の発明
【請求項１】飛灰に水と，ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩を添加し，混練することを特徴とする飛灰中の重金属の固定化方法
３．裁判所の判断のポイント
「(1) 実施可能要件について
・・・方法の発明における発明の実施とは，その方法の使用をすることをいい（特許法２条３項２号），物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから（同項１号），方法の発明については，明細書にその方法を使用できるような記載が，物の発明については，その物を製造する方法についての具体的な記載が，それぞれ必要があるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその方法を使用し，又はその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。
これを本件発明についてみると，本件発明１ないし５は，方法の発明であり，本件発明６ないし１０は，物の発明であるが，本件発明は，いずれもその特許請求の範囲（前記第２の２）に記載のとおり，本件各化合物（ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸（本件化合物１）若しくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸（本件化合物２）のいずれか一方若しくはこれらの混合物又はこれらの塩）が飛灰中の重金属を固定化できるということをその技術思想としている。
したがって，本件発明が実施可能であるというためには，①本件明細書の発明の詳細な説明に本件発明を構成する本件各化合物を製造する方法についての具体的な記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるほか，②本件明細書の発明の詳細な説明に本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化剤として使用できること及びその方法を使用できるような記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を飛灰中の重金属の固定化剤として使用できる必要があるというべきである。
(2) 本件明細書の記載について
以上の観点から本件明細書の発明の詳細な説明を見ると，そこには，本件発明についておおむね次の記載がある。
ア 本件発明は，都市ゴミや産業廃棄物等の焼却プラントから排出される飛灰を処理するに際し，飛灰中に含有される鉛，水銀，クロム，カドミウム，亜鉛及び銅等の有害な重金属をより簡便に固定化し不溶出化することを可能にする方法に関するものである（【０００１】）。
イ 前記飛灰は，電気集塵機（ＥＰ）やバグフィルター（ＢＦ）で捕集されたのち埋め立てられ又は海洋投棄されているが，有害な重金属の溶出には環境汚染の可能性があるため，例えば引用発明４の薬剤添加法などの処理を施してから廃棄することが義務付けられている（【０００２】）。しかし，飛灰処理に関しては，特に高アルカリ性飛灰の重金属溶出量が多くなることなどが知られているため，従来の薬剤では，その使用量を大幅に増加するか，塩化第二鉄等のｐＨ調整剤等を併用せざるを得ず，処理薬剤費が増大し，また処理方法が複雑化する等の問題があった。さらに，引用発明４等で使用されるジチオカルバミン酸は，原料とするアミンによっては，ｐＨ調整剤との混練又は熱により分解するために，混練処理手順及び方法に十二分に配慮する必要があった（【０００３】）。
ウ 本件発明の目的は，飛灰中に含まれる重金属を安定性の高いキレート剤を用いることにより簡便に固定化できる方法を提供することであり（【０００４】），本件発明の発明者らは，ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩（本件各化合物）が，重金属に対するキレート能力が高く，高アルカリ性飛灰においても少量の添加量で重金属を固定化でき，かつ，熱的に安定であることを見いだした（【０００５】）。
すなわち，本件発明は，飛灰に水とピペラジンカルボジチオ酸又はその塩（本件各化合物）を添加し，混練することを特徴とする飛灰中の重金属の固定化方法である（【０００６】）。
エ 次に，実施例によりさらに詳細に本件発明を説明する。ただし，本件発明は，下記実施例によってなんら制限を受けるものではない（【００１５】）。
(ア) 合成例１（ピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸ナトリウム）の合成
ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１７２重量部，ＮａＯＨ１６７重量部，水１５１２重量部を入れ，この混合溶液中に攪拌しながら４５℃で二硫化炭素２９２部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。
反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た（化合物Ｎｏ．１。【００１６】）。
(イ) 合成例２（ピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸カリウム）の合成
ガラス製容器中に窒素雰囲気下，ピペラジン１１２重量部，ＫＯＨ４８．５％水溶液３１６重量部，水３９５重量部を入れ，この混合溶液中に攪拌しながら４０℃で二硫化炭素３１６部を４時間かけて滴下した。滴下終了後，同温度にて約２時間熟成を行った。反応液に窒素を吹き込み未反応の二硫化炭素を留去したところ，黄色透明の液体を得た（化合物Ｎｏ．２。【００１８】）。
(ウ) 安定性試験
化合物Ｎｏ．１及びＮｏ．２並びにエチレンジアミン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．３）及びジエチレントリアミン－Ｎ，Ｎ′，Ｎ′′－トリスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．４）の水溶液を６５℃に加温し，あるいはｐＨ調整剤として塩化第二鉄（３８％水溶液）を２０重量％添加して硫化水素ガスの発生について調べたところ，化合物Ｎｏ．１及びＮｏ．２ではいずれも硫化水素が発生しなかったが，化合物Ｎｏ．３及びＮｏ．４ではいずれも硫化水素が発生した（【００２１】【００２２】）。
(エ) 重金属固定化能試験
鉛等を含むＢＦ灰１００重量部に水３０重量部を加え，化合物Ｎｏ．１を０．５部（実施例１。【００２３】）若しくは０．７４部（実施例２。【００２６】）又は化合物Ｎｏ．２を０．４部（実施例３。【００２７】）若しくは０．８部（実施例４。【００２８】）を添加・混練し，環境庁告示第１３号試験に従い溶出試験を行ったところ，鉛の溶出結果は，それぞれ０．０７ppm（実施例１），０．０５ppm 以下（実施例２），０．０６ppm（実施例３）及び０．０１ppm 以下（実施例４）であった（【００２４】）。
他方，化合物Ｎｏ．１を使用しない以外は実施例１と同様にした場合（比較例１。【００２９】），化合物Ｎｏ．１の代わりにエチレンジアミン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．３）を０．８部（比較例２）及び１．２部（比較例３）となるように添加する以外は実施例１と同様にした場合（【００３０】）並びに化合物Ｎｏ．１の代わりにジエチレントリアミン－Ｎ，Ｎ′，Ｎ′′－トリスカルボジチオ酸ナトリウム（化合物Ｎｏ．４）を０．７６部（比較例４）及び１．１５部（比較例５）となるように添加する以外は実施例１と同様にした場合（【００３１】）の鉛の溶出結果は，それぞれ２９．０ppm（比較例１），２５．５ppm（比較例２），２４．９ppm（比較例３），５．９１ppm（比較例４）及び１．３５ppm（比較例５）であった（【００２４】）。
オ 本件発明の方法によれば，ピペラジンカルボジチオ酸又はその塩（本件各化合物）は，重金属固定化能が高く，かつ，熱的にも安定であることから，重金属溶出量の多い高アルカリ性飛灰においても，少量の添加で効果を発揮し経済的であるとともに，他の助剤の使用に際して安全かつ簡便な処理方法にて実施できるので工業的にも非常に有用である（【００３２】）。
(3) 本件発明の実施可能性について
ア 前記(1)①についてみると，以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明には本件各化合物の製造方法についての一般的な記載はなく，実施例中に，合成例１（化合物Ｎｏ．１）及び２（化合物Ｎｏ．２）として，本件化合物２の塩の製造例が記載されているにとどまる。
他方，引用例３（昭和５５年３月刊行）には，ピペラジンジチオカルバメート及びピペラジンビスジチオカルバメートのナトリウム塩が公知の方法で合成された旨の記載があり，また，甲１９（昭和５４年刊行）にもピペラジンジチオカルバミン酸ナトリウムを合成した旨の記載があることからすると，本件各化合物は，本件出願日当時において公知の化合物であり，その製造方法も，周知の事項であったものと認められる（原告も，この点を争っていない。）。
したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載の有無にかかわらず，当業者は，本件出願日当時において，本件各化合物を製造することができたものと認められる。
イ 次に，前記(1)②についてみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各化合物が，重金属に対するキレート能力が高く，高アルカリ性飛灰においても少量の添加量で重金属を固定化できる知見の裏付けとして，前記(2)エ(エ)に認定のとおり，ＢＦ灰（バグフィルターで捕集された灰）に，水と本件化合物２の塩を０．４ないし０．８重量％加え，混練したものから重金属の溶出が抑制されていることが記載されている（重金属固定化能試験）。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化剤として使用できること及びその方法を使用できるような記載があるということができる。
ウ 以上によれば，当業者は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載及び本件出願日当時の技術常識から本件各化合物を入手して，飛灰中の重金属の固定化に使用できるということができるので，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者がその実施をすることができる程度に十分に記載されているものということができる。
よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，法３６条４項に違反せず，これと結論を同じくする本件審決に誤りはない。
(4) 原告の主張について
ア 以上に対して，原告は，副生成物の生成を抑制しないと硫化水素が発生して本件発明が実施できないから，一般的な合成方法とは異なる異常に低い攪拌速度を採用して副生成物の生成を抑制する旨を記載していない本件明細書によっては，本件発明が実施不可能である旨を主張する。
しかしながら，本件発明の特許請求の範囲の記載は，本件各化合物が飛灰中の重金属の固定化剤として使用できる旨を方法又は物の発明として特定しており，本件発明は，本件各化合物の製造に当たって硫化水素を発生させる副生成物の生成を抑制することをその技術的範囲とするものではない。したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に副生成物の生成が抑制された本件各化合物の製造方法が記載されていないからといって，特許請求の範囲に記載された本件発明が実施できなくなるというものではなく，法３６条４項に違反するということはできない。
なお，本件明細書の発明の詳細な説明によれば，前記(2)エ(ウ)に認定のとおり，本件発明は，飛灰中の重金属を固定化する際にｐＨ調整剤と混練し又は加熱を行うという条件下でも分解せずに安定である，すなわち有害な硫化水素を発生させないことも，その技術的課題としているといえる（安定性試験）。しかし，上記技術的課題を解決するという作用効果は，他の先行発明との関係で本件発明の容易想到性を検討するに当たり考慮され得る要素であるにとどまるというべきである。
よって，原告の上記主張は，それ自体失当であり，採用できない。
イ また，原告は，前記アの主張を前提として，被告による甲１２実験が本件明細書とは実験スケールを変更しているばかりか，本件明細書に記載がない異常に低い攪拌速度を採用しており，また，二硫化炭素の滴下には名人芸的なコントロールを要するところ，本件明細書にはこの点について記載がないから，本件明細書によっては本件発明が実施不可能である旨を主張する。
原告の上記主張は，前記のとおり，その前提において失当ではあるが，事案に鑑み念のために検討すると，確かに，本件明細書には，合成例１及び２について，いずれも攪拌及び二硫化炭素の滴下の時間が４時間と記載されているが（前記(2)エ(ア)及び(イ)），攪拌速度及び二硫化炭素の滴下方法については記載がない。
しかしながら，例えば合成例２と同様の方法でジチオカルバミン酸誘導体を製造する方法について記載した他の複数の文献（引用例４，甲１８，乙４）は，いずれも攪拌速度及び二硫化炭素の滴下の詳細について記載がないから，当業者であれば，
これらの条件の詳細が記載されていなくとも本件各化合物を製造することができるものと認められる。
・・・
よって，原告の上記主張も採用できない。」
2011年9月25日日曜日
請求項中の用語の解釈が争われた特許権侵害訴訟の中間判決
知財高裁平成２３年９月７日 判決言渡
平成２３年（ネ）第１０００２号 特許権侵害差止等請求控訴事件
控訴人（第一審原告）が有する特許第４１１１８３２号（発明の名称「餅」）は、切り込み部が設けられた切餅に関わる発明である。
被控訴人（第一審被告）が実施する切餅製品（被告製品）が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かが争われた。
東京地裁での第一審では被告製品は本件特許の「構成要件B」を満足せず侵害不成立と判断された。
一方、知財高裁は被告製品は本件特許の「構成要件B」を満足し、侵害成立と判断された。
特許第４１１１８３２号（発明の名称：「餅」）に係る本件発明の特許請求の範囲（請求項１）を構成要件に分説すると以下の通り：
「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け，」（構成要件Ｂ），
「この切り込み部又は溝部は，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として， 」（ 構成要件Ｃ），
「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成した」（構成要件Ｄ），
「ことを特徴とする餅。」（構成要件Ｅ）
３．主な争点
被控訴人（第一審被告）が実施する侵害被疑物品は、切り餅の側周表面に切り込み部が設けられているだけでなく、切り餅の平坦上面及び載置底面にも切り込み部が設けられている。
これに対して本件発明の構成要件Bでは「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」切り込み部を設けると記載されている。
構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」という記述が、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部が設けられることを排除する意図であるのか否かが争点。
４．第一審（東京地裁）
第一審において東京地裁は構成要件Bの「載置底面又は平坦上面ではなく」という記述により、「載置底面又は平坦上面」に切り込み部が設けられることは技術的範囲から除外されると判断し、被告製品は構成要件Bを備えておらず特許権の侵害は成立しないと結論付けた。
第一審の判断のポイント
「本件発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び前記(イ)の本件明細書の記載事項を総合すれば，本件発明は，「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」るようにすることなどを目的とし，切餅の切り込み部等（切り込み部又は溝部）の設定部位を，従来考えられていた餅の平坦上面（平坦頂面）ではなく，「上側表面部の立直側面である側周表面に周方向に形成」する構成を採用したことにより，焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に，「切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるというだけでなく，オーブン天火による火力が弱い位置にあるため，焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」などの作用効果を奏することに技術的意義があるというべきであるから，本件発明の構成要件Ｂの「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，・・・切り込み部又は溝部を設け」との文言は，切り込み部等を設ける切餅の部位が，「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず，「載置底面又は平坦上面」ではないことをも並列的に述べるもの，すなわち，切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込み部等を設けず，「上側表面部の立直側面である側周表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと解するのが相当である。」
５．第二審（知財高裁）
第二審の知財高裁は、東京地裁とは正反対に、載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることは除外されず、被告製品は構成要件Bを備えると判断した。
第二審の判断のポイント
「当裁判所は，構成要件Ｂにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は，「側周表面」であることを明確にするための記載であり，載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部（以下「切り込み部等」ということがある。）を設けることを除外するための記載ではないと判断する。
この点，被告は，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は，「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分とは，切り離して意味を理解すべきであって，「載置底面又は平坦上面」には，「一若しくは複数の切れ込み部又は溝部」を設けない，という意味に理解すべきであると主張する。
しかし，①「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた，通常の文言の解釈，②本件明細書の発明の詳細な説明の記載，及び③出願経過等を総合するならば，被告の上記主張は，採用することができない。」
「（ｱ） 特許請求の範囲の記載
本件発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け，」（構成要件Ｂ）と記載されている。
上記特許請求の範囲の記載によれば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に，「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が，読点が付されることなく続いているのであって，そのような構文に照らすならば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は，その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに，「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。」
「(ｲ) 発明の詳細な説明の記載
ａ 本件明細書（甲２）には，以下の記載がある。
・・・・
ｂ 上記発明の詳細な説明欄の記載によれば，本件発明の作用効果として，①加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制，②切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持），③均一な焼き上がり，④食べ易く，美味しい焼き上がり，が挙げられている。そして，本件発明は，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち上がることにより，上記①ないし④の作用効果が生ずるものと理解することができる。これに対して，発明の詳細な説明欄において，側周表面に切り込み部等を設け，更に，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると，上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない。本件明細書の記載及び図面を考慮しても，構成要件Ｂにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は，通常は，最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが，そのような態様で載置しない場合もあり得ることから，載置状態との関係を示すため，「側周表面」を，より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。
ｃ これに対し，被告は，本件発明は，切餅について，切り込みの設定によって，焼き途中での膨化による噴き出しを制御できるという効果（効果①）と，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果（効果②）を共に奏するものであるが（本件明細書段落【００３２】），切餅の平坦上面又は載置底面に切り込みが存在する場合には，焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなるため，忌避すべき状態になることから（本件明細書段落【０００７】），本件発明における効果②を奏することはないと主張する。
しかし，被告の主張は，採用の限りでない。
すなわち，本件発明は，上記のとおり，切餅の側周表面の周方向の切り込みによって，膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果は，これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために，美観を損なう場合が生じ得るからといって，そのことから直ちに，構成要件Ｂにおいて，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが，排除されると解することは相当でない。
また，当初明細書（甲６の２）の段落【００２１】には，作用効果に寄与する切り込みの形成方法が記載され，同明細書の段落【００４３】，【００４５】には，周方向の切り込み等は，側周表面に設けるよりは作用効果が十分ではないが，平坦頂面における場合でも同様の作用効果が生じる旨記載され，図６（別紙図５）が示されていたことに照らすと，周方向の切り込み等による上側の持ち上がりが生ずる限りは，本件発明の作用効果が生ずるものと理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けないとの限定がされているとはいえない。さらに，本件明細書段落【０００７】の記載は，米菓で採られた噴き出し抑制手段の適用における問題点を記載したものであり，本件発明において，周方向の切り込み等による，上側の持ち上がりによる噴き出し抑制手段を採用するに当たり，載置底面又は平坦上面に切り込み等を設けるか否かについて，本件明細書に何らかの言及がされていると解する余地はない。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。
ｄ また，被告は，切り込み部位が小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に設けられるという構成であることを表現するのであれば，「小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に切り込み部又は溝部を設ける」と記載すれば足り，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加する必要はない，と主張する。
しかし，被告のこの点の主張も採用できない。すなわち，前記のとおり，角形等の小片餅体である切餅において，最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるといえるが，これにより一義的に全ての面が特定できるとは解されない（別紙「原告提出の参考図面」参照）。したがって，小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面を特定するため，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載を付加することに，意味があるといえる。したがって，被告の上記主張は，採用することができない。」
「(ｳ) 出願過程について
被告は，原告は本件特許の出願過程において，切餅の載置底面又は平坦上面ではなく，切餅の側周表面のみに切り込みが設けられることを述べた経緯がある旨主張する。
しかし，被告の上記主張は，以下の出願過程の具体的経緯に照らして，採用することができない。
「ａ 出願過程における具体的経緯
・・・
ｂ 判断
上記本件特許の出願の経緯に照らすならば，原告は，平成１７年５月２７日付けで拒絶理由通知を受けたことから，同年８月１日付けで手続補正書（甲８の２）を提出して，切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく，切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明へと補正することを試みたが，同補正は，審査官から認められず，同年９月２１日付けで拒絶理由通知（甲９）を受けたため，結局，同年５月の補正を撤回し，また，従前の意見内容も改めて，平成１７年１１月２５日付けの手続補正書（甲１０の２）を提出した経緯が認められる。
以上のとおりであり，本件特許に係る出願過程において，原告は，拒絶理由を解消しようとして，一度は，手続補正書を提出し，同補正に係る発明の内容に即して，切餅の上下面である載置底面又は平坦上面ではなく，切餅の側周表面のみに切り込みが設けられる発明である旨の意見を述べたが，審査官から，新規事項の追加に当たるとの判断が示されたため，再度補正書を提出して，前記の意見も撤回するに至った。したがって，本件発明の構成要件Ｂの文言を解釈するに当たって，出願過程において，撤回した手続補正書に記載された発明に係る「特許請求の範囲」の記載の意義に関して，原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはない。むしろ，本件特許の出願過程全体をみれば，原告は，撤回した補正に関連した意見陳述を除いて，切餅の上下面である載置底面及び平坦上面には切り込みがあってもなくてもよい旨を主張していたのであって，そのような経緯に照らすならば，被告の上記主張は，採用することができない。
（ｴ）以上のとおり，構成要件Ｂにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は，「側周表面」を特定するための記載であり，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを除外する意味を有すると理解することは相当でない。」
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