知財高裁令和4年3月7日判決令和2年(行ケ)第10135号審決取消請求事件
１．概要
本件は、原告が有する特許権に対する無効審判の審決（特許無効の判断）の取り消しを求めた審決取消訴訟において、請求が棄却された事例である。
争点の一つが、「痛みの処置における鎮痛剤」を，「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」に訂正する「訂正事項2-2」が、訂正新規事項追加に該当するとの判断の適法性である。
発明の詳細な説明には、「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の」痛みの処置に用いることができるという「一行記載」は存在する。しかし効果を示す実験データは存在しない。
知財高裁は、訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が，当業者によって，本件出願日当時の技術常識も考慮して，本件明細書は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならない、として訂正事項2−２は新規事項追加に該当すると判断した。
２．訂正事項
訂正事項2に係る本件訂正は，請求項2において，
式Iの構造式を追加し(訂正事項2-1)，
「請求項1記載の鎮痛剤」，すなわち「痛みの処置における鎮痛剤」を，「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」(訂正事項2-2)に訂正するとともに，
請求項1との引用関係を解消し，独立形式に改めることを求めるものである。
３．裁判所の判断
「本件発明2は，公知の物質である本件化合物2について鎮痛剤としての医薬用途を見出したとするいわゆる医薬用途発明であるところ，訂正事項2-2に係る本件訂正は，「請求項1記載の(鎮痛剤)」とあるのを「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における(鎮痛剤)」に訂正するというものであり，鎮痛剤としての用途を具体的に特定することを求めるものである。そして，「痛みの処置における鎮痛剤」が医薬用途発明たり得るためには，当該鎮痛剤が当該痛みの処置において有効であることが当然に求められるのであるから，訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が，当業者によって，本件出願日当時の技術常識も考慮して，本件明細書(本件訂正前の特許請求の範囲を含む。以下同じ。)又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならないことになる。
エしたがって，訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が本件明細書に記載されているか，記載されているに等しいと当業者が理解するといえなければならないというべきであるとした本件審決・・・は，特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項の適用を誤るものではない。」
「本件明細書には，発明の概要として，本件化合物2が使用される疼痛性障害の中に神経障害及び線維筋痛症が含まれる旨の記載があるが，この部分には，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置において効果を奏する旨の記載はない(なお，本件化合物2が使用される疼痛性障害の中に神経障害及び線維筋痛症が含まれるとの一般的な記載があっても，そのことから，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置において効果を奏すると解することはできない。)。」
１．概要
本件は、原告が有する特許権に対する無効審判の審決（特許無効の判断）の取り消しを求めた審決取消訴訟において、請求が棄却された事例である。
争点の一つが、「痛みの処置における鎮痛剤」を，「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」に訂正する「訂正事項2-2」が、訂正新規事項追加に該当するとの判断の適法性である。
発明の詳細な説明には、「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の」痛みの処置に用いることができるという「一行記載」は存在する。しかし効果を示す実験データは存在しない。
知財高裁は、訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が，当業者によって，本件出願日当時の技術常識も考慮して，本件明細書は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならない、として訂正事項2−２は新規事項追加に該当すると判断した。
２．訂正事項
訂正事項2に係る本件訂正は，請求項2において，
式Iの構造式を追加し(訂正事項2-1)，
「請求項1記載の鎮痛剤」，すなわち「痛みの処置における鎮痛剤」を，「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤」(訂正事項2-2)に訂正するとともに，
請求項1との引用関係を解消し，独立形式に改めることを求めるものである。
３．裁判所の判断
「本件発明2は，公知の物質である本件化合物2について鎮痛剤としての医薬用途を見出したとするいわゆる医薬用途発明であるところ，訂正事項2-2に係る本件訂正は，「請求項1記載の(鎮痛剤)」とあるのを「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における(鎮痛剤)」に訂正するというものであり，鎮痛剤としての用途を具体的に特定することを求めるものである。そして，「痛みの処置における鎮痛剤」が医薬用途発明たり得るためには，当該鎮痛剤が当該痛みの処置において有効であることが当然に求められるのであるから，訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が，当業者によって，本件出願日当時の技術常識も考慮して，本件明細書(本件訂正前の特許請求の範囲を含む。以下同じ。)又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項として存在しなければならないことになる。
エしたがって，訂正事項2-2に係る本件訂正が新規事項の追加に当たらないというためには，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛剤として「効果を奏すること」が本件明細書に記載されているか，記載されているに等しいと当業者が理解するといえなければならないというべきであるとした本件審決・・・は，特許法134条の2第9項において準用する同法126条5項の適用を誤るものではない。」
「本件明細書には，発明の概要として，本件化合物2が使用される疼痛性障害の中に神経障害及び線維筋痛症が含まれる旨の記載があるが，この部分には，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置において効果を奏する旨の記載はない(なお，本件化合物2が使用される疼痛性障害の中に神経障害及び線維筋痛症が含まれるとの一般的な記載があっても，そのことから，本件化合物2が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛みの処置において効果を奏すると解することはできない。)。」
