知財高裁平成２６年５月２６日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０２４８号 審決取消請求事件
１．概要
本事例は、原告が出願人の特許出願についての、進歩性欠如を理由とする拒絶審決の取消訴訟において、原告の請求が認められ審決が取り消された事例である。
本件補正後の請求項１（補正発明）は以下の通りである。
「排気ガスの空気過剰率（λ）が１を超えるときに窒素酸化物を吸収し，λが１以下のときに窒素酸化物を脱離するＮＯｘトラップ材と，浄化触媒と，排気ガス中の酸素濃度を制御するＯ２制御手段と，を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって，
排気ガスのλが１を超えるとき，ＮＯｘを上記ＮＯｘトラップ材に吸収させ，排気ガスのλが１以下のとき，上記ＮＯｘトラップ材からＮＯｘを脱離させ，上記Ｏ２制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を０．８～１．５ｖｏｌ％に制御することによりＨＣの部分酸化反応を誘発し，この部分酸化を利用してＮＯｘを還元させる，ことを特徴とする排気ガス浄化システム。」
すなわち本件補正発明は、ＮＯｘトラップ材と，浄化触媒と，Ｏ２制御手段と，を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであり、上記Ｏ２制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を０．８～１．５ｖｏｌ％に制御することにより炭化水素（ＨＣ）の部分酸化反応を誘発し，この部分酸化を利用してＮＯｘを還元させる。
一方、甲１（引用例１）には、ＮＯｘトラップ材と，浄化触媒と，Ｏ２制御手段と，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物と，を備える内燃機関の排気ガス浄化システムが開示されている。甲１では「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」の使用により、ＮＯｘを還元させることを特徴としている。甲１では排気ガス中の酸素濃度を「２．０％以下」、「０．５％以下」とする実施例は記載されているが、酸素濃度をこの範囲とすることにより炭化水素（ＨＣ）の部分酸化反応を誘発することは記載も示唆もされていない。
甲１に記載された発明（引用発明）をどのように認定するか、具体的には、「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を引用発明に必須の成分として認定するかが争点となった。
また、本件補正発明はいわゆるオープン式クレームであり、「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」が追加で含まれることを排除していない。このため本件補正発明で「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物を含まない」ということが引用発明との相違点となり得るかも争点となった。
拒絶審決では、「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を引用発明の構成とは認定しなかった。また本審決訴訟において被告（特許庁長官）は、仮に「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を引用発明の構成だと認定したとしても、本件補正発明においても「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を含む場合も包含されるため相違点ではないと主張した。
知財高裁は以下の理由から審決は引用発明の認定に違法性があると認定し審決を取り消した。
（１）甲１には「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を必須の構成とする技術的思想が記載されているのであるから、それも含めて引用発明を認定すべきである。
（２）本願明細書には，排気ガス浄化用の触媒として，「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を追加する点は記載されておらず，その示唆もなく，この点が周知技術であるとも認められない。したがって，補正発明が「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を備えたものを含むものと認めることはできない。
２．裁判所の判断のポイント
「(2) 引用発明の認定について
ア 審決は，引用例１に記載された引用発明として，「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではＮＯｘを吸収し，理論空燃比近傍又は空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘを放出するＮＯｘ吸収材と，Ｐｔ，Ｒｈ等の貴金属と，排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段８と，を備える車両用のリーンバーンエンジンや直噴ガソリンエンジンのようなエンジン４の排気ガス浄化装置であって，排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではＮＯｘを上記ＮＯｘ吸収材に吸収させ，理論空燃比近傍又は空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘ吸収材からＮＯｘを放出させ，排気制御手段８でＮＯｘ吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒１の入口側の排気ガスの酸素濃度は２．０％以下に制御され，ＨＣが部分酸化されて活性化されＮＯｘの還元反応が進みやすくなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる，排気ガス浄化装置。」と認定している。この中で，審決は，ＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まるとの作用効果を奏する機序として，「ＨＣが部分酸化されて活性化」されることを認定している。
イ しかし，甲１発明は，前記(1)イに認定したとおりであるから，甲１発明における，排気ガスの酸素濃度が低下したとき（リッチ燃焼運転時）に，「ＨＣが部分酸化されて活性化され，ＮＯｘの還元反応が進みやすくなり，結果的に，ＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる」という作用効果は，ＮＯｘ吸収材と貴金属とを含む排気ガス浄化用触媒に追加した「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」によって奏したものであって，排気ガスの酸素濃度を前記段落【００５８】のように「２．０％以下，あるいは０．５％以下」となるように制御することによって奏したものではない。すなわち，「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」は，前記作用効果を奏するための必須の構成要件であるというべきであり，排気ガスの酸素濃度を「２．０％以下，あるいは０．５％以下」となるように制御した点は，単に，実施例の一つとしてリーン燃焼運転時に「例えば４～５％から２０％」，リッチ燃焼運転時に「２．０％以下，あるいは０．５％以下」との数値範囲に制御したにとどまり，前記作用効果を奏するために施した手段とは認められない。
したがって，引用発明において，「ＨＣが部分酸化されて活性化」されるのは，ＮＯｘ吸収材と貴金属とを含む排気ガス浄化用触媒において，「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を含むように構成したことによるものであるから，引用例１に，「排気ガス浄化用触媒１の入口側の排気ガスの酸素濃度は２．０％以下に制御」（段落【００５８】）することにより，ＨＣの部分酸化をもたらすことを内容とする発明が，開示されていると認めることはできない。
そうすると，審決は，引用発明の認定において，「酸素濃度は２．０％以下に制御され，ＨＣが部分酸化されて活性化されＮＯｘの還元反応が進みやすくなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる，排気ガス浄化装置」と認定しながら，そのような作用効果を奏する必須の構成である「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を排気ガス浄化用触媒に含ませることなく，欠落させた点において，その認定は誤りであるといわざるを得ない。
ウ 前記(1)アの記載事項を踏まえると，引用発明は，正しくは，以下のとおりとなる。
「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではＮＯｘを吸収し，理論空燃比近傍
または空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘを放出するＮＯｘ吸収材と，貴金属と，排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段８と，を備える車両用のリーンバーンエンジンや直噴ガソリンエンジンのようなエンジン４の排気ガス浄化装置であって，更に，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物を含み，排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではＮＯｘを上記ＮＯｘ吸収材に吸収させ，理論空燃比近傍または空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘ吸収材からＮＯｘを放出させ，排気制御手段８でＮＯｘ吸収材と貴金属とＣｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物を含む排気ガス浄化用触媒１の入口側の排気ガスの酸素濃度が２．０％以下，又は０．５％以下に制御され，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物に吸蔵されていた酸素が活性酸素として放出され，貴金属上での活性酸素と排気ガス中のＨＣとの反応が進み易くなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる，排気ガス浄化装置。」
エ これに対し，被告は，引用発明の認定は，補正発明の特許要件を評価するために必要な限度で行えばよいものであって，引用例１自体で特徴とされる事項(例えば，請求項１に係る発明の発明特定事項）を必ず認定しなければならないというものではなく，引用発明の認定において，必ず「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」が含まれていることまでも認定しなければならないことにはならないと主張する。
確かに，特許法２９条１項３号に規定されている「刊行物に記載された発明」は，特許出願人が特許を受けようとする発明の新規性，進歩性を判断する際に，考慮すべき一つの先行技術として位置付けられるものであって，「刊行物に記載された発明」が特許公報である場合に，必ず当該特許公報の請求項における発明特定事項を認定しなければならないものではない。一方で，「刊行物に記載された『発明』」である以上は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法２条１項）であるべきことは当然であって，刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には，引用発明として認定することはできない。
本件において，審決は，前記のとおり，引用発明として，「ＨＣが部分酸化されて活性化されＮＯｘの還元反応が進みやすくなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる」との効果を認定しておきながら，その作用効果を奏するための必須の構成である「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を欠落して認定したものである。したがって，審決は，前記作用効果を奏するに必要な技術手段を認定していないこととなり，審決の認定した引用発明を，引用例１に記載された先行発明であると認定することはできない。
よって，被告の主張は採用できない。
(3) 補正発明と引用発明との一致点及び相違点について
前記のとおり，審決の引用発明の認定は誤っており，これを前提とする一致点及び相違点の認定には誤りが含まれている。
引用発明は，前記(2)ウのとおり認定するべきであるから，一致点及び相違点は，以下のとおりとなる。
【一致点】
排気ガスの空気過剰率（λ）が１を超えるときに窒素酸化物を吸収し，λが１以下のときに窒素酸化物を脱離するＮＯｘトラップ材と，浄化触媒と，排気ガス中の酸素濃度を制御するＯ２制御手段と，を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって，排気ガスのλが１を超えるとき，ＮＯｘを上記ＮＯｘトラップ材に吸収させ，排気ガスのλが１以下のとき，上記ＮＯｘトラップ材からＮＯｘを脱離させ，上記Ｏ２制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度が制御され，ＨＣの部分酸化を誘発し，この部分酸化を利用してＮＯｘを還元させる，排気ガス浄化システム。
【相違点１”】
ＮＯｘトラップ材と浄化触媒に，補正発明は，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物を含んでいないのに対し，引用発明は，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物を含む点。
【相違点２”】
排気ガスのλが１以下のとき，補正発明は，浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を０．８～１．５ｖｏｌ％に制御するのに対して，引用発明は，浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を２．０％以下，又は０．５％以下に制御した点。
なお，被告は，補正発明は，「ＮＯｘトラップ材」，「浄化触媒」以外の触媒材料，特に「ＨＣトラップ材」や「酸素吸蔵材」を含むことを排除したものではなく，引用発明の「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を備えたものも含むものと解すべきであるから，引用発明において，排気ガス浄化用触媒に「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を含むものと認定したとしても，その点は，補正発明と引用発明との相違点にはならないから，取消事由とならない旨主張する。
しかし，本願明細書には，排気ガス浄化用の触媒として，「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を追加する点は記載されておらず，その示唆もなく，この点が周知技術であるとも認められない。したがって，補正発明が「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を備えたものを含むものと認めることはできない。
よって，被告の上記主張は採用できない。」
