知財高裁平成２３年３月８日判決
平成２２年(行ケ)第１０２７３号審決取消請求事件
１．概要
引用発明１において引用発明２のインク（塗料）を適用することにより本願発明を完成させることは当業者が容易に想到できるとした拒絶審決が取り消された。
組み合わされる構成要件が周知技術でない限り、組み合わすことの示唆、動機付け等が示される必要があると裁判所は判断した。
２．本願発明の要旨
平成２２年４月２２日付けの手続補正書（甲５）により補正された特許請求の範囲の請求項１に係る本願発明は，以下のとおりである。
【請求項１】
「少なくとも下記手段及び装置を具えた外観検査装置を用いて，アルミニウム箔製包装体を製造する際に用いるアルミニウム箔であって，該アルミニウム箔は，その本体表面に，文字や図柄などの表示が印刷されてなり，該表示は，樹脂ワニスに顔料を添加してなる印刷インキを用いて印刷することによって形成されたものであり，該顔料は，顔料本体表面が合成樹脂膜によって被覆されていることを特徴とする赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔。」
３．審決の理由の要点
(1) 本願発明は，引用例１（特開２００３－２１５０４７号公報，甲１）に記載された発明（引用発明１）及び引用例２（特開平９－２４９８２１号公報，甲２）に記載された発明（引用発明２）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
(2) 引用発明１及び２の内容，本願発明と引用発明１との一致点及び相違点並びに相違点についての判断は，次のとおりである。
【引用発明１】
「外観検査装置を設けたＰＴＰ包装機で製造されるＰＴＰシートであって，ＰＴＰシートは，錠剤を収容する複数のポケット部が形成された包装用フィルム３とアルミニウム製のカバーフィルム４とを有し，カバーフィルム４には，赤外光に対し透過性を有するインクを用いて記号等からなる識別情報としての印刷部９が設けられており，外観検査装置は，赤外光を照射できる照明手段２１，照明手段２１から照射される赤外光の波長領域に感度を有する撮像手段２２及び撮像手段２２から出力される映像信号を処理する画像処理装置２３を備え，ＰＴＰシートに赤外光を照射した際の反射光として撮像された画像に基づいて，カバーフィルム４及び印刷部９の明度よりも低く，かつ，異物の明度よりも高い閾値δ２を用い，カバーフィルム４上の異物を判定する，外観検査装置を設けたＰＴＰ包装機で製造されるＰＴＰシート。」
【引用発明２】
「反応性水可溶樹脂で被覆した，分散性が良好な被覆顔料を樹脂ワニスに添加してなる油性塗料。」
【引用発明１と本願発明との一致点】
「少なくとも下記手段及び装置を具えた外観検査装置を用いて，アルミニウム箔製包装体を製造する際に用いるアルミニウム箔であって，該アルミニウム箔は，その本体表面に，文字や図柄などの表示が印刷されてなり，該表示は，印刷インキを用いて印刷することによって形成されたものであり，赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔。
記
(1)アルミニウム箔に対して赤外線を含む光を照射する照明手段
(2)赤外線に感度を有し，前記照明手段により照射された面を撮像する撮像手段
(3)撮像手段から出力される映像信号を処理する画像処理装置」
【本願発明と引用発明１との相違点】
本願発明の印刷インキは，樹脂ワニスに顔料を添加してなり，該顔料は，顔料本体表面が合成樹脂膜によって被覆されているのに対して，引用発明１のインクはそのようなものでない点。
【相違点についての判断】
引用発明１では，赤外光に対し透過性を有するインクを用いて印刷部９を設けることにより，印刷部９とカバーフィルム４自体との明度差を小さくしているが，赤外光に対し格別に優れた透過性を有するインクを用いなくても，閾値δ２を適当な値に設定すれば，カバーフィルム４上の異物を印刷部９と区別して判定することができることは明らかである。一方，引用発明２は，「塗料」であるが，そもそも「塗料」と「インク」は厳密に区別されるものではなく，例えば，金属板の上に盛るように付着させる場合は「塗料」と呼び，紙に染みこませる場合は「インク」と呼ぶとしても，材料自体に本質的な相違がない場合が多く，引用発明２の塗料はアルミニウム箔の表面に印刷するときにも使用できることは，容易に推察される。したがって，引用発明１のインクに代えて，引用発明２の塗料を用いること，すなわち上記相違点は，当業者が容易に想到し得たことである。
４．裁判所の判断
「取消事由１（引用発明２を引用発明１に適用した誤り）について
(1) ・・・・・審決の上記判断には，以下に説示するとおり，引用発明１に対して，引用発明２の構成，すなわち，「反応性水可溶樹脂で被覆した，分散性が良好な被覆顔料を樹脂ワニスに添加してなる油性塗料」を適用し得るための動機付けが示されておらず，当業者が，引用発明２を引用発明１に適用し得るとすることは，誤りといわなければならない。
(2) まず，引用発明１は，前記第２の３(2)の【引用発明１】，【引用発明１と本願発明との一致点】及び引用例（甲１）の記載によれば，以下のとおりと認められる。
すなわち，引用発明１は，ＰＴＰシートの製造に際して，赤外光を照射することにより，アルミニウム製のカバーフィルムの印刷部上にある異物をも判別できることを技術課題の１つとして，赤外光に対し透過性を有するインクを用いて記号等からなる識別情報としての印刷部を設け，赤外光を照射した際の反射光において，印刷部とカバーフィルム自体との明度差を極めて小さくし，さらに，第２の閾値δ２をカバーフィルムの明度より若干低い値に設定するという構成を採用することにより，印刷部の存在の有無に関係なく，印刷部のみが無視されてカバーフィルム上の異物が判定できるという作用効果を達成したものと認められる。
これに対し，審決は，上記のとおり，「赤外光に対し格別に優れた透過性を有するインクを用いなくても，閾値δ２を適当な値に設定すれば，カバーフィルム４上の異物を印刷部９と区別して判定することができることは明らかである。」と述べるところ，赤外光に対し透過性を有するインクを用いない場合には，印刷部の明度が一定程度低下し，印刷部上に印刷部と同程度の明度を有する異物が存するときには，当該異物が判定できないこととなる（異物の明度が既に判明している場合には，その明度より高く，かつ，印刷部の明度より低く閾値δ２を設定すれば異物が判定できるが，そのような場合が一般的であると解することはできない。）。したがって，審決の上記説示は，引用発明１の技術課題が解決できない従来技術を示したものにすぎず，引用発明１に対して引用発明２の構成を適用することについての動機付け等を明らかにするものではない。
(3) また，審決は，上記のとおり，「引用発明２は，「塗料」であるが，そもそも「塗料」と「インク」は厳密に区別されるものではなく，例えば，金属板の上に盛るように付着させる場合は「塗料」と呼び，紙に染みこませる場合は「インク」と呼ぶとしても，材料自体に本質的な相違がない場合が多く，引用発明２の塗料はアルミニウム箔の表面に印刷するときにも使用できることは，容易に推察される。」と述べるところ，この説示は，「塗料」と「インク」とが厳密に区別されるものではなく，本質的な相違がない旨を述べるだけであり，仮に，「塗料」と「インク」が区別されず，また，引用発明２の塗料がアルミニウム箔の表面の印刷に使用できるとしても，それはただ単に，引用例２がアルミニウム箔に使用できる可能性のあるインクを開示しているにすぎない。引用例２には，当該塗料が赤外光に対する透過性に優れることは記載されておらず，引用発明２の「塗料」を引用発明１の「インク」として使用することが示唆されているということにはならない。
そもそも，「塗料」又は「インク」に関する公知技術は，世上数限りなく存在するのであり，その中から特定の技術思想を発明として選択し，他の発明と組み合わせて進歩性を否定するには，その組合せについての示唆ないし動機付けが明らかとされなければならないところ，審決では，当業者が，引用発明１に対してどのような技術的観点から被覆顔料を使用する引用発明２の構成が適用できるのか，その動機付けが示されていない（当該技術が，当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は，必ずしも動機付け等が示されることは要しないが，引用発明２の構成を慣用技術と認めることはできないし，被告もその主張をしていない。）。
(4) この点について，被告は，引用例２の段落【０００６】の記載を根拠に，色相，着色力及び分散性に優れているのが好ましいことは，インキや塗料の顔料について一般的にいえることであり，引用発明１のインクについてもあてはまることであるから，引用発明１のインクとして引用発明２の油性塗料を適用してみようという程度のことは，当業者が容易に考えつくことであると主張する。
確かに，インクや塗料において，色相，着色力及び分散性に優れているのが一般的に好ましいと解されるところ，それに応じて，色相，着色力，分散性などのいずれかに優れていることをその特性として開示するインクや塗料も，多数存在すると認められるのであり，その中から，上記の一般論のみを根拠として引用発明２を選択することは，当業者が容易に想到できるものではない。」
