知財高裁平成２２年１１月３０日判決
平成２２年(行ケ)第１０１２４号 審決取消請求事
１．概要
拒絶査定不服審判審決において、本願発明引用発明との相違点１が認定され、相違点１は周知技術であり、該周知技術を考慮すれば引用発明に基づき本願発明に想到することは容易であると判断された。
しかしながら相違点１が周知技術であるという認定は審決よりも前の段階では一切示されていなかった。
裁判所は「本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ，重要性，当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案し」、審決を取り消した。
２．裁判所の判断のポイント
「本件では，審決において，本願発明と引用発明との相違点１に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は，周知技術であり（甲２ないし４），本願発明は周知技術を適用することによって，容易想到であるとの認定，判断を初めて示している。
ところで，審決が，拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては，当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき，そのような事情のない限り，意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法１５９条２項，５０条）。そして，意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは，容易想到性の有無に関する判断であれば，本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ，重要性，当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して，判断すべきである。
上記観点に照らして，検討する。
本件においては，①本願発明の引用発明の相違点１に係る構成である「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は，出願当初から「信号調整装置２０１から離れた位置のホスト・システム２００」（甲８，【請求項１】），「信号調整装置２０１から遠隔位置のホスト・システム２００」（甲８，【請求項１４】）などと特許請求の範囲に，明示的に記載され，平成１９年２月７日付け補正書においても，「信号調整装置（２０１）に遠隔結合されたホスト・システム（２００）」と明示的に記載されていたこと（甲１０，【請求項４５】），②本願明細書等の記載によれば，相違点１に係る構成は，本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること，③審決は，引用発明との相違点１として同構成を認定した上，本願発明の同相違点に係る構成は，周知技術を適用することによって容易に-想到できると審決において初めて判断していること，④相違点１に係る構成が，周知技術であると認定した証拠（甲２ないし４）についても，審決において，初めて原告に示していること，⑤本件全証拠によるも，相違点１に係る構成が，専門技術分野や出願時期を問わず，周知であることが明らかであるとはいえないこと，⑥原告が平成１９年２月７日付けで提出した意見書においては，専ら，本願発明と引用発明との間の相違点１を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり，同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。
上記経緯を総合すると，審決が，相違点１に係る上記構成は周知技術から容易想到であるとする認定及び判断の当否に関して，請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であり，その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきである。
同瑕疵は，審決の結論に影響を及ぼす違法なものといえる。
この点，被告は，相違点１に係る構成は，容易想到性判断の推論過程において参酌されるありふれた技術であるから，審決が，甲２ないし４を初めて提示したとしても，原告に対する不意打ちとはいえないと主張する。しかし，相違点１に係る上記構成が推論過程において参酌されたありふれた技術にすぎないか否かは，結局，被告独自の見解にすぎないのであって，何ら論証されていないのであるから，そのような論拠に基づいて，原告に対して意見書提出の機会を要しないとする主張は，採用の限りでない。のみならず，審決において，相違点１に係る上記構成を採用することが容易であるとの判断内容は，主要な理由の１つとして記載されているのであり，そうである以上，推論過程について参酌された技術にすぎないことをもって意見書提出の機会を与える必要がないとする被告の主張は，根拠を欠く。
