知財高裁平成３０年９月１０日判決
平成２９年（行ケ）第１０２１３号 審決取消請求事件
１．概要
本件は審決取消訴訟において拒絶審決が取り消された高裁判決である。
本事例では、請求項１に係る発明が，特願２０１０－１９４１４５号本件先願の願書に最初に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり，特許法２９条の２により，特許を受けることができない、という理由で拒絶査定がされ、出願人（原告）は、拒絶査定不服審判の請求と同時に請求項１を限定的に減縮した。これに対し特許庁は前置審査において、新たに、引用文献１及び２を引用し、補正後の本願発明は進歩性を有していない（特許法２９条２項違反）として独立特許要件違反＋補正却下＋補正前の本願発明は拒絶査定の理由（特許法２９条の２違反）で拒絶されるべきものであると指摘した。出願人（原告）は前置審査の結果に対して上申書を提出した。審決では拒絶理由通知が通知されることなく、前置審査と同じ理由で、補正を却下し、拒絶査定とした。
知財高裁は、「特許出願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らし，出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには，同法１５９条２項により準用される同法５０条本文に基づき拒絶理由通知をしなければならず，しないことが違法になる場合もあり得るというべきである」と判断し、審決を取り消した。
２．裁判所の判断のポイント
１ 取消事由１（拒絶理由通知欠缺による手続違背）について
(1) 本願について，審決に至る経緯をみると，次のとおりである。
ア 前記第２の１のとおり，本願は，審査段階で本件拒絶理由通知（甲１０）を受けたが，その拒絶理由は，①請求項１に係る発明が，特願２０１０－１９４１４５号（特開２０１２－０５０５４０号，本件先願）の願書に最初に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり，特許法２９条の２により，特許を受けることができない旨，及び，②請求項１の「有利量」に係る記載について，有利量が具体的に特定されておらず，それぞれの有利量の内容が同じ構成も含まれるが，発明の詳細な説明では，そのような構成については記載も示唆もされていない点において，同法３６条６項１号の要件を満たしていない旨の二つであった。
そして，本件拒絶査定（甲１１）は，本件拒絶理由通知記載の上記拒絶理由①を拒絶理由とするものであった。
イ 前記第２の１のとおり，原告は，本件拒絶査定に対し，本件拒絶査定不服審判請求をするとともに，本件補正を行ったことから，本件拒絶査定不服審判請求は，審査官による前置審査に付された。
そして，審査官は，平成２９年２月３日付け前置報告書（甲２２）において，①本願補正発明は，新たに引用された文献である特開２００８－２８４２３１号公報（刊行物１）に基づき，特許法２９条１項３号及び同条２項により，独立特許要件を充足しない，②本願補正発明は，構成要件Ｈの「当該特定演出を実行することで有利量の付与を報知し」との記載中の「有利量」が，特定演出に係る有利量であるのか，特定演出の実行中に決定された有利量であるのかが判断できず，発明が不明確であるから，同法３６条６項２号により，独立特許要件を充足しない，③したがって，本件補正は，同法１７条の２第６項において準用する同法１２６条７項に違反するから，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項により却下されるべきものであり，本願は，本件拒絶査定の理由に示したとおり拒絶されるべきものである旨を報告した。
ウ 原告は，平成２９年３月３０日付け上申書（甲２３）を提出し，前記イの前置報告に対し，本願補正発明が新規性及び進歩性を有する旨反論した。
エ 審判合議体は，原告に対し，改めて拒絶理由通知をすることなく，前記第２の１のとおり，平成２９年１０月１１日，本件補正を却下した上，本件拒絶査定不服審判請求は成り立たない旨の審決をした。
審決は，前記第２の３(1)イのとおり，本願補正発明が刊行物１に基づき特許法２９条１項３号及び同条２項により独立特許要件を充足しないことを，本件補正を却下する理由とした。
(2) 本件補正は，特許法１７条の２第１項４号所定の審判請求時補正として同条５項２号所定の限定的減縮を目的とするもの（審判請求時補正〔限定的減縮〕）であるから，同条６項により準用される同法１２６条７項により，本件補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明（本願補正発明）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない（独立特許要件）。
また，同法１５９条２項により準用される同法５０条本文は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由（新拒絶理由）を発見した場合は，その新拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならないとしているが，同法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書は，同法１５９条１項により読み替えて準用される同法５３条１項による補正却下の決定をするときは，この限りでないとしており，同法１５９条１項により読み替えて準用される同法５３条１項は，審判請求時補正が同法１７条の２第６項に違反するときは，決定をもってその補正を却下しなければならないとしている。
そして，前記(1)のとおり，審決が本件補正を却下する理由とした，①本願補正発明が刊行物１記載の発明と同一であること（同法２９条１項３号），②本願補正発明が刊行物１記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたこと（同条２項）は，本件拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由（新拒絶理由）であるとともに，独立特許要件違反の理由ともなるものである。
そこで，審判合議体は，同法１５９条２項により準用される同法５０条本文により拒絶理由通知をすべき義務は，同法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書により適用がないものとして，前記第２の３(1)のとおり，審決において，本件補正が同法１７条の２第６項により準用する同法１２６条７項に違反することを理由として，同法１５９条１項により読み替えて準用する同法５３条１項を適用して本件補正を却下したものである。
(3) しかし，特許法５０条本文は，拒絶査定をしようとするときは，出願人に対し拒絶理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，拒絶理由を通知した場合には，同法１７条の２第１項１号又は３号により出願人には上記指定期間内に補正をする機会が与えられる。これは，出願人に対し意見書の提出及び補正による拒絶理由の解消の機会を与えて，出願人の防御の機会を保障するとともに，その意見書を基にして審査官が再審査をする機会とする趣旨であると解される。そして，同法５０条本文は，同法１５９条２項により拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由（新拒絶理由）を発見した場合に準用されており，上記の出願人の防御の機会の保障という趣旨は，拒絶査定不服審判において新拒絶理由が発見された場合にも及ぶものである。
また，同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）により特許請求の範囲の記載についてした補正が却下された場合には，既に拒絶理由が通知された補正前の特許請求の範囲の記載（以下，「補正前クレーム」という。）により拒絶理由の有無が判断されることになるから，拒絶査定又は拒絶査定不服審判請求不成立審決に至ることが少なくないが，審査段階において同法１７条の２第１項３号所定の補正（以下，「３号補正」という。）がされた場合には，従前の拒絶理由通知に示されていなかった新たな刊行物（以下，「新規引用文献」という。）に基づく独立特許要件違反を理由として，その３号補正が却下され，補正前クレームに基づいて拒絶査定がされたとしても，拒絶査定不服審判請求等において補正後の特許請求の範囲の記載（以下，「補正後クレーム」という。）に基づく独立特許要件違反の判断の当否や補正前クレームに基づく拒絶理由の判断の当否を争い得ることに加え，審判請求時補正により，新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会がある。これに対し，新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として，審判請求時補正が却下され，補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされてしまうと，審決取消訴訟において補正後クレームに基づく独立特許要件違反の判断の当否や補正前クレームに基づく拒絶理由の判断の当否を争うことはできるものの，審査段階における３号補正の場合とは異なり，新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会が残されていない点において，出願人にはより過酷であるということができる。
さらに，同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）において，３号補正及び審判時請求補正が独立特許要件に違反しているときはその補正を却下しなければならない旨が定められ，同法５０条ただし書（同法１５９条２項により読み替えて準用される場合を含む。）において，同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）により３号補正及び審判請求時補正を却下する決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは，平成５年改正によるものであるが，同改正においては，３号補正及び審判請求時補正については，既に行われた審査結果を有効に活用することができる範囲とするとの観点から，その目的を特定のものに限定することが定められ（目的要件の創設），その一つとして限定的減縮が定められた（平成５年法による改正後の特許法１７条の２第３項２号。この規定が平成６年法律第１１６号による特許法改正によって現行特許法１７条の２第５項２号の規定となったが，実質的な変更を伴うものではない。）。このような改正経緯に照らすと，平成５年改正は，審判請求時補正〔限定的減縮〕においては，審査段階における先行技術調査の結果を利用することを想定していたことが明らかであり，審判請求時補正〔限定的減縮〕を却下する際に，独立特許要件の判断において，審査段階において提示されていなかった新規引用文献を主たる引用例とするなど，審査段階において全く想定されていなかった判断をすることは，平成５年改正の本来の趣旨に沿わないものということができ，そのような場合に，同法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書をそのまま適用することについては，慎重な検討を要するものということができる。
加えて，平成５年改正により，同法５０条ただし書（同法１５９条２項により読み替えて準用される場合を含む。）において，同法５３条１項（同法１５９条１項により読み替えて準用される場合を含む。）により３号補正及び審判請求時補正を却下する決定をするときは拒絶理由通知を要しない旨が定められたのは，再度拒絶理由が通知され，審理が繰り返し行われることを回避する点にあると解される。もとより，審理が繰り返し行われることを回避することにより，審査・審判全体の効率性を図ることは，重要ではあるが，新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として審判請求時補正を却下せずに，この新規引用文献に基づく拒絶理由を通知したとしても，限定的減縮である審判請求時補正による補正後クレームについて，特許法１７条の２第３項～６項による制限の範囲内で補正することができるにすぎないから，審理の対象が大きく変更されることは考え難く，そのような審理の繰返しを避けるべき強い理由があるということはできない。他方，前記のとおり，新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として，審判請求時補正が却下されて，補正前クレームに基づいて拒絶査定不服審判請求不成立審決がされた場合には，新規引用文献に基づく独立特許要件違反を理由として，審査段階における３号補正が却下されて，補正前クレームに基づいて拒絶査定がされた場合とは異なり，新規引用文献に基づく拒絶理由を回避するための補正の機会が残されていない点において，出願人にはより過酷であり，この補正の機会の有無により，最終的に特許査定を得られるか否かが左右されるという重大な結果を招く可能性もある。
なお，平成２７年９月改訂の審査基準では，限定的減縮を目的とする３号補正について，補正後クレームに新規性（同法２９条１項），進歩性（同条２項），拡大先願（同法２９条の２）及び先願（同法３９条）に係る拒絶理由が存在する場合で，補正前クレームに係る最後の拒絶理由通知において，上記拒絶理由に対応する拒絶理由を通知していなかったときは，その理由で補正を却下してはならず，補正後クレームに基づいて拒絶理由通知をするものとされている（甲２５，乙７）。
以上の諸点を考慮すると，特許法１５９条２項により読み替えて準用される同法５０条ただし書に当たる場合であっても，特許出願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らし，出願人の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるようなときには，同法１５９条２項により準用される同法５０条本文に基づき拒絶理由通知をしなければならず，しないことが違法になる場合もあり得るというべきである。
(4) 本件においては，前記(1)のとおり，本件拒絶査定の理由は，本件先願を理由とする拡大先願（特許法２９条の２）であるのに対し，審決が本件補正を却下した理由は，刊行物１を理由とする新規性欠如（同法２９条１項３号）及び進歩性欠如（同条２項）であって，適用法条も，引用文献も異なるものである。刊行物１は，本件補正を受けた前置報告書において初めて原告に示されたものであるが，刊行物１に基づく拒絶理由通知はされていないことから，原告には，刊行物１に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会はなかった。
なお，刊行物１の出願人は原告自身ではあるものの，後記２のとおり，刊行物１記載の引用発明１及び引用発明２は，本願補正発明の「特定演出」又は「特別演出」の構成を欠くものと認められ，「特定演出」及び「特別演出」は本願発明の発明特定事項でもあることからすると，原告において，本件補正までに，刊行物１に基づく拒絶理由を回避するための補正をしておくべきであったものということもできず，その他，刊行物１に基づく拒絶理由通知がなくても原告の防御の機会が実質的に保障されていたと認められる特段の事情も見当たらない。
以上の本願に対する審査・審判手続の具体的経過に照らすと，刊行物１に基づく拒絶理由通知がされていない審決時において，原告の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるから，審判合議体は，同法１５９条２項により準用される同法５０条本文に基づき，新拒絶理由に当たる刊行物１に基づく拒絶理由を通知すべきであったということができる。それにもかかわらず，上記拒絶理由通知をすることなく本件補正を却下した審決には，同法１５９条２項により準用される同法５０条本文所定の手続を怠った違法があり，この違法は審決の結論に影響を及ぼすものと認められる。これに反する被告の主張を採用することはできない。
(5) 被告は，原告は，刊行物１に基づく新拒絶理由が記載されている前置報告書（甲２２）に対して上申書（甲２３）を提出しており，この新拒絶理由に対し意見を述べる機会があったと主張する。
しかし，原告が上申書により刊行物１に基づく新拒絶理由に対し反論したことは，前記(1)ウのとおりであるが，原告に対し刊行物１に基づく拒絶理由通知はされていないことから，原告には，刊行物１に基づく拒絶理由を回避するための補正をする機会がなかったことに変わりはないのであって，原告の上記反論の存在を加味しても，前記(4)のとおり，刊行物１に基づく拒絶理由通知がされていない審決時において，原告の防御の機会が実質的に保障されていないと認められるとの判断が左右されるものではない。
(6) 以上によると，拒絶理由通知欠缺による手続違背をいう取消事由１は，理由がある。」
