平成２９年（行ケ）第１００４１号／平成２９年（行ケ）第１００４２号審決取消請求事件
本裁判例は、無効審判審決（請求項１等に係る発明が無効との審決）に対する審決取消訴訟において、知財高裁が審決を取り消した事例である。
熱間プレス部材に関する本件発明１を特定する特性が、引用文献には記載されていないが、引用文献を再現した再現実験において同じ特性を有する熱間プレス部材が得られた。審決では、再現実験が証拠として考慮されて、前記特性は、引用文献に内在的に開示されていると判断された。一方、知財高裁は、再現実験が優先日後に行われたものであり、前記特性を優先日前に当業者が「認識」できたものではないことから、前記特性は公知技術ではないと判断した。
引用発明が潜在的に備える構成が公知技術と言えるか否かの判断の際に参考になる事例として紹介する。
「質量％で，Ｃ：０．１５～０．５％，Ｓｉ：０．０５～２．０％，Ｍｎ：０．５～３％，Ｐ：０．１％以下，Ｓ：０．０５％以下，Ａｌ：０．１％以下，Ｎ：０．０１％以下を含有し，残部がＦｅおよび不可避的不純物からなる成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層に，Ｎｉ拡散領域が存在し，前記Ｎｉ拡散領域上に，順に，Ｚｎ－Ｎｉ合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層，およびＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであり，優れた塗装密着性と塗装後耐食性を有するとともに，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されることを特徴とする熱間プレス部材。」
本件発明１と引用発明との一致点及び相違点
(ア) 一致点
「Ｃ：０．２％（判決注：「質量％で，Ｃ：０．２％」の誤記と認める。），Ｓｉ：０．３％，Ｍｎ：１．３％，Ｐ：０．０１％，Ｓ：０．００２％，Ａｌ：０．０５％，Ｎ：０．００４％，Ｆｅ及び不可避的不純物を含有する成分組成を有する部材を構成する鋼板の表層にＺｎＯ層を有し，塗膜密着性（判決注：「塗装密着性」の誤記と認める。）と塗装後耐食性を有する熱間プレス部材。」である点。
(イ) 相違点
ａ 相違点（１）
部材を構成する鋼板が，引用発明では「Ｔｉ：０．０２％を含有」するのに対し，本件発明１では，Ｔｉを含有しない点。
ｂ 相違点（２）
本件発明１では，「部材を構成する鋼板の表層に，Ｎｉ拡散領域が存在し，前記Ｎｉ拡散領域上に，順に，Ｚｎ－Ｎｉ合金の平衡状態図に存在するγ相に相当する金属間化合物層，およびＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶである」のに対し，引用発明では，それが明らかではない点。
ｃ 相違点（３）
本件発明１では，「優れた塗装密着性と塗装後耐食性を有するとともに，腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」のに対し，引用発明では，「塗装密着性と塗装後耐食性を有する」ものの，「腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制される」ことについては明らかではない点。
引用例１には，引用発明において，相違点⑵に係る鋼板の表面構造が生成することは明記されていない。
しかし，前記⑴ウのとおり，Ｚｎ-Ｎｉめっき鋼板に熱間プレスを施した場合，Ｎｉ拡散領域，γ相，ＺｎＯ層が，下から上にこの順番で形成され，そのような表面構造を有するめっき部材が本件発明１の自然浸漬電位を有することは，当業者の技術常識に基づいて容易に予測されるものである。そして，以下のとおり，甲２による引用発明の再現実験により，この表面構造が生成することが確認されている。
甲２は，引用発明に係る亜鉛－１２％ニッケル合金電気めっき鋼板につき，その再現実験として，引用例１の【表１】及び【表５】に記載される鋼種Ａの化学成分を狙い値として製造された鋼種（鋼種Ａ）に対し，鋼板表面の皮膜状態の構造の調査を行った結果の報告書である。また，同報告書には，鋼種Ａに近い成分にＣｒ，Ｂを加えて製造した鋼種Ｘについての実験結果も記載されている。甲２によれば，引用例１の再現実験に相当するもの及びそこから鋼板の鋼種，めっき中のＮｉ含有量等の条件を変更した合計１６の試料において，鋼板表面の皮膜状態の構造について，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有し，かつ２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであることが確認される。また，これらの結果から，下地鋼板の成分組成の若干の相違（鋼種Ａと鋼種Ｘ程度の相違）が，熱間プレス後の鋼板表面の構造に影響していないことも分かる。
５．相違点（２）に関する審決の判断
甲２号証の調査報告書によれば、表９、表１０において、鋼種Ａに近い成分にＣｒ：０．２１％、Ｂ：０．００１６％を添加した鋼種Ｘ（Ｂ３－Ｂ１０）の場合においても、本件請求項１、４及び５に記載される鋼板の表層についての表面構造を有していることが確認できる。
したがって、甲１発明において、上記のとおり、Ｃｒ：０．１～０．４８％、Ｂ：０．０００５～０．００１６％のうちから選ばれた少なくとも一種のＣｒ、Ｂを添加した場合においても、本件請求項１、４及び５に記載される鋼板の表層についての表面構造を有しているといえる。
そうすると、該相違点は実質的なものとはいえない。
「引用例１には，引用発明が相違点（２）に係る構成，すなわち，引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有しており，かつ，２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであることを示す記載はなく，このことを示唆する記載もない。」
「本件優先日以前に頒布された刊行物である前記(ア)，(イ)及び(エ)記載の文献には，Ｚｎ－Ｎｉめっき鋼板の熱間プレス部材の表面構造に関する記載はない。したがって，これらの記載から，熱間プレス部材である引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有しており，２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであることが技術常識であったと認めることはできない。また，本件特許の優先日時点の当業者において，技術常識に基づき，引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有しており，かつ，２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであることを認識することができたものとも認められない。
ウ よって，相違点（２）は実質的な相違点ではないとはいえないし，相違点（２）につき，引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものということもできない。」
「エ 原告の主張について
原告は，Ｚｎ-Ｎｉめっき鋼板に熱間プレスを施した場合，Ｎｉ拡散領域，γ相，ＺｎＯ層が，下から上にこの順番で形成され，そのような表面構造を有するめっき部材が本件発明１の自然浸漬電位を有することは，当業者の技術常識に基づいて容易に予測されるものであり，甲２による引用発明の再現実験により，確かにこの表面構造が生成することが確認されている旨主張する。
しかし，前記アにおいて認定したことに照らすと，当業者が，本件特許の優先日時点において，引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有しており，かつ，２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであることを引用発明が本来有する特性として把握していたと認めることはできない。
また，甲２は，引用発明に係る亜鉛－１２％ニッケル合金電気めっき鋼板につき，引用例１の【表１】及び【表５】に記載される鋼種Ａの化学成分を狙い値として製造された鋼種（鋼種Ａ）に対し，鋼板表面の皮膜状態の構造の調査を行った原告従業員作成の実験結果の報告書であるところ，甲２（表９，１０）には，１６個のうち６個の試料（Ａ１～Ａ４，Ｂ１，Ｂ１１）について，その鋼板表面の皮膜状態の構造が，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有しており，かつ，２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであることが確認されたことが記載されている。
しかし，甲２の記載は，あくまで，原告が本件各発明を認識した上で本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり，本件特許の優先日時点において，当業者が，引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。」
