2012年1月22日日曜日

審判段階での最後の拒絶理由応答時の補正が限定的減縮に該当しないと判断された事例

知財高裁平成24年1月17日 判決
平成23年(行ケ)第10133号 審決取消請求事件

1.概要
 本件は平成21年(行ケ)第10303号事件(審決取り消し判決)後の、特許庁での再度の拒絶審決に対する、審決取消請求事件である。
 第4次補正では、補正前(第3次補正後)の「前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした」を、「前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は,前記通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,選択可能とした」に変換した。
 上記第4次補正が「新規事項の追加」と判断され審判体により「最後の拒絶理由通知」がなされた。クレーム記載の4つの機能のうち、選択し得ることが記載されているのは「時計機能」と「電話帳機能」のみであり、「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」と「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」については選択し得ることが明示されていない、というのが新規事項追加と判断する主な理由である。
 そこで、審判請求人(訴訟原告)は第5次補正(=本件補正)を行った。本件補正では「選択可能とした」を「前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とした」と補正した。
 審決では、この補正が「限定的減縮」等の目的要件違反に該当し、却下されるべきであること、却下された結果復活する第4次補正クレームは新規事項追加に該当すると判断した。
 知財高裁は特許庁の判断を支持し、原告の請求を棄却した。
 補正新規事項追加を指摘する最後の拒絶理由通知応答時において、拒絶理由を解消するための補正は一般的に「発明特定事項の拡張」に該当し解消困難であることが多い(知的財産高等裁判所平成20年3月19日判決平成19年(行ケ)第10159号事件参照)。

2.補正の内容
 第3次補正(甲4補正)後の請求項1:
「通信機能と,当該通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し,通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と,電源キー,数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって,
 前記入力手段の電源キーを押下すると,前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され,携帯電話端末の動作が開始されて,前記通信機能と前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり,前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると,当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり,前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」

 第4次補正(甲6補正)の内容:
「通信機能と,当該通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し,通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と,電源キー,数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって,
 前記入力手段の電源キーを押下すると,前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され,携帯電話端末の動作が開始されて,前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり,通信可能状態で,前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり,
 前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると,当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり,前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は,前記通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,選択可能としたことを特徴とする携帯電話端
末。」

 第5次補正(本件補正、甲9補正)の内容:
「通信機能と,当該通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し,通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と,電源キー,数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって,
 前記入力手段の電源キーを押下すると,前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され,携帯電話端末の動作が開始されて,前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり,通信可能状態で,前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり,
 前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると,当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり,前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は,前記通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」

3.裁判所の判断のポイント
(1) 本件補正の法17条の2第4項該当性の有無
・・・・本件補正による補正前の甲6補正に係る請求項1の「前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は,前記通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,選択可能とした」との記載からすれば,本件補正による補正前の請求項1に係る発明(以下「甲6補正発明」という。)は,「時計機能」,「電話帳機能」,「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて,通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。
 他方,本件補正による補正後の請求項1の「前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は,前記通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とした」との記載からすれば,本件補正による補正後の請求項1に係る発明(本願補正発明)は,「時計機能」,「電話帳機能」,「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて,通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」をそれぞれ選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。
 そこで,甲6補正発明と本願補正発明とを対比すると,甲6補正発明では,通信機能の停止を維持しながら「時計機能」,「電話帳機能」,「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれを選択可能としているのに対し,本願補正発明では,通信機能の停止を維持しながら,上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能としたものであるから,本件補正により,通信機能の停止を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして,その結果,本願補正発明では,「時計機能」及び「電話帳機能」以外の機能について,どの機能を通信機能の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。
 そうすると,本件補正により,直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され,特許請求の範囲の請求項1の記載が拡張されていることは明らかであるから,本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず,「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。
 また,本件補正は,誤記の訂正,明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。
 以上によれば,本件補正について,「平成14年法律第24号改正附則第2条第1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第17条の2第4項の規定に違反するので,同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。」とした審決の判断に誤りはない。
(2) 原告の主張に対する判断
ア 原告は,本件補正は選択可能な機能の範囲についてより狭い範囲の選択である特定の機能である「前記時計機能及び前記電話帳機能」を選択可能としたものであり,このように「選択可能」な範囲を狭めることは,技術的には補正後においてはその機能が限定されるものであるので,特許請求の範囲の減縮に当たること,また,時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む機能がそのまま動作可能な状態となっており,それらの中において選択対象を特定しているものであり,動作可能な選択対象の組合せは15通りあり,「時計機能&電話帳機能&マイクによる音声を電気信号に変換する機能&スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」の組合せのみを選択対象としているのではないことは明らかであること,さらに,本願の当初明細書の段落【0030】,【0033】及び【図1】の記載によれば,「動作可能な状態」とは,通信機能以外の上記各機能を含む複数の機能の全てが常に動作している状態ではなく,ユーザによる指示あるいは制御部による処理に基づいて選択的に動作し得る状態となっているものであると明細書及び添付図面から理解されるものであるし,本願の当初明細書の段落【0011】に記載された課題から判断して,「前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能を選択可能と」することとは,「通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能」の各機能を選択対象としており,その中からユーザが様々な組合せを選択可能とする意味であると理解されるものである,と主張する。
 しかし,原告が指摘する上記明細書の記載箇所及び図面を検討しても,本願において,通信機能の停止を維持しながらそのまま動作可能とし選択可能とする機能を,通信機能以外の「時計機能」,「電話帳機能」,「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」,「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能から,ユーザが様々な組合せで選択可能であることが記載されているとはいえず,また,本願の当初明細書等の記載から自明であるとも認められない。
 また,甲6補正に係る請求項1の「前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は,前記通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,選択可能とした」との記載に,「複数の機能」について択一的に解される文言はない。
 さらに,本願は「携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも通信以外の機能を使用可能として利便性を向上させ」ることを課題とするところ,携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも使用可能な機能の数が多いほど利便性が向上することは明らかである。
 そうすると,甲6補正発明の「前記通信機能以外の時計機能,電話帳機能,マイクによる音声を電気信号に変換する機能,スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能を選択可能と」することは,「時計機能」,「電話帳機能」,「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて,「通信機能の停止を維持しながら,そのまま動作可能とし,選択可能とした」ことと解するのが自然であり合理的である。
 以上によれば,本件補正による請求項1の補正は,直列的に記載された発明特定事項の一部が削除されたもので,原告が主張するような択一的記載の要素の削除ではないから,原告の上記各主張はいずれも採用することができない。」