知財高裁平成２３年１０月２４日判決
平成２２年(行ケ)第１０２４５号 審決取消請求事件
１．概要
無効審判審決＝特許無効（新規性欠如）
知財高裁＝審決取り消し
争点＝「５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含まない」という構成要件が引用文献に開示されているといえるか否か。
２．１．本件発明１
「少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（＝「ＭＩＴ」と表記）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（＝「ＢＩＴ」）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（＝「ＣＭＩＴ」）を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。」
２．２．「CMITを含まない」という特徴について
ＣＭＩＴは，バクテリア等に対して，高い抗微生物活性を有するという利点があるが，他方，アレルギー反応等人体に悪影響を引き起こし，産業排水中のＡＯＸ値（有機塩素等の濃度）を高めるため，産業排水規制の観点から，その使用が望まれない等の欠点があったため，そのような課題に対する解決方法として，ＭＩＴとＢＩＴを同時に使用して，各成分を個々に使用した場合に必要な濃度に比べ，低い濃度で使用しても抗微生物効果を発揮させることができるようにし，かつ「ＣＭＩＴを含まない」との限定をすることにより，課題解決に至った。
２．３．MITの製造方法について
MITは、MITとCMITとの混合物から、MITを分離することにより得られる。
発明の詳細な説明によれば、CMITを実質的に含まない実質的に純粋なMITを製造する従来公知の方法により製造されたMITを配合することができるとされている。
３．１．甲１（引用文献）発明
「MITとBITを含む生物致死性組成物。」
３．２．一致点：
「MITとBITを含む生物致死性組成物。」
３．３．相違点：
本件発明１では、「CMITを含まない」ことを特徴とする。
甲１発明では、CMITを含まないとは明示されていない。
３．４．審決の要点：
甲１には、MITとBITとを含む組成物に、CMITを積極的に配合するという記述がない。
仮に甲１で使用されているMIT中に微量のCMITが含まれていることがあるとしても、本件発明においてもMIT中に混入する微量のCMITは許容される。
したがって、甲１発明と本件発明１とは実質的に区別できない。
４．裁判所の判断のポイント
「当裁判所は，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，「ＣＭＩＴ（５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン）を含まない」との技術的構成により限定される旨の記載がされているのに対し，甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及び解決手段等の言及は一切なく，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないにもかかわらず，審決が，本件発明１は甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）とした判断には，少なくとも，新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがあると解する。その理由は，以下のとおりである。
特許法２９条１項は，特許出願前に，公知の発明，公然実施された発明，刊行物に記載された発明を除いて，特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明（当該発明）は，出願前に，公知，公然実施，刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り），特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。
当該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には，当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに対して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には，当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有する。）。ただし，後者の場合には，公知発明が，「一部の構成要件」のみを充足し，「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは，広範な技術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載について，推測ないし類推することによって，「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのような場合について，同法２９条１項に該当するとするならば，発明を適切に保護することが著しく困難となり，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。上記の場合は，進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。」
「・・・・甲１において，ＣＭＩＴが含まれることによる欠点を回避するという技術思想は示されていない。
甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはなく，甲１には，「ＣＭＩＴを含む発明」との包括的な概念を有する発明が記載されていると認識するものと解される。
イ もっとも，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例（試料No.１０７を用いる例）が示されている。そこで，この点について検討する。
甲１には，甲１に係る発明において用いるＭＩＴ等について，「これらの例示化合物は，米国特許第２，７６７，１７２号，米国特許第２，７６７，１７３号，米国特許第２，７６７，１７４号，米国特許第２，８７０，０１５号，英国特許第３４８，１３０号，フランス国特許第１，５５５，４１６号等に合成方法及び他の分野への適応例が記載されている。」と記載されているが，その他製造方法等を限定するような記載はない。また，米国特許第５，４６６，８１８号（甲４０）に記載の方法によれば，「ＭＩＴにＣＭＩＴが０．４／９８＝１／２４５未満含まれている」こと，及び「実質的に純粋なＭＩＴ」を得ることは不可能でないことが示され，さらに，甲１が引用するフランス国特許第１，５５５，４１６号（甲２０）において，引用された甲２４には，ＭＩＴの製造方法が記載されており，同方法によれば，ＣＭＩＴを生成しない方法が存在することも認められる。
しかし，甲１に上記の記載があったとしても，上記アで認定したとおり，甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはないというべきである。
すなわち，①甲１発明には，上記のとおり，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は，全くされていないこと，②のみならず，甲１発明では，ＣＭＩＴが一般式（２）で示される化合物の具体例（２－２）として記載されていること，③本件優先日において，当業者が利用可能なＭＩＴとしては，ＣＭＩＴとの混合物しか市販されていなかったこと（甲７，甲３４ないし３９，乙６），④甲１の表２に示される実施例として用いられたＭＩＴにＣＭＩＴが含まれるか否かを，原告において追試により確認した結果によれば，実施例は，純粋なＭＩＴからなるものではなく，むしろＭＩＴにＣＭＩＴが含まれたものであると推測されること（甲２５，２８，４２，４３），⑤甲１の出願人と同一の出願人の特許出願に係る明細書において，「ＭＩＴの合成法では，ＣＭＩＴの生成が避けられず，仕方なくこれまで両者の混合物を使用してきた」，「ＭＩＴを単一に得ることは難しく，製造コストの点からわざわざ分離してまで使用することはしなかったからである。」（甲４６，平成１６年３月出願）などの記述があり，本件発明の出願日（優先日）当時においても，一般に，上記明細書に記述されていたとおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば，当業者であれば，甲１発明において使用されるＭＩＴは，当然にＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。
そうすると，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例が示されていたとしてもなお，同実施例の記載から直ちに，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を充足する発明が記載，開示されていると認定することはできない。
ウ なお，審決は・・・本件発明において，「ＣＭＩＴを含まない」とは「ＣＭＩＴが僅かな量を含んだものを許容する」趣旨であると解釈した上，本件発明におけるＣＭＩＴの含有量と甲１発明におけるＣＭＩＴの含有量の差異が明らかにされなければ，相違点ウは，実質的に相違しないと判断している。
しかし，「両者の含有量の差違が明らかにされなければ」差違があるものとすることはできないとの点につき，本件発明１が甲１発明であること（すなわち，本件発明１が新規性を有しないこと）を根拠付ける事実は，審判請求人（被告）において，その事実が存在することの主張，立証を負担すべきであるから，審決の判断は，その点において失当である。」
