知財高裁平成２３年１０月４日判決
平成２２年(行ケ)第１０２９８号 審決取消請求事件
最後の拒絶理由通知応答時や拒絶査定審判請求時にする補正において、請求項発明を限定的に減縮する場合、補正後の請求項発明は独立して特許を受けることができる発明であることが必要である（特許法１７条の２第６項で準用する特許法１２６条６項）。この「独立特許要件」を満足しない補正は却下される（特許法５３条）。補正の却下の理由は通知されず、出願人には反論の機会がない。例えば、補正後の発明が、審査段階で全く引用されていない引用文献により新規性がないと審判段階（又は前置審査段階）で判断された場合には、出願人にとって反論の機会がないまま補正が却下される。補正却下後に残る補正前の請求項は既に通知されている理由により拒絶される。
要するに制度上は、前置補正において限定的補正がされた場合には、審判官は新しく発見された拒絶理由を通知する義務はなく、補正を却下して拒絶査定を維持することが可能である。補正却下の理由が客観的に見て妥当性を欠く理由であっても反論の機会はない。
本事例では、拒絶査定不服審判において前置審査において新たに発見された引用文献に基づき補正が却下された。原告（出願人）は、この補正却下を含む審判手続きは、特許法１５９条２項で準用する５０条の規定（「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」という規定）に違反すると主張した。
従来の裁判例ではこの種の主張は認められていないようである。例えば知財高裁平成１９年１０月３１日判決 平成１９年（行ケ)１００５６号（当ブログ２００９年５月８日紹介）において裁判所は「補正の却下について意見書を提出する機会は与えなくていいとされているのであるから，本件補正の却下に当たり，補正の却下の理由を事前に通知する必要がないことは明らかであり，原告の主張は採用できない。・・・原告は，発明に該当しないという拒絶理由は，本件補正により生じた拒絶理由ではなく，本件補正の前から既に存在していたが見落とされていた拒絶理由であるから，本件補正について，特許法１７条の２第５項が適用されるべきではない旨主張する。しかし，補正の却下を定めた上記規定において，原告主張を裏付けるといえる規定はなく，原告の見解は独自のものである。」と判断している。
本事例では「特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ない」という理由で審決に違法な瑕疵があると判断した。
２．裁判所の判断のポイント
「１ 取消事由１（審判手続の法令違背）について
(1) 原告は，審決が，拒絶査定における引用文献と異なる引用文献を用いて補正発明の進歩性を否定したものであり，原告には，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由について意見書を提出する機会が与えられなかったから，審判手続には特許法１５９条２項で準用する同法５０条の規定に違反する瑕疵があり，当該瑕疵は審決の結論に影響を及ぼす違法なものであると主張する。
(2) まず，審決に至るまでに審査官及び審判官が示した文献に焦点を当てて本件の経過をみるに，審査での拒絶査定（甲１１）で示されたのは，刊行物１（特開昭５９－１７１５８８号公報）及び特開昭５３－２５０７２号公報（甲３）の公知文献のほか，特表平９－５００７０９号公報及び実願平４－２７６３９号（実開平５－８７３５２号）のマイクロフィルムであったのに対し，原告が審判請求とともにした本件補正後に審判で示された審尋書（甲１５）で，刊行物１のほか，新たに刊行物２（実願昭６１－１７９１８２号（実開昭６３－８５４９５号）のマイクロフィルム）と実願昭６３－１１１５８２号（実開平２－３２８２２号）のマイクロフィルムを提示して拒絶すべきものとする前置報告書の内容が原告に示され，改めて拒絶理由が通知されない限り特許法１７条の２所定の補正はできないが，審尋に回答するよう求め，原告はこれに対して，本件補正は独立特許要件を充足すること，また，補正案を示して更に請求項１を補正する機会を与えてほしいことなどを内容とする回答書（甲１６）を提出したが，そのまま審決に至ったというにある。
(3) 本件出願に関して争点となっている法条については，平成５年法律第２６号により改正された特許法１７条の２及び５０条が適用されるところ，本件補正は，平成６年法１７条の２第１項３号に該当する拒絶査定不服審判請求日から３０日以内に行う補正であるから，同条の２第３項ないし５項に規定される要件を満たす必要があり，特許請求の範囲の減縮を目的とする補正について同条の２第５項により準用される同法１２６条４項は，「発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない」と規定するから，本件補正は，いわゆる「独立特許要件」を充足する必要がある。
一方，同法５３条は，同法１７条の２第１項２号に係る補正が，同条３項から第５項までの規定に違反している場合には，決定をもってその補正を却下すべきものとし，同条は，同法１５９条１項で読み替えて拒絶査定不服審判に準用される。また，同法５０条ただし書は，拒絶査定をする場合であっても，補正の却下をするときは，拒絶理由を通知する必要はないものとし，同条ただし書は，同法１５９条２項で読み替えて拒絶査定不服審判に準用される。したがって，拒絶査定不服審判請求に際して行われた補正については，いわゆる新規事項の追加に該当する場合や補正の目的に反する場合だけでなく，新規性，進歩性等の独立特許要件を欠く場合であっても，これを却下すべきこととされ，その場合，拒絶理由を通知することは必要とされていない。
ところで，平成６年法５０条本文は，拒絶査定をしようとする場合は，出願人に対し拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し，同法１７条の２第１項１号に基づき，出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ，これらの規定は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも準用される。審査段階と異なり，審判手続では拒絶理由通知がない限り補正の機会がなく（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。），拒絶査定を受けたときとは異なり拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決（拒絶審決）を受けたときにはもはや再補正の機会はないので，この点において出願人である審判請求人にとって過酷である。特許法の前記規定によれば，補正が独立特許要件を欠く場合にも，拒絶理由通知をしなくとも審決に際し補正を却下することができるのであるが，出願人である審判請求人にとって上記過酷な結果が生じることにかんがみれば，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念を欠くものとして，審判手続を含む特許出願審査手続における適正手続違反があったものとすべき場合もあり得るというべきである。
(4) 本件においてされた補正却下に関する事情として，① 本件補正の内容となる構成が補正前の構成に比して大きく限定され，すなわち，補正前発明が，駆動力入力端と２つの駆動力出力端とを含み双方向駆動を生じさせるための洗濯機において，駆動力伝達のための機構が，「駆動力入力を２つの駆動力出力に変換可能な歯車箱」と一般的に記載されていたのを，本件補正は，図面等に示された実施例の内容に即して，歯車箱内の歯車を二対の歯車部（１５，２８）を中心に具体的構成を特定するものであって，補正発明の構成に係るものであるが，この新たな限定につき現に新たな公知文献を加えてその容易想到性を判断する必要のあるものであったこと，② 審尋で提示された公知文献はそれまでの拒絶理由通知では提示されていなかったものであること，③ 審尋の結果，原告は具体的に再補正案を示して改めて拒絶理由を通知してほしい旨の意見書を提出したこと，④ 後記２で判断するとおり，新たに提示された刊行物２の記載事項を適用することは是認できないこと，などの事実関係がある。本件のこのような事情にかんがみると，拒絶査定不服審判を請求するとともにした特許請求の範囲の減縮を内容とする本件補正につき，拒絶理由を通知することなく，審決で，従前引用された文献や周知技術とは異なる刊行物２を審尋書で示しただけのままで進歩性欠如の理由として本件補正を却下したのについては，特許出願審査手続の適正を貫くための基本的な理念が欠けたものとして適正手続違反があるとせざるを得ないものである。本件においては，審判においても，減縮的に補正された歯車の具体的構成に対し，その構成を示す新たな公知技術に基づいて進歩性を否定するについては，この新たな公知技術を根拠に含めて提示する拒絶理由を通知して更なる補正及び意見書の提出の機会を与えるべきであったというべく，この手続を経ることなく行われた審決には瑕疵があり，当該手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすべき違法なものであるから，原告主張の取消事由１には理由がある。
(5) 被告は，平成５年法改正が，出願当初から多項制を活用して補正をあまり行わない出願と過度の補正を行う出願との不公平を是正し，審査・審判の迅速性を確保するために行われたものであり，最後の拒絶理由通知を受けた後になされた補正や拒絶査定不服審判を請求する際の補正が不適法である場合，直ちに当該補正を却下するという制度設計がなされたものであると主張する。
確かに，平成５年法改正は，被告主張のように，補正の目的を制限すること等により審査・審判の迅速性を確保することをその趣旨としたものということができる。
しかし，平成５年法改正がこのような趣旨であり，補正が繰り返されるのは好ましくないとしても，それまでに示されなかった拒絶理由の枠組みに対する適切な手続保障が失われてはならず，過度の補正が行われた出願については別途の考慮を要するとして，本件の前記事実関係の下に，新たな公知技術が拒絶理由で示されないまま審決で補正発明につき独立特許要件欠如として容易想到の結論に至ることが許されないことに変わりはない。
被告は，審尋において，前置報告書の内容を示して意見があれば回答をするよう求め，具体的に刊行物２を示してその内容に基づいて補正発明が進歩性を欠く旨を述べ，これに対し原告は，平成２２年４月９日付け回答書を提出して，刊行物２及びその他の引用文献について詳細に反論し，補正発明が進歩性を有する旨を主張しているのであるから，この点について意見を述べる機会が与えられなかったとはいえないと主張する。
しかし，上記の手続は，審尋において刊行物２を示しただけであり，拒絶理由を通知して意見書の提出を求めたものではないから，補正案を示して補正の機会を与えるよう要望し，新たに示された刊行物２に対応した補正を予定していた原告の手続保障に欠けるものであって，前示のような適正な審判の実現と発明の保護を図るという観点を欠くものである。」
