知財高裁、審決取消請求事件（拒絶審決維持）
平成２２年（行ケ）第１００７３号
１．概要
クレーム発明は、ヒトパピローマウイルス１８型のＬ２タンパク質をコードするDNA分子である。このDNA分子はヒト子宮頸がん腫由来細胞系列SW756から得られたものである。
引用例１には、臨床サンプルWV-341から得られた、ヒトパピローマウイルス１８型のＬ２タンパク質をコードするDNA分子が開示されている。本発明のDNA分子との配列相同性は９７％である。
拒絶審決では、引用例１に記載された発明に基づき容易に発明することができるから進歩性なしと判断した。
原告（出願人）はクレームされたDNAがコードするタンパク質の構造的な特徴を考慮すれば、進歩性は肯定されるべきであると主張した。しかし裁判所は「該ＤＮＡ分子がコードするタンパク質と引用発明がコードするタンパク質が立体構造上の相違を示すか否かは，本来本願発明７－２の進歩性の判断に影響を与える事項ではない」と判断し審決を維持した。
２．本願請求項７
「下記の配列番号１で表されるヌクレオチド配列からなる単離精製されたヒトパピローマウイルス１８型のＬ１ＤＮＡ分子または，下記の配列番号３で表されるヌクレオチド配列からなる単離精製されたヒトパピローマウイルス１８型のＬ２ＤＮＡ分子。」
３．審決の内容
本願発明のうち，「下記の配列番号３で表されるヌクレオチド配列からなる単離精製されたヒトパピローマウイルス１８型のＬ２ＤＮＡ分子」との発明（以下「本願発明７－２」という。）は前記引用例１から認められる下記引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
（引用発明）
「図１・・・の４２４４番目のヌクレオチドから５６３２番目のヌクレオチドで示される１３８９ｂｐのヌクレオチド配列を含むヒトパピローマウイルス１８型のＬ２ＤＮＡ分子。」
（一致点）
特定のヌクレオチド配列を含むヒトパピローマウイルス１８型のＤＮＡ分子である点
（相違点(1)）
該特定の配列が，本願発明７－２においては，配列番号３で表されるヌクレオチド配列であるのに対して，引用発明においては，配列番号３で表されるヌクレオチド配列とは１３８９ｂｐのうち３９ｂｐが相違している（すなわち９７％が同一である）点
（相違点(2)）
該ＤＮＡ分子が，本願発明７－２においては単離精製されたＬ２ＤＮＡ分子であるのに対して，引用発明においてはショットガンクローニング法によって配列決定された全長ゲノムＤＮＡ分子の一部であり，実際にＬ２ＤＮＡ分子を単離精製していない点
４．相違点(1)についての審決の判断
「この相違は，配列の解析に用いられたＨＰＶ１８型が，本願発明では，明細書第２６頁第第８－９行に記載されているように，ヒト子宮頸がん腫由来細胞系列ＳＷ７５６から得られたものであるのに対し，引用発明では・・・ＳＷ７５６とは異なる臨床サンプルＷＶ－３４１から得られたものであるという相違に基づくものである。
一般的に，同じ型に属するウイルスにも複数のサブタイプが存在することは広く知られており，種々のサブタイプについて解析がなされている。よって，ＨＰＶ１８型についても，引用例１において配列が解析された臨床単離株由来のＨＰＶ１８型とは異なる，周知の臨床単離株であるヒト子宮頸がん腫由来細胞系列ＳＷ７５６・・・由来のＨＰＶ１８型ゲノムのヌクレオチド配列を解析することは，当業者が容易に想到し得ることである。」
５．原告の主張
「審決は，①相違する塩基対の数が３９ｂｐではなく４０ｂｐである点で認定すべき事実を誤認しているのみならず，②その塩基対の相違に伴い１４個のアミノ酸が相違し，その中で，４個の相違がプロリンに関するものであるという事実を看過し，③プロリンは，アミノ酸の中で環状構造をとる唯一のアミノ酸であり，該環状構造をとるプロリンがアミノ酸配列中に入ることにより，ねじれやターンに影響を及ぼし，その結果，立体構造が大きく変化することが本願優先日当時の技術常識であること（以下，「技術常識１」という。）を看過し，④上記②に記載の事実及び上記③に記載の技術常識１に基づいて，本願発明７－２と引用発明のそれぞれのヌクレオチド配列によってコードされるＬ２タンパク質が著しい立体構造上の相違を示すという，本来認定すべきであった相違点を看過し，その結果，進歩性判断に影響を及ぼし，誤った結論を導き出すに至ったものである。」
６．裁判所の判断のポイント
「原告の主張④の点については・・・プロリンに関する４個の相違に起因して，本願発明７－２と引用発明のそれぞれのヌクレオチド配列によってコードされるＬ２タンパク質が立体構造上の相違を示す可能性はあるが，実際に両者の立体構造の相違が示されているわけではなく，両者が著しい立体構造上の相違を示すという事実が見出されているとは認められない。したがって，この点に関する原告の主張は採用することができない。
仮に，プロリンがアミノ酸配列中に入ることによりねじれやターンに影響を及ぼしその結果立体構造が大きく変化するという原告の主張が正しいとしても，上記主張は本願発明７－２と引用発明がコードするタンパク質に関する主張にすぎないところ，本願発明７－２はあくまでもＤＮＡ分子そのものに関する発明であって，ＤＮＡ分子がコードするタンパク質は発明を特定するための事項には含まれない。このことは，たとえ本願発明の目的が，原告が主張するように，ＨＰＶ１８Ｌ１タンパク質とＶＬＰを形成するという観点から，構造上機能的なＨＰＶ１８Ｌ２の配列を得ることであったとしても，本願発明７－２はＬ２ＤＮＡ分子という物の発明であるから，そのことは発明を特定するための事項には含まれないというべきである。
したがって，該ＤＮＡ分子がコードするタンパク質と引用発明がコードするタンパク質が立体構造上の相違を示すか否かは，本来本願発明７－２の進歩性の判断に影響を与える事項ではないというべきである。」
「原告は，審決が本願優先日当時の技術常識２（注：(ⅰ)一般に，ＨＰＶに属するＬ２タンパク質が，同一のＨＰＶに属するＬ１タンパク質と一緒にＶＬＰを形成することができ，ウイルスのカプシド構造を構成すること，及び(ⅱ)そのＶＬＰの表面において，Ｌ２タンパク質が少なくとも１個の免疫原性エピトープを提供すること）を看過し，本願発明７－２と引用発明のそれぞれのヌクレオチド配列によってコードされるＬ２タンパク質が著しい立体構造の相違を示すことや，①Ｌ２タンパク質がＬ１タンパク質と一緒に立体構造上うまく会合してＶＬＰを形成できるかどうかという点，及び，②仮にそのＶＬＰが形成できたとしても，その表面においてＬ２タンパク質が少なくとも１個の免疫原性エピトープを提供できるかどうかという点について全く考慮しないで容易想到性を判断したと主張する。
しかし，技術常識２は，ＨＰＶに属するＬ２タンパク質の構成やそのもたらす作用に関する技術的事項であるところ，本願発明７－２はあくまでもＤＮＡ分子そのものに関する物の発明であるから，その進歩性の有無はそのようなＤＮＡ分子に到ることが容易か否かで判断されるべきものである。すなわち，ここでは，本願発明７－２であるＤＮＡ分子をクローニングすることが引用発明との関係において容易想到か否かが問題となるにすぎないところ，そのＤＮＡ分子がコードするタンパク質の特徴に関する技術常識２の存在が，そのタンパク質をコードする本願発明７－２であるＤＮＡ分子のクローニングを困難にするとの証拠はないから，技術常識２は，本願発明７－２の進歩性の判断に何ら影響を及ぼすものではないというべきである。
また，原告の主張は，本願発明においては，Ｌ２タンパク質がＬ１タンパク質と一緒に立体構造上うまく会合してＶＬＰを形成でき，その表面においてＬ２タンパク質が少なくとも１個の免疫原性エピトープを提供できることを前提とするものであるが，本願明細書の記載を精査しても，実施例１３においてＬ１タンパク質及びＬ２タンパク質がそれぞれ発現していることは確認できるものの，さらに進んで，本願発明７－２のＬ２ＤＮＡ分子によってコードされるＬ２タンパク質がＬ１タンパク質と一緒にＶＬＰを形成し得ること，及びその表面においてＬ２タンパク質が少なくとも１個の免疫原性エピトープを提供できることを確認できる記載は見当たらない。この点に関し，原告は，本願発明が，ＨＰＶ１８型のヒト子宮頸癌腫由来細胞系列ＳＷ７５６由来のＨＰＶ１８型ゲノムのヌクレオチド配列を解析し，その結果，米国及び欧州で最初に承認された極めて医学的貢献度の高い子宮頸癌ワクチンに含まれるＶＬＰを形成する，ＨＰＶ１８型のＬ１タンパク質とともにＶＬＰを形成し得るＬ２タンパク質を見出したものであることは甲１７によって実証されている旨主張するが，甲１７は本願優先日以後の平成２２年（２０１０年）６月に作成された研究者の宣誓供述書にすぎず，しかも本願明細書に記載されていない技術的事項が多く含まれているから，甲１７の記載をもって本願発明の内容を論じる原告の上記主張は失当である。」
