知財高裁平成２３年３月２３日判決
平成２２年（行ケ）第１０３１３号 審決取消請求事件
１．概要
ある物質が所定の用途に特に適することが見出された場合には、当該物質が公知物質である場合でも用途発明の新規性が肯定される場合がある。
本事例では、「所定の用途に特に適する」という認識が先行技術文献にて開示されていなくとも、同一物質を同一用途に記載することが記載されている場合には用途発明の新規性は否定されると判断した。原告は、用途発明の新規性否定のための引用発明は用途発明として完成されている必要があるとする根拠として東京高裁平成１３年４月２５日判決平成１０年（行ケ）第４１０号事件判決を引用するものの裁判所は原告主張を認めていない。
本事例は、いわゆる「比較例」が新規性否定の引用発明となることを示す点でも参考になる。
２．本件発明１
【請求項１】胴搗き製粉，ロール製粉，石臼製粉，気流粉砕製粉又は高速回転打撃製粉により得られたものであり，粒度が，米粉（酵素処理したものを除く）を１００メッシュの篩にかけ，１００メッシュの篩を通過した区分を１４０メッシュの篩と２００メッシュの篩に順次かけ，各篩上に残った米粉の重量を測定し，前記米粉１００重量％中１４０メッシュの篩上に残る区分と２００メッシュの篩上に残る区分とを合計して２０～４０重量％含み，２００メッシュを通過した区分が５３．１２重量％以上である，小麦粉を使用しないパン用の米粉。（以下「本件発明１」という。）
本件発明１の構成を充足する米粉は、小麦粉パンと同様の外観、内相、食味を備え、日持ちに優れたパンを製造することができる。
３．審決の理由
本件発明１は，甲１（新潟県食品研究所，研究報告第２７号，２１ないし２８頁，平成４年８月発行）に記載された発明（以下「甲１発明」という。）・・・・であるから・・・特許法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受けることができない。
４．甲１の開示事項
甲１には、本件発明１と同じ粒度分布の米粉が「胴搗方式製粉による米粉」として記載されている。甲１では、「胴搗方式製粉による米粉」を用いてパンを製造したことが記載されている。
ただし甲１は、「酵素処理（ペクチナーゼ処理）を行った米粉」が、製パン用の米粉として好適であることを開示することを主眼とする文献である。酵素処理を行っていない「胴搗方式製粉による米粉」（本件発明１と同一粒度の米粉）は、「酵素処理（ペクチナーゼ処理）を行った米粉」と比較して製パン原料としては好ましくないと言及されている。「胴搗方式製粉による米粉」はいわゆる「比較例」としての開示されている。
５．原告の主張
「出願前に公知である物質については，新たな用途の使用に適することが見いだされない限り，新規性は認められない。そして，用途発明の新規性を判断する上で，これと対比する発明（引用発明）も，用途発明でなければならず，かつ発明として完成していることが必要である。引用発明が用途発明として完成しているというためには，当業者が反復実施して従来技術以上の優れた効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることが必要である。逆に，引用発明によって得られる効果が従来技術に比べて劣悪な場合には，新たな用途の使用に適することは未だ見いだされていないといわざるを得ず，引用発明としての適格性を欠くというべきである。」
６．裁判所の判断
裁判所は、本件発明１は甲１発明と同一であるとして新規性を否定した審決に誤りはないと判断した。原告の上記主張については以下のように指摘した。
「原告は，新規性を判断する引用発明は，完成した発明でなければならないところ，引用発明は，用途発明として完成しているとはいえないから，新規性を判断する上で対比されるべき引用発明としての適格性を欠くと主張する。
しかし，原告の上記主張は，以下の理由により，採用することができない。
すなわち，特許制度は，発明を公開した代償として，一定の期間の独占権を付与することによって，産業の発展を促すものであるから，既知の技術を公開したことに対して，独占権を付与する必要性はないばかりでなく，仮に，そのような技術に独占権を付与することがあるとするならば，第三者から，既知の技術を実施し，活用する手段を奪い，産業の発達を阻害することになる。特許制度の上記趣旨に照らすならば，出願に係る発明が，既に公知となっている技術（引用発明）と同一の構成からなる場合は，当該出願に係る発明は，新規性を欠くものとして，特許が拒絶されるというべきである。原告が主張する引用発明の完成とは，引用発明が従前の技術以上の作用効果を有することを意味するものと解されるが，新規性の有無を判断するに当たって，引用発明として示された既知の技術それ自体が，従前の技術以上の作用効果を有することは要件とすべきではない。
また，出願に係る発明は，特定の用途を明示しているのに対して，引用発明は，出願に係る発明と同一の構成からなるにもかかわらず，当該用途に係る記載・開示がないような場合においては，出願に係る発明の新規性が肯定される余地はある。
しかし，そのような場合であっても，出願に係る発明と対比するために認定された引用発明自体に，従前の技術以上の作用効果があることは，要件とされるものではない。
以上の観点から，以下，本件発明１と甲１発明とを対比する。
(1) 本件発明１は，上記のとおり，米粉の粒度を特定し，粗い粉を一定量含有させたことに特徴がある発明であり，「パン用」という用途の特定はあるものの，用途そのものに格別の特徴を有する発明とまではいえない。
他方，甲１には，前記認定のとおり，米粉により作製したパンは小麦粉により作製したパンに比べて品質が劣ること，従来の方式で製粉された米粉を分級する方式で，パン用として使用することは困難であると思われること，ペクチナーゼ処理をした米の米粉は製パンに適した特性を有するのに対し，篩分によって得た米粉は製パンの適性が低いことなどが記載されている。
また，甲１には，ペクチナーゼ処理をせず篩分により得た微細な米粉はパン用に適さないこと，甲１の特定の条件の下では，小麦粉や，ペクチナーゼ処理をした米の粉により作製されたパンと比較して，篩分によって得た米粉により作製されたパンの方が，外観や食味において劣っていたこと等の記載がある。しかし，甲１は，ペクチナーゼ処理をした米を製粉して得られる米粉がパンの作製に適するとの結論を導くために記述された論文であって，篩分によって得た米粉はパン用に適さないとの上記の記述は，ペクチナーゼ処理により製パン性が向上すること等の結果を示す文脈において，ペクチナーゼ処理をした場合との比較を示した記述といえる。
むしろ，甲１の表２によれば，作製されたパンの外観及び食味について，小麦澱粉が「＋＋＋」，ロール製粉の米粉が「― ―」であるのに対し，胴つきの米粉は「＋」とされている。また，甲１の研究において使用された米粉は特定されているから，表２の「胴つき製粉」の米粉，「ロール製粉」の米粉は，図３の「胴搗方式製粉による米粉」，「ロール方式製粉による米粉」と同様のものであり，それぞれ図３に示されたのと同様の粒度分布を有するものと推認される。そうすると，図３と表２によれば，本件発明１の数値範囲に含まれる粒度の米粉（「胴つき製粉」の米粉）によって，本件発明１とは異なる粒度の米粉（「ロール製粉」の米粉）よりも外観，食味において優れたパンが製造されたことが示されていると認定できる。
以上によれば，甲１には，本件発明１に定められた数値範囲内の粒度の米粉を用いてパンを製造する用途が明示的に記載されており，本件発明１に定められた数値範囲内の粒度のパン用の米粉の発明が記載されているといえる。したがって，甲１発明は，本件発明１の新規性を判断する上で，引用発明としての適格性を欠くと解する余地はない。
(2) また，原告は，甲３３，３４によれば，甲１発行前にすでに良質の米粉１００％の米粉パンが開発されていたから，甲１の酵素処理を行っていない「胴搗方式製粉による米粉」は，当業者が反復実施して従来技術以上の優れた効果を挙げることができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されているとはいえず，パン用の米粉の発明として未完成であると主張する。
しかし，甲３３，３４は，その評価の基準が必ずしも甲１と同一ではなく，甲３３，３４に，米粉によって良質なパンができたことが記載されていたとしても，そのことを理由として，甲１発明が，本件発明１の新規性の有無を判断する前提としての適格性を欠くということはできない。
したがって，甲１には，本件発明１に定められた数値範囲内の粒度のパン用の米粉に係る発明（甲１発明）が用途とともに記載されているから，本件発明１は，甲１発明と同一であり，新規性を欠くというべきである。」
