知財高裁平成２３年４月１４日判決
平成２２年（行ケ）第１０２４７号 審決取消請求事件
１．概要
本願発明は所定の特性により規定された物の発明である。
出願時明細書には、本願所定の特性を有する物の製造方法が記載されている。しかしながら記載された条件の全範囲に亘って本願発明に係る物が製造できるわけではなく、製造のためには当業者による条件調節が行われることが前提である。
特許庁審判体は、所定の特性を有する物を製造するためには当業者にとり試行錯誤が必要であること、製造可能性が保証されていないことを理由として、本願は実施可能要件を満たしていないと判断した。
知財高裁はこの審決を取り消した。技術常識を加味すれば本願明細書の記載から本願発明１の物を製造することができると判断した。
２．本願発明１
「【請求項１】基板上に炭素膜の層を有する電界放出デバイスであって，該炭素膜は電界の影響下で電子を放出し，該炭素膜は，１５７８ｃｍ－１～１６２０ｃｍ－１の範囲のＵＶラマンバンドを有し，該ＵＶラマンバンドは２５ｃｍ－１～１６５ｃｍ－１の半値全幅値（ＦＷＨＭ）を有する，電界放出デバイス」
３．裁判所の判断のポイント
「本願発明に係る炭素膜の製造方法について
ア 本願発明に係る炭素膜の構造
本願明細書において，従来技術とされている電界放出デバイスに適用される炭素膜は，「ＣＶＤあるいは欠陥補強ＣＶＤダイアモンド膜又は主にｓｐ３結合を有するダイアモンド状炭素（ＤＬＣ）膜」である（【００２４】）。「ダイアモンド膜」とは，「ダイアモンド結晶構造を有する膜」であり，「ダイアモンド状炭素（ＤＬＣ）膜」とは，「ｓｐ２とｓｐ３結合が混合したアモルフォス膜」であり，ＵＶラマンスペクトルは，１５８０～１６２０ｃｍ－１において励起線を示すが，可視ラマンは１５８０ｃｍ－１線（Ｇバンド）及び１３５０ｃｍ－１線（Ｄバンド）のいずれをも示さない（【００２５】）。
これに対し，本願発明の炭素膜は，従来技術のダイアモンド状の炭素あるいはＣＶＤダイアモンド膜に比べて，優れた放出特性を示すもので（【００１３】），「ダイアモンド状」炭素膜ではなく，また単なる「ダイアモンド」膜でもなく，「アモルフォス，非常に無秩序な黒鉛状炭素，並びにいくらかの不規則なｓｐ３結合炭素及び秩序立ったｓｐ３結合炭素の，独特な組合せからなる」ものである（【００２１】）。そして，このような炭素膜は，ダイアモンド／黒鉛状炭素比に関し，可視ラマンスペクトル分光法に比べて極めて感度の高いＵＶラマンスペクトル分光法によってもダイアモンド成分に特有の１３３２ｃｍ－１のラマン励起線は出現しないか，出現しても小規模であり（【図１】），１５７８ｃｍ－１～１６２０ｃｍ－１の範囲のＵＶラマンバンドを有し，該ＵＶラマンバンドは２５ｃｍ－１～１６５ｃｍ－１の半値全幅値（ＦＷＨＭ）を有するものである。
このように，従来技術の炭素膜と本願発明の炭素膜とは，構造及び特性において十分に区別されているということができる。
イ 本願発明に係る炭素膜の製造方法
前記１のとおり，本願明細書には，本願発明の製造工程として，以下の記載がある（【００１０】）。
（ア）炭素層は，熱いフィラメントによって補助された化学蒸着（「ＣＶＤ」）プロセスを用いて堆積し得る。
（イ）基板は，ＣＶＤ反応器中のホルダー上に載置される。
（ウ）水素ガスが，反応器におよそ１０分間未満，流入される。
（エ）次に，メタンのパーセンテージが５０％未満である，水素及びメタンの混合物が，反応器の中に１時間未満，流入される。
（オ）上記工程（エ）におけるよりもメタンのパーセンテージが低い，別の水素及びメタンの混合物が，反応器に２時間未満，流入される。
（カ）そして，ＣＶＤ反応器内において，水素のフローが１５分未満行われる。 また，本願明細書には，上記製造工程における製造条件としては，以下のことも記載されている（【００１１】【００１２】）。
（キ）少量の酸素，窒素，あるはホウ素ドーパントが，ガス流に含まれてもよい。
（ク）フィラメントの温度は，１６００℃～２４００℃の範囲に設定される。
（ケ）基板の温度は，６００℃～１０００℃の間に設定されている。
（コ）堆積圧力は，５～３００torr の間である。
ウ 本件意見書の記載
原告は，法３６条４項違反等を指摘する拒絶理由通知書に対応して，平成２１年７月６日，本件意見書を提出した（甲５）。
本件意見書には，本願発明に係る３つの炭素膜を製造した際に用いられたパラメータを記載したランシート及びそれをまとめた【表１】が添付されている。それによれば，サンプル「ＬＪ０１２３９７－０２－Ａ（図１及び図４）」，サンプル「ＬＪ０１２７９７－０３－Ａ（図２及び図５）」及びサンプル「ＦＦ０３１４９７－０１－Ａ（図３及び図６）」の３つの炭素膜のサンプルを製造した際，クリーン，シーディング，グロース，エッチングの各ステップにおけるフィラメント温度，基板温度，堆積圧力，ガス混合物が記載され，説明されている。
また，本件意見書には，水素の流速が非常に低くダイアモンド微結晶が非常に小さい場合には，炭素膜がグラファイト膜に近づき，ダイアモンド微結晶が大きくなると，炭素膜の性質がダイアモンド膜に近づくことが，文献を上げて説明されている。
エ 当業者の技術常識
従来のＤＬＣ膜は，ダイアモンド構造が多い場合も少ない場合も存在することは，本願明細書にもあるとおり，公知である。このことや，本件意見書中の上記記載によれば，当業者であれば，ｓｐ３結合を少なくして１５８０ｃｍ－１近傍のピークの半値幅を小さくする実施条件を，予測することができるものと解される。
オ 小括
以上総合すれば，本願明細書には，本願発明１に係る炭素膜の製造方法が記載されているところ，記載された条件の中で，当業者が技術常識等を加味して，具体的な製造条件を決定すべきものであり，これにより本願発明１に係る炭素膜を製造することは，可能であるというべきである。
本件審決の判断について
ア 本件審決は，①本願発明１で用いられる炭素膜の製造工程は，上記イの（ア）（イ）（エ）が必須の製造工程であるが，同（ウ）（オ）（カ）は選択的なものであること，②本願発明の製造工程は，従来の「ダイアモンド状の炭素あるいはＣＶＤダイアモンド膜」の製造方法として甲１刊行物及び甲２刊行物に記載されている製造工程と実質的に同じものであり，その製造条件は，従来の「ダイアモンド状の炭素あるいはＣＶＤダイアモンド膜」の製造方法として上記刊行物に記載されている製造条件を含むから，発明の詳細な説明に記載されている炭素膜の製造工程は，当該製造工程により従来のダイアモンド状の炭素あるいはＣＶＤダイアモンド膜が製造できても，それを超える本願発明１に係る炭素膜の製造を保証するものではないこと，③炭素膜の製造方法における温度，圧力等の製造パラメータが多数あり，かつ，その数値範囲もＣＶＤダイアモンド膜が製造できる数値を含んでいることから，当業者は，種々の製造パラメータにおける適正な範囲やそれらの組合せ，その他の製造パラメータについて更に特定して，所望の特性を有する炭素膜を製造する方法を見つけ出さなくてはならず，当業者が過度の試行錯誤を強いられること，④したがって，本願発明１の電子放出デバイスが有する「炭素膜」を実施するための製造方法に関して，発明の詳細な説明には，従来のダイアモンド膜を含む一般の「炭素膜」を製造する方法が記載されているにすぎず，請求項１に記載したＵＶラマンバンドに関する特性を有する特定の炭素膜を実施するための製造方法が，明確かつ十分に記載されているものとはいえないし，本願発明１の「炭素膜」を得るための具体的な製造方法が，当業者の技術常識であったともいえないと判断した。
イ しかしながら，本件審決の上記①ないし③の判断は，以下のとおり，誤りである。
上記①について
本願明細書（【００１０】）には，本願発明の製造工程が工程順に記載されているのであるから，当業者は，明細書の記載としては，代表的な製造プロセスの全工程が一体として記載されていると理解するのが通常であると解される。そして，製造工程のうち，上記イの（ウ）（オ）（カ）の工程について，時間の上限のみが言及されているからといって，その工程が省略可能であり，その余の同（ア）（イ）（エ）の工程のみが必須の製造工程であると解することは相当とはいえない。また，本願明細書の記載（【００２１】～【００２４】【００２７】）からは，本願発明の炭素膜は秩序だったｓｐ３結合炭素の領域が非常に小さく，均一に分散しているという特徴的組織構造を有しており，本願明細書の記載（【００１０】～【００１２】）及び本件意見書（甲５）の上記記載等によると，水素流速を非常に小さくして形成するとダイアモンド微結晶が形成できることが示されており，本願明細書の【００１０】ないし【００１２】で示された範囲の中でも，ガス濃度を小さくする等の結晶を大きくさせない条件によって，ダイアモンド微結晶が形成できることが示唆されているということができる。
よって，本願明細書【００１０】の製造工程中，上記イの（ア）（イ）（エ）のみが必須の製造工程であるとした本件審決の上記①の判断は，誤りである。
上記②について
甲１刊行物は，耐摩耗性，耐熱性及び耐欠損性に優れた工具用ダイアモンドを製造するための方法に関するものである（【０００１】）。甲１刊行物には，【請求項１】に記載されるように，多結晶ダイアモンドを気相合成する方法の原料ガスの水素に対する炭素源の濃度を経時的にかつ周期的に変化させる方法が記載されており，実施例として，【００３３】及び【００３４】のプロセスを繰り返すことが記載されている（【００３２】～【００３５】）。しかしながら，甲１刊行物は，あくまでもダイアモンド膜の文献であり，形成される炭素膜に関して，Ｘ線解析によってより硬く摩耗しにくく劈開しにくい多結晶ダイアモンドを製造するために（【００１５】），多結晶ダイアモンドがどのような結晶面を有しているかを分析しているだけであって，アモルフォス部分や非常に無秩序な黒鉛状の部分が混合されている点や，ｓｐ２結合状態とｓｐ３結合状態の分布を問題にしている点に関して何ら認識していないものである。たとえ，【００３３】【００３４】のプロセスのうち一部を取り出せば，本願明細書【００１０】ないし【００１２】に重複する条件があるとしても，本願発明とは膜構造や特性が異なるダイアモンド膜に関する甲１刊行物によって，ＵＶラマンバンドを特定して，電界放出デバイス特性を向上させた本願発明の記載要件判断における，一般的なダイアモンド状炭素（ＤＬＣ）膜の製造方法に関する技術水準を認定すること自体，誤りである。
また，甲２刊行物は，多結晶薄膜ダイアモンドを形成する薄膜ダイアモンドの製造方法に関するものである。甲２刊行物には，ダイアモンドの硬度，熱伝導率，透光性，耐熱性を利用した半導体分野での応用を前提として発明がされていること（【０００１】～【０００３】），ダイアモンド結晶合成時の核発生密度を高めることで緻密な薄膜ダイアモンドを実現し，薄膜ダイアモンドと基板との界面での応力緩和を課題としていること（【０００８】）が記載されており，水素－メタン混合ガスを用いた合成条件が開示されている（【００４８】）。しかしながら，甲２刊行物は，フッ酸を含む電解液中での陽極化成処理で基板表面に多孔質層を形成して格子歪みを導入した後，薄膜ダイアモンドを気相合成して，できるだけ多くの核発生を生じさせ，最終的に連続膜を形成することを目的としたものであり（【請求項１】【００５１】），アモルフォス部分や非常に無秩序な黒鉛状炭素の部分が混
合されている点や，ｓｐ２結合状態とｓｐ３結合状態の分布を問題にしている点に関して何ら認識していない。たとえ，【００４８】のプロセスのうち一部を取り出せば，本願明細書【００１０】ないし【００１２】に重複する条件があるとしても，本願発明とは膜構造や特性が異なるダイアモンド膜に関する甲２刊行物によって，ＵＶラマンバンドを特定して，電界放出デバイス特性を向上させた本願発明の記載要件判断における，一般的なダイアモンド状炭素（ＤＬＣ）膜の製造方法に関する技術水準を認定すること自体，誤りである。
なお，被告は，炭素膜についての実施可能要件を論ずるに当たっては，請求項１で特定された炭素膜の材質，構造あるいは製造方法の異同が本質といえるものであって，その用途の相違は格別問題とならないと主張する。しかし，対象としている用途が異なることに起因して着目している炭素膜の構造や特性が異なっており，本願発明では，アモルフォス構造等の中に秩序立ったｓｐ３結合炭素（ダイアモンド構造）を非常に少量，均一性をもって分散させることに着目するのに対し，甲１刊行物及び甲２刊行物は，均一な多結晶ダイアモンド層を形成することに着目していることからみて，膜構造について着目している点がそもそも異なり，かつ，実際の膜構造も異なっているのであるから，甲１刊行物及び甲２刊行物を実施可能要件判断のための技術水準の認定に用いることは，相当でない。
よって，甲１刊行物及び甲２刊行物に基づき技術水準の認定をした本件審決の上記②の判断は，誤りである。
上記③について
なお，本件審決の上記③の判断は，全てのパラメータの開示が必要であることを述べたものではなく，炭素膜の形成に影響を及ぼす他のパラメータの存在を指摘して，開示条件の記載が少ないことを指摘したものにすぎないと解される。そして，被告が主張するような無数の試行錯誤があるわけではなく，当業者にとって過度な試行錯誤とまではいえない。
被告の主張について
ア 被告は，当業者が，一般的なダイアモンド状炭素（ＤＬＣ）膜の製造方法の域を出ていない本願明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて，本願発明１に係る「電界放出デバイス用炭素膜」を製造できることが保証されることにはならないと主張する。
しかし，本願明細書に記載された複数の条件の全範囲で，本願発明が製造できる必要はなく，技術分野や課題を参酌して，当業者が当然行う条件調整を前提として，【００１０】ないし【００１２】に記載された範囲から具体的製造条件を設定すればよい。
イ 被告は，本件意見書に添付したランシートに記載された３つのサンプルについて，４つの製造条件（パラメータ）がカバーする範囲は，本願明細書の発明の詳細な説明（【００１０】～【００１２】）に記載された製造条件（パラメータ）の範囲の一部分でしかないと主張する。
しかし，本来，物の発明において，適用可能な条件範囲全体にわたって，実施例が必要とされるわけではない。物の発明においては，物を製造する方法の発明において，特許請求の範囲に製造条件の範囲が示され，公知物質の製造方法として，方法の発明の効果を主張しているケースとは，実施例の網羅性に関して，要求される水準は異なるものと解される。
なお，本件意見書のランシートに記載された３つのサンプルは，本願明細書（【００１０】～【００１２】）で示された範囲のうち，偏った部分の具体例，すなわち，メタン濃度が低く，流入時間が短い部分の具体例，基板温度も低い部分の具体例，堆積圧力も低い部分の具体例であるといわざるを得ない。しかしながら，本願発明が，「薄く（３００ナノメートル未満），アモルフォス，非常に無秩序な黒鉛状炭素，並びにいくらかの不規則なｓｐ３結合炭素及び秩序立ったｓｐ３結合炭素の，独特な組合せからなっている炭素膜」（【００２１】）という目標構造を持っている以上，膜厚の大きな，結晶性の高い膜を得るためには，原料ガスを十分に供給して，基板温度を上げて結晶性を高めることが一般的膜形成の技術常識というべきであるから，これは予測可能な結果であるということができる。
そして，クリーニングやエッチングを行う前提で，結晶核を形成する段階（シーディング工程）ではメタン濃度をある程度高くし，発生した結晶核を成長させる段階（グロース工程）では，メタン濃度を下げるという方法で，本件意見書（甲５）のランシートのサンプル（ＬＪ０１２３９７－０２－Ａの試料）が製造できたのであり，最終目標とする炭素膜の構造である無秩序なマトリックス内に秩序立ったｓｐ３結合炭素が均一に少量存在するというものの製造方法ということができる。
以上のとおり，本願明細書【００１０】ないし【００１２】の条件範囲は，製造可能なパラメータ範囲を列挙したと捉えるべきで，当業者は具体的な製造条件決定に際しては，技術常識を加味して決定すべきものである。」
