2010年8月20日金曜日

マーカッシュ形式で開示された先行技術に対する下位概念発明(選択発明)の新規性

昭和62年9月8日判決
東京高等裁判所昭和60年(行ケ)第51号

1.概要
 先行技術文献に、複数の選択肢を含むマーカッシュ形式で開示された発明のうち、実施例などで具体的に開示されていない選択肢の組合せは新規性を有するかどうかについて判断された事例である。古い判決ではあるが今日でも重要な判決である。
 この判決文では裁判所は「先行発明によつて奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立つて優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認める」と判示する。要するに、進歩性があると認められるような格別の効果を奏する選択肢の組合せについては、例外的に新規性も認めるという立場である。本ブログにて2009年12月27日に掲載した数値限定発明の新規性が争われた事例(東京高裁平成5年12月14日判決、平成4年(行ケ)第168号審決取消請求事件)でも同様な判断がされている。

2.判決ポイント
「2(一)原告は、本願発明は、引用例記載の発明の式TiXjにおけるX成分としてホウ素のみを選択することを必須要件とし、これによつて顕著な効果を奏するものであるから、いわゆる選択発明として特許すべきである旨主張する。
 いわゆる選択発明は、構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であつて、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をいい、この発明が先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によつて奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立つて優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるのが相当である。この選択発明の特許性は、従来主として有機化合物の技術分野において問題とされてきたが、本願発明のような合金の技術分野においても成立し得るものと解すべきである。
 そして、選択発明とされるものが先行発明が記載された刊行物(以下刊行物が明細書であつて、先行発明が特許請求の範囲に記載されている場合について述べる。)中に具体的に開示されていないかどうかは、もとより先行発明の明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判断すべきものであるが、右判断は、特許請求の範囲に要約された当該発明の構成に関する発明の詳細な説明の記載を実施例の記載を含めて斟酌してなすべきものと考えられる。
(二)本願発明の非晶質金属合金の成分及び成分割合は引用例記載の非晶質金属合金の成分及び成分割合に包含され、両者はその構成において上位概念(引用例記載の発明)と下位概念(本願発明)の関係にあり、かつ、両者は引張強さ、硬度及び熱安定性を有するものであることにおいて同一性質のものであることは前記1認定のとおりであり、前掲甲第三号証によれば、引用例に記載された実施例1ないし29中には、式TiXjにおけるX成分としてホウ素のみを選択した非晶質金属合金は一例もなく、発明の詳細な説明中にこの点についての具体的な開示は存しないことが認められる。
 したがつて、本願発明の非晶質金属合金の持つている前記引張強さ、硬度及び熱安定性という性質によつて把握される本願発明の効果が引用例記載の発明に比して際立つて優れたものであることが認められる場合には、本願発明は引用例記載の発明とは別個の発明として特許性を付与されるというべきである。
 被告は、選択発明の成立要件の一つとして後行発明が先行発明を記載した刊行物中に具体的に記載されていないことを要するとした上で、合金に関する発明である本願発明及び引用例記載の発明についても,有機化合物の用途発明についてとられている処理の仕方と同様に、先行発明の特許請求の範囲に記載された化合物の各部位の置換基がマーカツシユ型式によつて限定されている場合には、一つの特許請求の範囲に記載された化合物に該当する化合物で実施例に挙げられていないものについては、実施例に挙げられている化合物と均等な効果を奏するという意味において実質的に記載があるものとみるべきところ、引用例記載の発明は特許請求の範囲において構成要件の一部がマーカツシユ型式で限定されているから、引用例に記載の実施例1ないし29中にはX成分としてホウ素を単独で含む例は一例もないとはいえ、右実施例はすべてがX成分としてホウ素のみを含む合金と均等な合金についての実施例というべきであり、その結果として、引用例にはX成分としてホウ素のみを含む合金についても実質的に開示があつたことになる旨主張する。
 いわゆるマーカツシユ型式は、化学関係特許に用いられる特許請求の範囲の表現型式であつて、二以上の物質又は官能基等の名を列記し、「そのなかから選択されたもの」という型式でこれを表現するものであり、引用例の式TiXjにおけるX成分が形式的にはこの型式を用いたものであることは前記1(二)認定の事実から明らかであるが、マーカツシユ型式で記載されているからといつて、特許請求の範囲に記載された物質又は成分割合のおのおのについて具体的技術内容が開示されていないのに、その開示されていない物質又は成分割合を選択したものについても、これが実質的に開示されているとすることは、単なる擬制にほかならないのみならず、およそ先行発明の特許請求の範囲がマーカツシユ型式で表現されている場合は、たとえ後行発明が顕著な作用効果を奏することが証明されても、選択発明の特許出願をいわば門口で退けることにもなり、相当でない。」

「(4)前記(1)ないし(3)の認定事実によれば、本願発明の非晶質金属合金は引用例に具体的に記載された非晶質金属合金と対比して、改善された引張り強さ、硬度、熱安定性という効果において量的に際立つて優れた効果を奏するものと認めることはできないから、本願発明はいわゆる選択発明として特許されるべきものではない。
3 以上のとおりであつて、本願発明の非晶質金属合金の成分及び成分割合は引用例に式TiXjで示された非晶質金属合金の成分及び成分割合に包含されるものであり、本願発明は引用例記載の発明と同一であるから、審決の認定、判断は正当であつて、審決には原告主張の違法はないというべきである。」

2010年8月15日日曜日

引用発明に対する進歩性が肯定された事例

知財高裁平成22年8月4日判決

平成21年(行ケ)第10376号審決取消請求事件

1.概要

 特許庁は本願発明が引用発明及び周知技術に基づいて容易に発明することができると判断した。

 知財高裁はこの判断を覆し、審決を取り消した。

 知財高裁は、本願発明と引用発明との一致点相違点、想到容易性を、具体的な構成と解決課題に基づいて理解し判断しよう努めている。「事後分析的かつ非論理的思考に基づく判断」を排除する姿勢が定着しつつあるように思われる。

1.1.本願発明

本件審決が判断の対象とした請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。

「被検者の撮影部位に,X線照射野をX線可動絞りの照射野ランプで照準し確認して,X線照射スイッチの第一スイッチの操作によって撮影準備手段を動作させ,準備完了後に,第二スイッチの操作で高電圧をX線管に印加して撮影を行うX線撮影装置において,前記照射野ランプの照射を制御する手段を設け,前記第一スイッチを操作し撮影準備完了状態になると同時に,前記照射野ランプの点灯状態を変化させるようにしたことを特徴とするX線撮影装置」

1.2.拒絶の理由

 本件審決の理由は,要するに,本願発明は,下記アの引用例に記載された発明(引用発明)並びに下記イ及びウの周知例1及び2に記載された周知技術(周知技術1、周知技術2)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本願発明は,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。

 なお,本件審決が認定した引用発明並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。

ア 引用発明:ハンドスイッチの1段目のスイッチを押してX線発生器のX線管のローターを回転させるとともにフィラメントの加熱を行わせ,ローターの回転数が定格回転数に達し,フィラメントが所定温度に上昇すると,撮影準備完了表示灯は点灯し,撮影準備完了表示灯への点灯指令は第1のレーザー光照射部にも並列的に入力し,第1のレーザー光照射部よりレーザー光がX線装置から離れている操作者からもよく見える場所,例えば天井の平面に照射され,2段目のスイッチを押すことによりX線高電圧発生装置へX線発生器からX線を照射させるための信号を出力し,X線照射する移動形X線装置

イ 一致点:X線照射スイッチの第一スイッチの操作によって撮影準備手段を動作させ,準備完了後に,第二スイッチの操作で高電圧をX線管に印加して撮影を行うX線撮影装置において,光源の照射を制御する手段を設け,前記第一スイッチを操作し撮影準備完了状態になると同時に,光源の点灯状態を変化させるようにしたことを特徴とするX線撮影装置

ウ 相違点:「光源の照射を制御する手段を設け,前記第一スイッチを操作し撮影準備完了状態になると同時に,光源の点灯状態を変化させる」「光源」について,本願発明では「被検者の撮影部位に,X線照射野を照準し確認」する「X線可動絞りの照射野ランプ」であるのに対して,引用発明では「第1のレーザー光照射部より」「X線装置から離れている操作者からもよく見える場所,例えば天井の平面に照射され」る「レーザー光」である点

2.裁判所の判断のポイント

「・・・本願発明は,以下の技術的意義を有しているものと認めることができる。

ア 本願発明の技術分野

 本願発明は,X線可動絞りによるX線の照射野について,照射野ランプで被検者の検査部位に照準する機能を備えたX線撮影装置に関するものである。

イ 本願発明が解決しようとする課題

 従来,X線撮影装置において,術者は,撮影準備完了状態になったことを装置本体の操作パネルに設けられた撮影準備完了表示灯で確認していたが,通常,撮影するときの術者は,被検者の状態を見ており,撮影準備完了状態になったことを確認するためには装置本体の操作パネル上にいったん視線を移して被検者から視線を外さなければならず,被検者の状態をよく見ながら撮影に集中することができないという問題があった。

ウ 課題を解決するための手段

 本願発明は,撮影準備完了状態になると同時に照射野ランプの点灯状態を変化させるようにすること,すなわち,X線照射野を確認することを一義的な目的として設けられていた照射野ランプに,撮影準備完了状態を視覚的に知らせる機能を併せて持たせることで,術者がX線可動絞りから離れた場所で被検者の体表面に照準されたX線照射野の点灯状態の変化を確認するだけで,撮影準備完了状態を知ることを可能とすることによって,撮影準備完了状態を知るために操作パネルの撮影準備完了表示灯の点灯・消灯に視線を移すなどして被検者から視線を外さなければならないといった従来のX線撮影装置が有していた問題点を解決するものである。」

「引用例が開示する技術

 以上の記載からすると,引用例は,移動形X線撮影装置において,操作者は,X線撮影時,X線被曝を防ぐため,できるだけX線装置から離れた位置で撮影しようとするところ,装置本体に設置された操作パネル上のX線照射準備が完了したことを示す表示灯が点灯しても,操作者からは見にくいという課題を解決するため,X線撮影準備完了時に,装置の設置してある部屋の天井等,操作者からもよく見える場所にレーザー光を照射することにより,装置から離れていても,操作者がX線撮影準備完了を容易に視認することを可能にするという技術が開示されている。

 なお,引用例には,被検者の撮影部位にX線照射野を照準し,確認するための,「照射野ランプ」についての記載は存しない。」

「引用発明に上記3の周知技術を適用することの可否

(1) 引用発明に照射野ランプを設けることについて

 引用例は,移動形X線撮影装置に関する発明であり,周知例1及び2並びに乙1文献は,いずれもX線撮影装置に関する発明であるから,技術分野は共通である。

 また,X線撮影装置において,照射野ランプは,被検者の照射部位を確認するとともに,装置の操作者や看護師などの被爆を防ぐため,X線の照射範囲を確認するための構成であり,引用発明の移動形X線撮影装置に照射野ランプを設けることそれ自体は,格別の阻害事由を有するものではない。

(2) 照射野ランプに「撮影準備完了状態」を視覚的に認識させる機能を付加することについて

ア 周知技術における照射野ランプに付加された機能について

 先に指摘したとおり,本願発明の出願前において,照射野ランプが点滅することなどにより,X線撮影装置の作動状態を視覚上明らかにする技術は周知であった。

 しかしながら,本願発明及び引用発明は,X線撮影装置の作動状態ではなく,「撮影準備完了状態」を視覚的に認識することをその課題とするものであるところ,周知例1及び乙1文献により開示された周知技術は,いずれも照射野ランプの点灯状態の変化により,X線撮影装置の作動状態を視覚上明らかにするにとどまるものであって,照射野ランプによって「撮影準備完了状態」を視覚的に認識させることに関する技術は何ら開示されていない。周知例2についても,同様である。

イ 組合せの動機付けの有無について

 引用発明は,操作者は,X線撮影時において,X線被曝を防ぐため,できるだけX線装置から離れた位置で撮影しようとすることを前提として,被検者に不安を与えることなく,操作者に撮影準備完了状態を視覚的に容易に認識させるために,操作者が頭を少し上向きにするだけで容易に視野に入る,操作者からよく見える場所である,天井などの装置の「上方」にレーザー光を当てるものである。

 そのような引用発明において,X線装置の上方で,かつ,装置から離れている操作者からもよく見える場所として例示されている天井(平面)のほかに,撮影準備完了状態を視認させるレーザー光を当てる場所として,天井とは異なって,装置の上方ではなく,また,平面でもない「被検者の撮影部位」を選択することは,人体にレーザー光線を当てることによって,少なくとも「被検者に不安を与えること」が当然予想されることも併せ考慮すると,当業者にとって想到すること自体が困難であるということができる。

 しかも,当業者にとって「被検者の撮影部位」を選択することが容易想到であり,さらに,レーザー光照射部をX線装置の適宜の位置に設けることについても当業者にとって容易想到であるとしても,照射野ランプとレーザー光照射部とがX線撮影装置に併設されるというにとどまり,それ以上に,X線照射野を照準し確認するための照射野ランプに撮影準備完了状態を知らせる機能を併せ持たせることによって,撮影準備完了状態を知らせるレーザー光を照射するためのレーザー光照射部を不要とすることについては,引用例は,そもそも照射野ランプの構成自体を有さない以上,何らの示唆を有するものではない。

 さらに,既に指摘したとおり,照射野ランプについても,これに撮影準備完了状態を知らせる機能を併せ持たせる構成は,本願発明の出願前においては,周知ではなかったのであるから,引用発明において,撮影準備完了状態を知らせるレーザー光に代えて,照射野ランプに撮影準備完了状態を知らせる光の光源としての機能を付加する動機付けを見いだすこともできない。

ウ 被告の主張について

() 被告は,「被検者の撮影部位」も,操作者からよく見える場所であるから,当業者が,X線装置から離れている操作者からよく見える照射場所として,「被検者の撮影部位」を選択し,さらに,「被検者の撮影部位」を照射するランプとして多くのX線撮影装置で採用されている周知慣用の照射野ランプを用いることは,当業者が当然に考えることにすぎないなどと主張する。

 しかしながら,本願発明の出願時において,照射野ランプにX線撮影装置が作動状態にあること,すなわち,X線が照射されている状態であることを視認させるための機能を付加することは周知技術であったが,撮影準備完了状態を視認させるための機能を付加させることは周知技術ではなかったのであるから,被告の主張は,「作動状態」と「撮影準備完了状態」との相違を看過するものであって,採用することができない。

() 被告は,操作者は,「被検者の撮影部位」が見やすい立ち位置に移動するであろうし,照射野ランプから被検体に照射される光の視認性が悪いのであれば,当業者は,光の色や強度等を適宜設計変更して視認性を向上させるものと予想されることなどを根拠に,置換が容易であると主張する。

 しかしながら,照射野ランプに撮影準備完了状態を視認させるための機能を付加させる点についての動機付けが存在しない以上,置換後の工夫や実際の撮影時における操作者の動作の予測は,本願発明の進歩性を否定する根拠となり得るものではないから,この点に関する被告の主張も採用し得ない。

() 被告は,引用発明と照射野ランプに関する周知技術とは,「X線撮影装置」という同一の技術分野に属し,また,引用発明の移動形X線装置のように,被検者の撮影部位とX線撮影装置の照射口とが接していないX線撮影装置にあっては,あらかじめX線照射野を確認・調整できるようにする点は自明の課題であるとも主張する。

 しかしながら,照射野ランプの構成を有さない引用発明に,X線照射野を確認・調整する必要から,照射野ランプを組み合わせることが容易想到であるとしても,撮影準備完了状態を視認させるためのレーザー光に代えて,その機能がない照射野ランプを用いる構成を想到することは容易でなく,被告の主張は採用することができない。」

2010年8月1日日曜日

最近読んだ雑誌記事5

高瀬彌平「記載不備解消型の国内優先権出願の優先権主張の効果は認められない」,パテント,Vol.63, 5月号(No.7), p.36-43 (2010)
(優先権制度は、第一出願の記載不備を解消するために利用する制度ではないことが述べられています。私も全く同意見です。人工乳首事件判決、レンズ付きフィルムユニット事件判決についても言及されています。)