一見すると平易に見える構成を備える発明の進歩性判断

知財高裁平成２２年５月２７日判決

平成２１年(行ケ)第１０３６１号審決取消請求事件

１．概要

　請求項１に記載の発明（本願発明）：

「被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し，油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し，続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下して，該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価することを特徴とする耐油汚れの評価方法。」

　審決では、本願発明の進歩性が否定された。知財高裁はこの審決を取り消した。

　本判決では、一見すると平易に見える構成を有する発明の進歩性を否定する場面では、判断者は、主観や直感に頼ることなく先行技術に基づいて発明の構成に到達することが容易であることを論理的に説明する必要があり、論理的な説明ができない限り進歩性を否定することはできないと判断されている。

２．裁判所の判断のポイント

「当裁判所は，審決が，相違点（い）について，引用刊行物Ａ，Ｃ等に基づいて容易に想到することができたとした点には， 誤りがあると判断する。すなわち，審決は，①本願発明と引用刊行物Ａ記載の発明とは，本願発明において，擬似油汚れを被評価物の表面に滴下した後，乾燥工程を経由することなく，水を被評価物の表面に滴下しているのに対して，引用発明においては，流下水を滴下した後，乾燥工程を経由している点で相違すると認定した上，②同相違点に係る本願発明の構成は，引用刊行物Ｃに，乾燥することなく直ちに水洗して試料の汚れの付着の影響を評価する技術事項が記載されているから，本願発明に到達することができる旨の判断をする。しかし，本願発明は，引用刊行物Ａと解決課題や発明の技術思想において異なるものであり，これに，同様に本願発明と解決課題や発明の技術思想の異なる引用刊行物Ｃの技術事項の一部を適用して本願発明に到達することはないと解すべきである。その理由は，以下のとおりである。

・・・

　審決が，上記の相違点（い）に係る構成中の「本願発明では，油汚れを付着するために乾燥を必要としないとした」との技術が，引用刊行物Ｃ記載の技術事項を組み合わせることによって，容易に想到することができたと判断した点は，誤りである。その理由は，以下のとおりである。

　引用刊行物Ｃは，実験報告に係る論文である。同論文では，各種汚れに対する親水・撥水表面の防汚特性を把握する目的で，表面への有機物付着の影響評価を実施した実験結果が報告，説明されている。その具体的な評価方法として，①有機物は，関東ローム及び油の水分散液を表面に滴下後直ちに水洗する操作を繰り返して付着させる旨，②防汚性能は，２０％関東ローム／水分散液を防汚表面に滴下，乾燥後，流水に１分間さらし，汚れ付着前の表面との明度差（ΔＬ）を測定して泥の水洗除去性を測定する，有機物付着量は，ＸＰＳ測定（検出角度５度）により求めた表面炭素量で評価する方法を採用した旨が記載されている。

　確かに，引用刊行物Ｃでは，有機物について，滴下後，乾燥工程を経由することなく，水洗する操作を繰り返す旨記載がされている。しかし，引用刊行物Ｃには，①同操作が繰り返して実施される旨記載されていること，また，②滴下及び水洗過程は，特定量を滴下して，滴下した量等を簡易廉価な評価のデータとするのではなく，擬似汚れ（有機物）を付着させる目的で実施されている旨が明確に記載されていることに照らすならば，同操作は，光触媒酸化チタン系触媒等の被実験物表面の効果を確認する前段階の処理として，擬似汚れ（有機物）を確実に付着させるために行われているものと解される（これに対して，本願発明では，滴下する擬似油汚れは特定の量であるとされていることから，格別の手順を踏むことなく初期値を把握することができ，時間，労力，価格の低減に資する。滴下量は，油汚れを評価する際の初期データとして用いられることが前提とされている。）。

　また，引用刊行物Ｃでは，防汚性能の評価段階においては，２０％関東ローム／水分散液を防汚表面に滴下，乾燥後，流水に１分間さらし，汚れ付着前の表面との明度差を測定するとして，乾燥工程を付加している。

　以上を総合すると，引用刊行物Ｃからは，耐油汚れの評価に当たって，時間，労力，価格を抑え，手順を簡略化しようとする本願発明の解決課題についての示唆はない。

　引用刊行物Ｃ記載の発明における，「乾燥工程を経由しない滴下」という操作は，本願発明における同様の操作と，その目的や意義を異にするものであって，引用刊行物Ｃ記載の発明は，本願発明と解決課題及び技術思想を異にする発明である。

　前記のとおり，引用刊行物Ａ記載の発明は，擬似油汚れについて特定量を滴下し，乾燥工程を設けないとする相違点（い）に係る構成を欠くものである。同発明は，本願発明における時間，労力，価格を抑えることを目的として，手順を簡略化しようとする解決課題を有していない点で，異なる技術思想の下で実施された評価試験に係る技術であるということができる。このように，本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行物Ａ記載の発明を起点として，同様に，本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物Ｃ記載の発明の構成を適用することによって，本願発明に到達することはないというべきである。

　本願発明は，決して複雑なものではなく，むしろ平易な構成からなる。したがって，耐油汚れに対する安価な評価方法を得ようという目的（解決課題）を設定した場合，その解決手段として本願発明の構成を採用することは，一見すると容易であると考える余地が生じる。本願発明のような平易な構成からなる発明では，判断をする者によって，評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には，主観や直感に基づいた判断を回避し，予測可能性を高めることが，特に，要請される。その手法としては，従来実施されているような手法，すなわち，当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し，公知発明と相違する本願発明の構成が，当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から，どのような意義を有するかを分析検討し，他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって，相違する本願発明の構成を得て，本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって，そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り，特許法２９条２項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。

　本件において，審決は，上記のとおり，本願発明と引用刊行物Ａ記載の発明と対比し，擬似油汚れについて特定量を滴下し，乾燥工程を経由しないで水洗するとの構成を相違点と認定している。しかし，審決は，本願発明と，解決課題及び解決手段の技術的な意味を異にする引用刊行物Ａ記載の発明に，同様の前提に立った引用刊行物Ｃ記載の事項を組み合わせると本願発明の相違点に係る構成に到達することが，何故可能であるかについての説明をすることなく，この点を肯定したが，同判断は，結局のところ，主観的な観点から結論を導いたものと評価せざるを得ない。」

医薬組成物の製造方法の実施可能性が争われた事例

知財高裁平成２２年５月１０日判決

平成２１年（行ケ）第１０１７０号審決取消請求事件(

１．概要

　受容体ポリペプチドに対するリガンド等をスクリーニングする工程が実施可能な程度に十分に開示されている場合に、そのスクリーニング工程と、製剤化工程とを含む，抗血小板用医薬組成物の製造方法が実施可能要件を満たさないと判断した審決の違法性が争点。

　裁判所は、「製造される物」は有効成分である化合物と製剤化に必要な汎用の成分とからなる「抗血小板用医薬組成物」であるから，当業者がかかる医薬組成物を製造するためには，明細書の記載から有効成分たる化合物が何であるかを理解・把握する必要があり，その際は，有効成分たる化合物を化学構造の観点から化合物自体として把握する必要があるというべきであると述べ、本願明細書の発明の詳細からは有効成分を把握できないと判断して審決を支持する判断を下した。

　なお、いわゆる「リーチ・スルー・クレーム」とは、通常は、更に下流側の、例えば「抗血小板用医薬組成物」自体を物質クレームの形式で特許請求の範囲に記載するものを指していると考えられる。

２．本願請求項１に記載の発明

「（Ａ）（１）配列番号２で表されるアミノ酸配列を有するポリペプチド，（２）配列番号２で表されるアミノ酸配列の１～１０個のアミノ酸が欠失，置換，及び／若しくは付加されたアミノ酸配列を有し，しかも，ＡＤＰと結合し，Ｇｉに共役することにより，アデニル酸シクラーゼの活性を抑制する活性を有するポリペプチド，又は（３）配列番号２で表されるアミノ酸配列との相同性が９５％以上であるアミノ酸配列を有し，しかも，ＡＤＰと結合し，Ｇｉに共役することにより，アデニル酸シクラーゼの活性を抑制する活性を有するポリペプチド，前記ポリペプチドを含む細胞膜画分，あるいは前記ポリペプチドをコードするＤＮＡを含む発現ベクターで形質転換され，前記ポリペプチドを発現している形質転換細胞と，試験化合物とを，ＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ標識リガンド存在下で，接触させる工程，及び

前記ポリペプチド，細胞膜画分，又は形質転換細胞への標識リガンドの結合量の変化を分析する工程

を含む，試験化合物がＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣリガンドであるか否かを検出する方法，

（Ｂ）Ｃ末端のアミノ酸配列が，配列番号１１で表されるアミノ酸配列であり，しかも，ホスホリパーゼＣ活性促進性Ｇタンパク質のホスホリパーゼＣ活性促進活性を有する部分ポリペプチドとＧｉの受容体共役活性を有する部分ポリペプチドとのキメラであるＧタンパク質キメラを共発現している前記形質転換細胞と，試験化合物とを接触させる工程，及び

前記形質転換細胞内におけるＣａ２＋濃度の変化を分析する工程

を含む，試験化合物がＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣアンタゴニスト又はアゴニストであるか否かを検出する方法，又は

（Ｃ）前記形質転換細胞と試験化合物とを，血小板ＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣのアゴニストの共存下において，接触させる工程，及び前記形質転換細胞内におけるｃＡＭＰ濃度の変化を分析する工程

を含む，試験化合物がＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣアンタゴニスト又はアゴニストであるか否かを検出する方法

のいずれか１つの方法，あるいは，これらを組み合わせることによる，ＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣリガンド，アンタゴニスト，又はアゴニストであるか否かを検出する工程，及び製剤化工程

を含む，抗血小板用医薬組成物の製造方法。」

３．裁判所の判断のポイント

「・・・本願発明は，抗血小板剤として有用なアデノシン二リン酸（ＡＤＰ）受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ 拮抗薬を得るための簡便なスクリーニング系及び新たな抗血小板剤を提供することを課題とし，その解決手段として，Ｐ２Ｔ_ＡＣ 受容体をコードする核酸（具体的にはＨＯＲＫ３遺伝子）を単離させ，塩基配列及び推定アミノ酸配列を決定したもの，言い換えれば，血小板ＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ の実体がＨＯＲＫ３タンパク質であることを明らかにし，それにより，Ｐ２Ｔ_ＡＣ 受容体又はＰ２Ｔ_ＡＣ 受容体を発現する細胞を用い，試験化合物がＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ リガンド，アンタゴニスト，又はアゴニストであるか否かを検出する方法，及び前記検出方法を用いた抗血小板剤のスクリーニング方法を確立した上，かかる検出工程を含む抗血小板用医薬組成物の製造方法を確立しようとしたものであることが認められる。」

「イ　上記条文（本願について適用される平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（旧）３６条４項）は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が，明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき，請求項に係る発明を実施することができる程度に，発明の詳細な説明をしなければならないとしたものである。これは，特許を認め権利を設定するということは，十分な発明の開示の代償として独占権を付与するというのが制度の趣旨であることから，発明の詳細な説明の記載は当業者が当該発明を実施できるようにされていなければならない，ということである。

ウ　そこで，これを本願についてみると，本願請求項の構成は，前記のとおり，「（Ａ）・（Ｂ）・（Ｃ）の定める各検出方法いずれか又はこれらを組み合わせたことによるＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ アンタゴニスト等を検出する工程」と「製造化工程」と含む「抗血小板用医薬組成物の製造方法」とするものである。上記構成は，概ね，原告が前記特許第３５１９０７８号（甲１３）により取得した特許権請求項１～４の記載に「製造化工程」を付加し「抗血小板用医薬組成物の製造方法」としたものである。そして，検出方法（Ａ）・（Ｂ）・（Ｃ）については具体的な技術内容が特定されているものの，その余の「製造化工程」・「医薬組成物の製造方法」には具体的な技術内容の記載が見当たらない。

　一方，本願請求項１は，その記載内容からして，末尾にある「医薬組成物の製造方法」であるから，「製造方法」の観点か，又は「物」の観点，すなわち製造原料の観点や製造された医薬組成物の観点若しくはその組み合わせに発明的な特徴があるのが通例であるが，本願請求項１には上記発明的特徴を窺わせる記載が見当たらない。

　上記によれば，本願請求項１は旧３６条６項２号にいう「特許を受けようとする発明が明確であること」（明確性要件）の要件を満たすか問題となる余地があるが，審決は本願につき旧３６条４項の実施可能要件についてのみ判断しているので，以下その当否に限って検討する。

エ(ｱ)　本願請求項１（本願発明）の場合，「製造される物」は有効成分である化合物と製剤化に必要な汎用の成分とからなる「抗血小板用医薬組成物」であるから，当業者がかかる医薬組成物を製造するためには，明細書の記載から有効成分たる化合物が何であるかを理解・把握する必要があり，その際は，有効成分たる化合物を化学構造の観点から化合物自体として把握する必要があるというべきである。すなわち，本願発明の製造方法において製剤化工程を行うためには，その前提として，抗血小板用医薬組成物における有効成分となるものを化合物自体として特定して把握する必要があるというべきである。そうすると，審決が「当該製造方法において，製剤化工程を行うには，当該製剤化工程に先立って，当該（Ａ）～（Ｃ）のいずれか１つの検出方法，又は，それらの組み合わせによるスクリーニングでもって，公知のものに限ってみても，種々の化合物，ペプチド等の，広範かつ無数に近い試験化合物の中より，抗血小板剤として有用なものを化合物自体として特定して把握する必要がある。」（５頁３０行～６頁１行）としたことに誤りはない。

(ｲ)　そこで，かかる見地から本願発明をみるに，本願明細書（甲３）には，（Ａ）～（Ｃ）として特定される検出方法によって抗血小板医薬となり得る化合物たるＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ アンタゴニストをスクリーニングすることができること，すなわち抗血小板医薬の有効成分となる可能性のある化合物を選び出すことが可能であること，抗血小板作用を示す物質として知られている化合物（具体的には２ＭｅＳＡＭＰ又はＡＲ－Ｃ６９９３１ＭＸ）が，（Ａ）～（Ｃ）として特定される検出方法によってアンタゴニスト活性を示すことが確認できたことが記載されている（段落【００１２】）。また，抗血小板剤として公知のチクロピジンやクロピドグレルの体内での代謝物がＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ を阻害することで効果をもたらしていると考えられていることなどが紹介され，血小板のＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ に対する拮抗薬は，抗血小板剤となる期待のあることが記載されている（段落【０００７】，【０００８】）。そして，実施例では，上記２つの化合物（２ＭｅＳＡＭＰ，ＡＲ－Ｃ６９９３１ＭＸ）についての検出実験が行なわれている（段落【０１１４】～【０１２１】）。

　しかし，上記２つの化合物は抗血小板作用を示すことが知られていたものであるからＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ のアンタゴニストである蓋然性が高く，これらがアンタゴニスト活性を示すことが確認されたという結果は，単に（Ａ）～（Ｃ）として特定される検出方法が有効な検出方法であることの証左になるにすぎない。しかも，実施例は単に上記２つの化合物からＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ アンタゴニスト活性が検出されたことを示すのみで，検出される化合物が共通して持つ化学構造や物性など「物」の観点からの説明はなく，このような実施例の記載から他にいかなる化合物が検出されるか当業者が理解することはできない。すなわち，この２つの化合物以外にどのような化学構造や物性の化合物が（Ａ）～（Ｃ）として特定される検出方法によって有効成分として検出されるか，当業者は理解することができない。

　そして，本願明細書（甲３）には，何ら新規な化合物からなるリガンド，アンタゴニスト，アゴニストを発見したことは記載されておらず，したがって，新規な医薬組成物を製造することも記載されていない。

　以上のとおり，本願明細書（甲３）は，実施例で検出が行われた個別の２つの物質に関してＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣアンタゴニスト活性が確認された旨の記載があるに止まるものであり，どのような化学構造や物性の化合物が有効成分となるかについての具体的な記載はない。したがって，当業者は，本願明細書の記載からある化学構造の化合物を含む組成物が本願発明に該当するかどうかを認識・判断することはできない。そして，本願発明の特許請求の範囲全体を実施するためには，特定されていない無数の化合物を無作為に製造し，特許請求の範囲に記載された検出方法を適用して試験化合物からＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣリガンド，アンタゴニスト又はアゴニストが検出されるかどうかを確かめ，ＡＤＰ受容体Ｐ２Ｔ_ＡＣ アンタゴニス たる化合物を見つけ出さなければならないが，このことは当業者に過度の試行錯誤を強いるものというべきである。すなわち，本願明細書の記載からは，スクリーニング工程を経てアンタゴニストとなる化合物が発見された場合に限り，その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識できるということが示唆されているのみであり，このことは特定の医薬組成物を認識しうることの単なる期待を示しているにすぎないのであるから，アンタゴニストとなる化合物を発見し，その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識するまでにはなお当業者に過度の負担を強いるものである。

(ｳ) これに対し，原告は，本願優先日（平成１２年１１月１日又は平成１３年１月１１日）時点での技術水準を正確に認識し，本願明細書の発明の詳細な説明の記載からＨＯＲＫ３タンパク質が有する特徴的な結合特性を正確に把握すれば，ＨＯＲＫ３タンパク質をＧＰＣＲとして用いる本願発明において「特定の医薬組成物を認識しうること」には極めて高い蓋然性が認められるから，当業者はＨＯＲＫ３タンパク質をＧＰＣＲとして用いる本願発明方法によって「特定の医薬組成物を認識しうること」が極めて高い蓋然性を有することは自明であると主張する。

　しかし，前記のとおり，本願発明の場合，「製造する物」は有効成分である化合物と製剤化に必要な汎用の成分とからなる抗血小板用医薬組成物であるから，当業者は明細書の記載自体から抗血小板用医薬組成物における有効成分となるものを化合物自体として特定して把握することができること，いいかえれば，明細書の記載自体からある化学構造の化合物を含む組成物が本願発明に該当するかどうかを認識・判断することができなければならないというべきである。そうすると，当業者がスクリーニング工程を含む検出過程を経なければ有効成分となる化合物を把握することができないという点において，候補化合物の多寡，スクリーニング対象となる化合物群ないしライブラリーの入手のしやすさ，検出に要する時間の長短，スクリーニング操作が簡便であるかなどにかかわらず，本願明細書の発明の詳細な説明は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない，即ち本願における発明の詳細な説明は実施可能要件（旧３６条４項）を充足していないと認めるのが相当である。」

形式的に請求項数が増加する訂正であっても実質的に「特許請求の範囲の減縮」を目的とする場合には許容される

知財高裁平成２２年３月１０日判決
平成２０年（行ケ）第１０４６７号審決取消請求事件

１．概要
　訂正前の請求項１０は多数項従属形式の従属請求項であった。
　訂正請求において形式上追加された訂正後の請求項２６は独立形式で記載されているが、実質的には、訂正前の請求項１０の発明のうち、訂正前請求項１および４を順次引用する部分（「訂正前請求項１０（４・１）」という）と同一の発明を記載する。
　訂正請求において形式上追加された訂正後の請求項２８は独立形式で記載されているが、実質的には、訂正前の請求項１０の発明のうち、訂正前請求項１および３を順次引用する部分（「訂正前請求項１０（３・１）」という）を更に減縮した発明を記載する。
　訂正請求において形式上追加された訂正後の請求項２９は独立形式で記載されているが、実質的には、訂正前の請求項１０の発明のうち、訂正前請求項１、３および８を順次引用する部分（「訂正前請求項１０（８・３・１）」という）を更に減縮した発明を記載する。

　訂正請求が特許請求の範囲の減縮を目的とした適法なものであるか否かが争われた。
　なお審決では訂正は適法であるとして認められている。
　裁判所も審決に誤りはないと判断した。
　要するに「特許請求の範囲の減縮」であるか否かは形式ではなく実質を見て判断される。

２．裁判所の判断のポイント
「訂正前請求項１０（４・１）の記載は，上記のとおりであるところ，これは，訂正後請求項２６の記載とすべて同一である。したがって，訂正前請求項１０（４・１）を訂正後請求項２６とすることは，単に請求項の項番号を改めるものにすぎず，本件明細書を本件訂正明細書のとおり訂正することを求める本件訂正の実質的な内容を成すものではないし，そもそも，原告が主張するような増項を目的とするものではない。」
「・・・訂正前請求項１０（３・１）を訂正後請求項２８とすることが特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当することは明らかであり，そもそも，原告が主張するような増項を目的とするものではないから，訂正後請求項２８に係る取消事由１の(2)は理由がない。」
「訂正前請求項１０（８・３・１）を訂正後請求項２９とすることが特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当することは明らかであり，そもそも原告が主張するような増項を目的とするものではないから，訂正後請求項２９に係る取消事由１の(2)は理由がない。」
「ア　原告は，訂正請求においては個別の請求項について訂正の前後を通じた１対１の対応関係の存在が強く要請されるところ，増項により追加される請求項はそのような対応関係を欠くと主張するが，上記(1)ないし(3)において説示したとおり，訂正前請求項１０（４・１）及び訂正後請求項２６，訂正前請求項１０（３・１）及び訂正後請求項２８並びに訂正前請求項１０（８・３・１）及び訂正後請求項２９は，いずれも，本件訂正の前後を通じた１対１の対応関係を有するものであるから，原告の主張は理由がない。
イ　また，原告は，請求項１ないし３に係る特許のうち，請求項１に係る部分についての特許無効審判請求がされた場合において，同請求項を削除するとともに，同請求項に新たな構成要件を付加した請求項４を追加するとの内容の訂正請求の例を挙げ，そのような訂正請求が許されるとした場合，特許無効審判請求人は，請求項４に係る特許について新たに特許無効審判を請求しなければならなくなると主張するが，そのような場合には，新たに追加された形式をとる請求項４に係る特許についても，その実質は旧請求項１を訂正（減縮）するものとして，当然に，従前の特許無効審判の対象とされるものと解され，現に，本件審決も，訂正後請求項２５，２６，２８及び２９に係る本件特許を審理の対象としているのであるから，原告の主張を採用することはできないというべきである。」