判決言渡平成２２年３月３１日
平成２１年（ネ）第１００３３号特許権侵害差止等請求控訴事件
1．概要
特許権侵害訴訟において、一審原告の特許発明に関して請求項に記載の構成要件Bを限定的に解釈すべきか否かが争われた。
裁判所は構成要件Bを限定的に解釈し、被告製品が特許発明の技術的範囲に属さないと判断した。
構成要件Bは拒絶理由を解消するために補正により追加された構成要件である。均等侵害に関しては、被告製品は外形的には意識的に除外された構成を備えるといえるから、特許発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断された。
２．経過情報
出願時の請求項１
「【請求項１】シリコーンゴムに，下記一般式（Ａ）及び（Ｂ）で示されるシランカップリング剤から選択されたシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成ることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【化１】
ＹＳｉＸ３ （Ａ）
Ｙ２ＳｉＸ２ （Ｂ）
Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基
Ｙ＝炭素数６個以上の脂肪族長鎖アルキル基又はフェニル基」
補正後の請求項１
「【請求項１】シリコーンゴムに，下記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％であることを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物。
【化１】
ＹＳｉＸ３ （Ａ）
Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基
Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」
補正後の本件請求項１の「熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％である」との部分を「構成要件B」という。
構成要件Bは、拒絶理由通知書に応答した補正により追加された。
拒絶理由通知書には「請求項１に記載の発明は組成物に係る発明と認められるが，各成分の配合量（組成比）が記載されていない（すべての配合量（組成比）について同等の効果を奏するものとは認められない）」として，特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号に規定する要件を充たしていないと記載されていた。
争点＝構成要件Ｂの「熱伝導性無機フィラー」の解釈
一審被告及び原判決は，構成要件Ｂの「熱伝導性無機フィラー」は「シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー」と限定解釈すべきであると主張又は判断し，これに対し一審原告は上記のような限定解釈をすべきでないと主張する。
3．裁判所の判断のポイント
３．１．構成要件Ｂの「熱伝導性無機フィラー」の解釈
「・・・構成要件Ｂの「熱伝導性無機フィラー」の文言の前に「同」，「当該」又は「該」といった，構成要件Ａの「シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー」であることを示す接頭語は付されていない。しかし，同記載において，構成要件Ｂの「熱伝導性無機フィラー」が構成要件Ａ（「シリコーンゴムに，下記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーを分散させて成り，」「ＹＳｉＸ３ （Ａ） Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」）のそれとは別の物である，すなわちカップリング処理されていないものも含めた熱伝導性無機フィラーの総量と解する根拠となる積極的な記載も認められない。また，構成要件Ｂが構成要件Ａの直後に配置され，しかも，「熱伝導性無機フィラー」との文言が構成要件Ａのそれと近接して使用されていることからすれば，後者（構成要件Ｂ）が前者（構成要件Ａ）を指している，すなわち構成要件Ｂの「熱伝導性無機フィラー」が構成要件Ａのカップリング処理された熱伝導性無機フィラーを指すと読むのがどちらかといえば自然な解釈といえる。」
「・・本件明細書の段落【０００８】（課題を解決するための手段）には，「本発明の請求項１に記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物は，シリコーンゴムに，上記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー１を分散させて成り，熱伝導性無機フィラー１が熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％であることを特徴とするものである。」と記載されている。この記載によれば，「熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％である熱伝導性無機フィラー」には，「１」という符号が付されているところ，「上記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー」にも，「１」という符号が付されており，この記載から，「熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％である熱伝導性無機フィラー」は，「上記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー」であるとしか解することができない。」
「・・・のみならず，本件明細書・・には，熱伝導性無機フィラーの表面をシランカップリング剤で処理することによって，・・・作用効果を奏することの記載があるのみであって，シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーと未処理の熱伝導性無機フィラーを混合使用することの記載は全くなく，カップリング処理したものと未処理のものを混合使用した場合にも本件各特許発明の効果が得られることは何ら開示されていない。・・・実施例においても，熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理してシリコーンゴムに充填することが示されており，全量未処理のものと比較することにより，その効果を確認している。したがって，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）としては，本件各特許発明はシリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理するものと理解すると考えられる。」
「以上述べたところからすると，本件各特許発明の構成要件には，シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理するとの明示的な限定はないものの，本件各特許発明は，シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理するものに限られるというべきであり，構成要件Ａの「下記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー」はそのように解すべきである。」
「・・・一審原告は，「熱伝導性シリコーンゴム組成物中にカップリング処理された熱伝導性無機フィラーが６０ｖｏｌ％，未処理の熱伝導性無機フィラーが３０ｖｏｌ％含まれる場合」（事例１）は，構成要件Ｂを充足するが，「熱伝導性シリコーンゴム組成物中にカップリング処理された熱伝導性無機フィラーが９０ｖｏｌ％含まれる場合」（事例２）は，構成要件Ｂを充足しないということは不合理であると主張するが，本件各特許発明は，シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理するものに限られると解すれば，一審原告が主張するような不合理な事態が生ずることはなく，このような不合理な事態を生じさせないためにも，本件各特許発明は，シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理するものに限られると解すべきである。」
「仮に，一審原告が主張するように，本件各特許発明は，シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーと未処理の熱伝導性無機フィラーを混合使用したものを含み，かつ，「熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％である」熱伝導性無機フィラーを「熱伝導性無機フィラー」自体と解すると，熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％である「熱伝導性無機フィラー」のうち，シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラーが１％，未処理の熱伝導性無機フィラーが３９％～７９％でもよいということになり，上記(イ)認定に係る本件各特許発明の作用効果を奏することができないもののも含まれてしまうおそれがあるから，相当でない。」
３．２．被告製品の本件各特許発明の構成要件該当性の有無の判断
「・・・当事者間に争いがない事実に弁論の全趣旨を総合すると，これらの被告製品は，カップリング剤で表面処理を施したフィラーと未処理フィラーから成るものであり・・・カップリング剤で表面処理が施されたフィラーとして製造工程に投入されたフィラーの組成物全量に対するカップリング剤を含む体積分率が４０ｖｏｌ％に満たないことが認められ，これらの点から，これらの被告製品が本件各特許発明の構成要件に該当すると認めることはできない。
３．３．均等侵害についての判断
「最高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決（民集５２巻１号１１３頁）は，特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合に，なお均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると認められるための要件の一つとして，「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない」旨を掲げており，この要件が必要な理由として，「特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど，特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか，又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて，特許権者が後にこれと反する主張をすることは，禁反言の法理に照らし許されないからである」と判示している。
そうすると，第三者から見て，外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には，上記特段の事情があるものと解するのが相当である。そこで，本件において上記特段の事情が認められるかどうかについて検討する。
イ 前記(1)で述べたところからすると，一審原告は，本件特許の出願経過において，本件補正によって，本件各特許発明は，シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理することを前提として，「シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー」のシランカップリング剤を含む「熱伝導性シリコーンゴム組成物全量」に対する割合が「４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％」である旨の構成要件Ｂを付加したものであるから，一審原告が，その範囲を超えて本件各特許発明の技術的範囲の主張をすることは，外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるものについて技術的範囲に属すると主張することになり，上記特段の事情に該当するというべきである。
ウ これにつき一審原告は，「本件補正に関して，構成要件Ｂにいう『熱伝導性無機フィラー』がカップリング処理された熱伝導性無機フィラーを意味する旨を表明したことは一度たりともなかったし，特許庁が，本件補正に基づき，構成要件Ｂの意味内容について，『熱伝導性無機フィラー』がカップリング処理された熱伝導性無機フィラーを意味するとの解釈を前提として審査し，本件特許査定がなされたことを裏付ける証拠はない，かえって，本件特許に対する無効審判事件において，一審被告は，『熱伝導性無機フィラー』に限定はないとの解釈を前提として新規性欠如及び進歩性欠如を理由とする無効主張を行い，特許庁は，この解釈を前提として審決をし，審決取消訴訟においても，この解釈を前提とした判断がなされている」旨主張する。
しかし，一審原告が，構成要件Ｂにいう「熱伝導性無機フィラー」がカップリング処理された熱伝導性無機フィラーを意味する旨を明示的に表明したことがなく，特許査定において特許庁がその点をどのように解したかが明らかでないとしても，本件補正が上記のとおり解される以上，上記特段の事情に該当すると解することができるのであって，無効審判及び審決取消訴訟の経過も，その点を左右するものではない。」
