米国CAFC、2008年10月3日判決
1.事件の概要
（第一審原告－第二審控訴人）IMPAX LABORATORIES, INC.
（第一審被告－第二審被控訴人）AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.
AVENTIS社が有する米国特許US 5,527,814 (‘814特許)は、リルゾル(riluzole)の筋萎縮性側索硬化症（ALS, 別名ルー・ゲーリック病）の治療用途に関わる発明がクレームされている。
IMPAX社は、自身がＡＮＤＡ承認申請を受けようとするリルゾルを用いるジェネリック医薬が、AVENTIS社の‘814特許を侵害しないことの確認を求めて連邦地裁に提訴した。
ＩＭＰＡＸ社は、リルゾルをALSの治療に用いることは先行技術文献である US 5.236,940 (‘940特許)に記載されているから、’814特許は新規性がない旨を主張した。
第一審の連邦地裁は、‘940特許には、‘814特許のクレーム発明は実施可能に記載されておらず、新規性は否定されない旨、判断した。
第二審のＣＡＦＣは上記連邦地裁の判断を支持した。
争点は、実施可能に記載されていない先行技術文献の開示が、新規性否定の先行技術としての地位を有するか、という点。
２．判決の要点
“In order to anticipate a claimed invention, a prior art reference must enable one of ordinary skill in the art to make the invention without undue experimentation.”
“In other words, the prior art must enable the claimed invention.”
“The “undue experimentation” component of that equation examines (1) the quantity of experimentation; (2) the amount of direction or guidance present; (3) the presence or absence of working examples; (4) the nature of the invention; (5) the state of the prior art; (6) the relative skill of those in the art; (7) the predictability or unpredictability of the art; and (8) the breadth of the claims.”
“The district court found that excessive experimentation would have been necessary to practice the invention. Specifically the trial court opined that formula I of the alleged prior art discloses hundreds or thousands of compounds and several diseases. Moreover, nothing in the ’940 patent would direct one skilled in the art to recognize that riluzole could be used to treat ALS. The trial court rejected the notion that “the mere mention of riluzole is sufficient to put one skilled in the art in the possession of the claimed invention.””
“The district court also did not find the dosage information in the disclosure to teach a proper treatment. Instead the trial court noted that “the dosage guidelines are broad and not specific to any of the hundreds of formula I compounds of the claimed invention or to any of the listed diseases.””
“Moreover, the '940 patent ties the dosing information to “the compounds of the invention” and specifically excludes riluzole from the invention.”
“Finally, the trial court also noted the absence of working examples. “
“In view of these findings, the district court found that one of ordinary skill in the pharmaceutical arts would have needed extensive experimentation to link riluzole with the treatment of ALS. The district court then reached the ultimate conclusion that the ’940 patent does not enable claims 1-5 of the ’814 patent and thus, it is not anticipatory.
This court does not find error, let alone clear error, in the district court’s factual findings. Weighing the Wands factors, the trial court's findings properly support its conclusion that an ordinarily skilled artisan would have needed to experiment unduly to gain possession of the invention. As shown by the trial court, the '940 patent's dosage guidelines are broad and general without sufficient direction or guidance to prescribe a treatment regimen. The alleged prior art also contains no working examples. Finally, nothing in the '940 patent would have led one of skill in the art to identify riluzole as a treatment for ALS. In sum, each component of the claimed invention—identifying riluzole as a treatment for ALS and devising dosage parameters—would require undue experimentation based on the teachings of the '940 patent. Because the ’940 patent does not enable a person of ordinary skill in the art to treat ALS with riluzole, it does not anticipate claims 1-5 of the ’814 patent.”
3．ブログ管理人コメント
発明を完成させるために過度の実験を要する引用文献の開示は、当該発明の新規性を否定しない場合があることが判断された。
通常は、実施可能要件（米国特許法112条第1パラグラフ）を満たしているかの判断の指標として使われるWands の要件が、先行技術の開示が実施可能に記載されているかの判断において用いられている。
2009年4月28日火曜日
2009年4月19日日曜日
容易想到性の判断基準その２平成２０年（行ケ）第１０２６１号
1. 事件の概要
知財高裁平成21年３月２５日判決平成20年行(ケ)１０２６１
拒絶審決取消訴訟
主文：拒絶審決を取消す
本願請求項1に係る発明：
「鼻の鬱血，再発性副鼻洞感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止するために，それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって，
キシリトールを水溶液の状態で含有しており，キシリトールが水溶液１００cc当たり１から２０グラムの割合で含有されている調合物。」
引用発明の内容（引用例１）：
「水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する，S.pneumoniaeによる上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」
本願発明と引用発明との一致点
再発性副鼻洞感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染を治療又は防止するために，それを必要としている人に対して投与するためのキシリトールを水溶液の状態で含有している調合物である点
本願発明と引用発明との相違点
相違点１
本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し，引用発明は経口投与用溶液製剤である点
相違点２
本願発明がキシリトールが水溶液１００cc当たり１から２０グラムの割合で含有されているのに対し，引用発明は水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する点
審決の要点：
（相違点１）引用例２には、感染性の呼吸器疾患の治療のために、抗感染剤を局所投与すること、全身投与より低い投与量で感染部位である鼻に投与できることが記載されている。よって、引用例１のキシリトールの投与により上気道感染を処置する際に、経口投与に代えて、全身投与より低い投与量で投与し得る感染部位への投与、すなわち、鼻への投与を採用し、鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物とすることは当業者が容易に想到し得ることである。
（相違点２）キシリトールが水溶液１００cc当たり１から２０グラムの割合で含有されている点は、鼻内投与という投与形態からおのずと定まる１回の投与量と１日の投与量に基づいて当業者が適宜決定し得る含有割合である。
審決の問題点：
引用例２が対象としているのは、抗感染剤を感染部位である「気道下部」に直接（局所的に）投与する方法。気道下部に投与するために、「鼻の中に」向けてエアロゾル粒子を投与する。鼻は投与経路として用いられているに過ぎず、投与されるのは肺などの気道下部である。鼻自体を治療する目的で、「鼻に」直接投与することは引用例２には記載されていない。
特許庁（被告）は、訴訟段階において乙１～４号証を提出し「本願の優先日前に既に各種の感染性の呼吸性疾患に対する「抗感染剤」について，その投与経路として経口投与とともに鼻内投与が選択できることや，鼻内投与の形態として，エアロゾルや鼻洗浄調合物が採用されることは，・・・周知である。」と主張した。
2. 裁判所の判断のポイント
「本願発明の課題
上記本願明細書には，本願発明の課題として，上気道の一部である鼻咽頭への感染及びそれらの感染に伴う症状を低減するための調合物及び方法を提供すること，鼻咽頭感染に対する付加的治療のためにキシリトール／キシロースを効果的に投与する方法を提供すること，安全性，効率性等を達成する目的等を実現することが明記されている。」
「引用発明（上気道感染について子供達にキシリトールチューインガムの形態で経口（全身）投与をするとの臨床試験に基づいて想到した「水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する，・・・上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」）と引用発明２（肺炎等の気道下部感染症においてコルチコステロイド等をエアロゾルの形態で局所投与をする処置方法）とは，解決課題，解決に至る機序，投与量等に共通性はなく，相違するから，それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできない・・・・」
「以上のとおりであり，引用例１に接した当業者は，これに・・・引用例２を適用することによって，安全性，多目的性，効率性，安定性等を有するとともに，安価で調合及び投与を可能とするために採用された本願発明の構成（相違点１の構成）に容易に想到できたと解することはできない。」
「この点について，成分や用途に係る医薬品等に係る発明が存在する場合に，その投与量の軽減化，安全性の向上等を図ることは，当業者であれば，当然に目標とすべき解決課題といえるであろうし，そのための手段として格別の技術的要素を伴うことなく，課題を解決することができる場合もあり得よう。しかし，そのような事情があるからといって，審決が，本願発明の相違点１の構成は，引用例２の記載内容から容易であるとの理由を示して結論を導いている場合に，その理由付けに誤りがある以上，上記のような事情が存在することから直ちに審決のした判断を是認することは許されない。
けだし，審決書の理由に，当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨は，事後分析的な判断，論理に基づかない判断など，およそ主観的な判断を極力排除し，また，当該発明が目的とする「課題」等把握に当たって，その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって，審判体は，本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的，論理的に示すべきだからである。
「被告は，仮に・・・引用例２の認定に関する誤りがあったとしても，①全身投与に比べて局所投与をすると少ない総投与量で既知の副作用を回避することができるという利点は，局所投与に起因するものであるから，「気道下部」の疾患に限らず，「上気道」の疾患に対しても局所投与をすることにより得られるであろうと当業者が当然に理解することができる，②そうすれば，引用例２に接した当業者にとって，上気道感染の治療に関する引用発明において，経口投与に代えて，経口投与に比べ，低い全投与量で，感染部位により高い濃度の薬をデリバリーでき，副作用を回避できることが期待される鼻内への局所投与を採用することは容易に想到し得る，③そして，鼻内投与の形態として，エアロゾルや鼻洗浄調合物が周知であるから，具体的な鼻内投与の態様を鼻洗浄調合物とすることに何ら困難性はないので，容易想到性を認めた審決の判断に影響を及ぼさない旨を主張する。しかし，上記(ア)及び(イ)で述べたとおり，引用発明に引用発明２を組み合わせることにより，本願発明の相違点１に係る構成に到達することができたとする審決の判断は是認できないのであるから，被告の上記主張の当否については，審判手続において，改めて出願人である原告に対して，本願発明の容易想到性の有無に関する主張，立証をする機会を付与した上で，審決において再度判断するのが相当であるといえる。
3. ブログ管理人コメント
先週本ブログで紹介した、知財高等裁判所平成２０年(行ケ)第１００９６号審決取消請求事件・平成２１年１月２８日判決が引用されている。
本件審決では、引用例２記載の事項（鼻に直接局所投与すること）を引用例１と組み合わせて本願発明に想到することが容易であるとする論理であった。裁判所は、この論理が誤っていた以上、本件審決は取り消されるべきであると判断している。
仮に、本件審決において、「鼻に直接局所投与することは周知技術（例えば引用例２参照）であるから、当該周知技術と引用例１の発明とを組み合わせて本願発明にいたることは容易である」という論理であったら裁判所の判断は異なっていたのではあるまいか？
この問題点はいずれ整理したい。
知財高裁平成21年３月２５日判決平成20年行(ケ)１０２６１
拒絶審決取消訴訟
主文：拒絶審決を取消す
本願請求項1に係る発明：
「鼻の鬱血，再発性副鼻洞感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止するために，それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって，
キシリトールを水溶液の状態で含有しており，キシリトールが水溶液１００cc当たり１から２０グラムの割合で含有されている調合物。」
引用発明の内容（引用例１）：
「水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する，S.pneumoniaeによる上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」
本願発明と引用発明との一致点
再発性副鼻洞感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染を治療又は防止するために，それを必要としている人に対して投与するためのキシリトールを水溶液の状態で含有している調合物である点
本願発明と引用発明との相違点
相違点１
本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し，引用発明は経口投与用溶液製剤である点
相違点２
本願発明がキシリトールが水溶液１００cc当たり１から２０グラムの割合で含有されているのに対し，引用発明は水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する点
審決の要点：
（相違点１）引用例２には、感染性の呼吸器疾患の治療のために、抗感染剤を局所投与すること、全身投与より低い投与量で感染部位である鼻に投与できることが記載されている。よって、引用例１のキシリトールの投与により上気道感染を処置する際に、経口投与に代えて、全身投与より低い投与量で投与し得る感染部位への投与、すなわち、鼻への投与を採用し、鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物とすることは当業者が容易に想到し得ることである。
（相違点２）キシリトールが水溶液１００cc当たり１から２０グラムの割合で含有されている点は、鼻内投与という投与形態からおのずと定まる１回の投与量と１日の投与量に基づいて当業者が適宜決定し得る含有割合である。
審決の問題点：
引用例２が対象としているのは、抗感染剤を感染部位である「気道下部」に直接（局所的に）投与する方法。気道下部に投与するために、「鼻の中に」向けてエアロゾル粒子を投与する。鼻は投与経路として用いられているに過ぎず、投与されるのは肺などの気道下部である。鼻自体を治療する目的で、「鼻に」直接投与することは引用例２には記載されていない。
特許庁（被告）は、訴訟段階において乙１～４号証を提出し「本願の優先日前に既に各種の感染性の呼吸性疾患に対する「抗感染剤」について，その投与経路として経口投与とともに鼻内投与が選択できることや，鼻内投与の形態として，エアロゾルや鼻洗浄調合物が採用されることは，・・・周知である。」と主張した。
2. 裁判所の判断のポイント
「本願発明の課題
上記本願明細書には，本願発明の課題として，上気道の一部である鼻咽頭への感染及びそれらの感染に伴う症状を低減するための調合物及び方法を提供すること，鼻咽頭感染に対する付加的治療のためにキシリトール／キシロースを効果的に投与する方法を提供すること，安全性，効率性等を達成する目的等を実現することが明記されている。」
「引用発明（上気道感染について子供達にキシリトールチューインガムの形態で経口（全身）投与をするとの臨床試験に基づいて想到した「水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する，・・・上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」）と引用発明２（肺炎等の気道下部感染症においてコルチコステロイド等をエアロゾルの形態で局所投与をする処置方法）とは，解決課題，解決に至る機序，投与量等に共通性はなく，相違するから，それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできない・・・・」
「以上のとおりであり，引用例１に接した当業者は，これに・・・引用例２を適用することによって，安全性，多目的性，効率性，安定性等を有するとともに，安価で調合及び投与を可能とするために採用された本願発明の構成（相違点１の構成）に容易に想到できたと解することはできない。」
「この点について，成分や用途に係る医薬品等に係る発明が存在する場合に，その投与量の軽減化，安全性の向上等を図ることは，当業者であれば，当然に目標とすべき解決課題といえるであろうし，そのための手段として格別の技術的要素を伴うことなく，課題を解決することができる場合もあり得よう。しかし，そのような事情があるからといって，審決が，本願発明の相違点１の構成は，引用例２の記載内容から容易であるとの理由を示して結論を導いている場合に，その理由付けに誤りがある以上，上記のような事情が存在することから直ちに審決のした判断を是認することは許されない。
けだし，審決書の理由に，当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨は，事後分析的な判断，論理に基づかない判断など，およそ主観的な判断を極力排除し，また，当該発明が目的とする「課題」等把握に当たって，その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって，審判体は，本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的，論理的に示すべきだからである。
「被告は，仮に・・・引用例２の認定に関する誤りがあったとしても，①全身投与に比べて局所投与をすると少ない総投与量で既知の副作用を回避することができるという利点は，局所投与に起因するものであるから，「気道下部」の疾患に限らず，「上気道」の疾患に対しても局所投与をすることにより得られるであろうと当業者が当然に理解することができる，②そうすれば，引用例２に接した当業者にとって，上気道感染の治療に関する引用発明において，経口投与に代えて，経口投与に比べ，低い全投与量で，感染部位により高い濃度の薬をデリバリーでき，副作用を回避できることが期待される鼻内への局所投与を採用することは容易に想到し得る，③そして，鼻内投与の形態として，エアロゾルや鼻洗浄調合物が周知であるから，具体的な鼻内投与の態様を鼻洗浄調合物とすることに何ら困難性はないので，容易想到性を認めた審決の判断に影響を及ぼさない旨を主張する。しかし，上記(ア)及び(イ)で述べたとおり，引用発明に引用発明２を組み合わせることにより，本願発明の相違点１に係る構成に到達することができたとする審決の判断は是認できないのであるから，被告の上記主張の当否については，審判手続において，改めて出願人である原告に対して，本願発明の容易想到性の有無に関する主張，立証をする機会を付与した上で，審決において再度判断するのが相当であるといえる。
3. ブログ管理人コメント
先週本ブログで紹介した、知財高等裁判所平成２０年(行ケ)第１００９６号審決取消請求事件・平成２１年１月２８日判決が引用されている。
本件審決では、引用例２記載の事項（鼻に直接局所投与すること）を引用例１と組み合わせて本願発明に想到することが容易であるとする論理であった。裁判所は、この論理が誤っていた以上、本件審決は取り消されるべきであると判断している。
仮に、本件審決において、「鼻に直接局所投与することは周知技術（例えば引用例２参照）であるから、当該周知技術と引用例１の発明とを組み合わせて本願発明にいたることは容易である」という論理であったら裁判所の判断は異なっていたのではあるまいか？
この問題点はいずれ整理したい。
容易想到性の判断基準平成20年行(ケ)10096
1. 事件の概要
知財高裁平成21年1月28日判決
平成20年行(ケ)10096
拒絶審決取消訴訟
主文：拒絶審決を取消す
本願請求項1に係る発明：
「下記(1)～(3)の成分を必須とする接着剤組成物と，含有量が接着剤組成物１００体積に対して，０．１～１０体積％である導電性粒子よりなる，形状がフィルム状である回路用接続部材。
(1) ビススフェノールＦ型フェノキシ樹脂
(2) ビスフェノール型エポキシ樹脂
(3) 潜在性硬化剤」
引用発明の内容（甲４）：
「下記(1)～(4)の成分を必須とする接着剤組成物と，含有量が接着剤組成物１００体積に対して，０～３０体積％である導電粒子よりなる，形状がフィルム状である接着フィルム。
(1) アクリル樹脂
(2) フェノキシ樹脂
(3) ビスフェノール型エポキシ樹脂
(4) 潜在性硬化剤」
甲４では、「フェノキシ樹脂」が相溶性及び接着性において優れることが記載されている。
「フェノキシ樹脂」の具体例としては、「ビススフェノールＡ型フェノキシ樹脂」が記載されている。本願発明で用いられる「ビススフェノールＦ型フェノキシ樹脂」については甲４には一切記載されていない。
甲４における、「フェノキシ樹脂」及び「ビススフェノールＡ型フェノキシ樹脂」という記載から本願発明の(1)の構成に想到できるか否かが争点。
審決の判断：「引用例に記載された発明の『分子量が１００００以上の高分子量エポキシ樹脂であ」るフェノキシ樹脂として、相溶性、接着性がより一層良くなるように、ビススフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考し得たことである。」
本願明細書の記載：
ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を使用した実施例組成物と、ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂を使用した比較例組成物とを作成して比較し、前者が後者と比較して接続信頼性が高いこと、接続後の回路の補修性が高いことを確認した実験データ等が記載されている。
2. 裁判所の判断のポイント
「特許法２９条２項が定める要件の充足性，すなわち，当業者が，先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは，先行技術から出発して，出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで，出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は，当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから，容易想到性の有無を客観的に判断するためには，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして，容易想到性の判断の過程においては，事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが，そのためには，当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって，その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」
「本願補正発明においてビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂を用いることに比べて，その接続信頼性・・・及び補修性を向上させる課題を解決するため」
「一方・・・引用例には，・・・格別，相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上，回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性，絶縁性，剛性，粘度等々の他の要素も存在するのであるから，相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。」
「・・・良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として，格別の問題点が指摘されていないビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂に代えて・・・ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることが，当業者には容易であったとはいえない。」
3. ブログ管理人コメント
審査官審判官は、いわゆる「後知恵」による先入観を排除して進歩性を判断すべきであることを明確に示した点で意義のある判決といえる。
本件では明細書において、ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂とビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂とを比較し、前者が優れた効果を有することを示していた点が、原告に有利に働いたように思われる。
本判決を引用し、拒絶審決を取り消した判決としては知財高裁平成21年3月25日判決 平成20年（行ケ)第10261号がある。
知財高裁平成21年1月28日判決
平成20年行(ケ)10096
拒絶審決取消訴訟
主文：拒絶審決を取消す
本願請求項1に係る発明：
「下記(1)～(3)の成分を必須とする接着剤組成物と，含有量が接着剤組成物１００体積に対して，０．１～１０体積％である導電性粒子よりなる，形状がフィルム状である回路用接続部材。
(1) ビススフェノールＦ型フェノキシ樹脂
(2) ビスフェノール型エポキシ樹脂
(3) 潜在性硬化剤」
引用発明の内容（甲４）：
「下記(1)～(4)の成分を必須とする接着剤組成物と，含有量が接着剤組成物１００体積に対して，０～３０体積％である導電粒子よりなる，形状がフィルム状である接着フィルム。
(1) アクリル樹脂
(2) フェノキシ樹脂
(3) ビスフェノール型エポキシ樹脂
(4) 潜在性硬化剤」
甲４では、「フェノキシ樹脂」が相溶性及び接着性において優れることが記載されている。
「フェノキシ樹脂」の具体例としては、「ビススフェノールＡ型フェノキシ樹脂」が記載されている。本願発明で用いられる「ビススフェノールＦ型フェノキシ樹脂」については甲４には一切記載されていない。
甲４における、「フェノキシ樹脂」及び「ビススフェノールＡ型フェノキシ樹脂」という記載から本願発明の(1)の構成に想到できるか否かが争点。
審決の判断：「引用例に記載された発明の『分子量が１００００以上の高分子量エポキシ樹脂であ」るフェノキシ樹脂として、相溶性、接着性がより一層良くなるように、ビススフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考し得たことである。」
本願明細書の記載：
ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を使用した実施例組成物と、ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂を使用した比較例組成物とを作成して比較し、前者が後者と比較して接続信頼性が高いこと、接続後の回路の補修性が高いことを確認した実験データ等が記載されている。
2. 裁判所の判断のポイント
「特許法２９条２項が定める要件の充足性，すなわち，当業者が，先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは，先行技術から出発して，出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで，出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は，当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから，容易想到性の有無を客観的に判断するためには，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして，容易想到性の判断の過程においては，事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが，そのためには，当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって，その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」
「本願補正発明においてビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂を用いることに比べて，その接続信頼性・・・及び補修性を向上させる課題を解決するため」
「一方・・・引用例には，・・・格別，相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上，回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性，絶縁性，剛性，粘度等々の他の要素も存在するのであるから，相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。」
「・・・良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として，格別の問題点が指摘されていないビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂に代えて・・・ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることが，当業者には容易であったとはいえない。」
3. ブログ管理人コメント
審査官審判官は、いわゆる「後知恵」による先入観を排除して進歩性を判断すべきであることを明確に示した点で意義のある判決といえる。
本件では明細書において、ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂とビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂とを比較し、前者が優れた効果を有することを示していた点が、原告に有利に働いたように思われる。
本判決を引用し、拒絶審決を取り消した判決としては知財高裁平成21年3月25日判決 平成20年（行ケ)第10261号がある。
2009年4月5日日曜日
医薬の用途発明
医薬用途発明の請求項の記載形式は、国により大きく異なります。
そこで、以前私が整理した、日本、米国、欧州、中国における医薬用途発明の記載形式の一覧表をリンクさせました。
http://benrishie.up.seesaa.net/image/B0E5CCF4CDD1C5D3C8AFCCC0A4CEC0C1B5E1B9E0A4CEBDF1A4ADCAFDC6FCCAC6B2A4C3E6C8E6B3D3.pdf
そこで、以前私が整理した、日本、米国、欧州、中国における医薬用途発明の記載形式の一覧表をリンクさせました。
http://benrishie.up.seesaa.net/image/B0E5CCF4CDD1C5D3C8AFCCC0A4CEC0C1B5E1B9E0A4CEBDF1A4ADCAFDC6FCCAC6B2A4C3E6C8E6B3D3.pdf
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