東京高裁平成５年１２月１４日判決
平成４年（行ケ）第１６８号審決取消請求事件
「成分Ａを１０～５０％含む組成物」が公知文献に記載されている場合に、「成分Ａを１０～２０％含む組成物」は新規性を有するのか？という疑問がある。
特許実用新案審査基準第II部／第2章 新規性・進歩性／2.進歩性／2.5論理づけの具体例／(3)引用発明と比較した有利な効果／④には、以下の記載がある。
「数値限定を伴った発明における考え方発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した、いわゆる数値限定の発明については、
(ⅰ)実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、
(ⅱ)請求項に係る発明が、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。」
しかしながら、上記審査基準の説明はあくまで「進歩性」に関する説明であり、数値範囲が完全に重複する場合でも新規性があるのか？という素朴な問いに対する直接の答えではない。
本日紹介する判決は、引用発明の数値範囲に、本願発明の数値範囲が完全に含まれる場合でも、本願発明の新規性が直ちに否定されることはなく、本願発明の数値範囲に格別の技術的意義が認められる場合には新規性は肯定される場合があると判示する。すなわち、新規性と進歩性とが一体的に判断され、数値範囲の選択に臨界的意義が認められるなど格別の技術的意義が認められる場合には、新規性と進歩性とが同時に認められる。一方で、数値範囲の選択に格別の技術的意義が認められない場合には、進歩性が認められないだけでなく、新規性も同時に否定されることになると考えられる。
なお、本判決では、２９条の２の先願発明に対する新規性の有無が争点であり、進歩性の有無についての議論の余地はない。
同様の取り扱いは、数値範囲の選択だけでなく、選択発明全般に見られるように思われる。すなわち、選択発明は、引用発明に対して顕著な効果、有利な効果が認められれば新規性と進歩性が同時に肯定され、引用発明と同等の効果に過ぎなければ新規性と進歩性が同時に否定されることが多いように思われる。ただし、判断者の中には、選択発明は原則として新規性があり、後は進歩性の問題、と判断する人も少なくなく、断言はしかねるが。
なお、引用発明が「事実上の選択肢」の形式で記載されている場合は新規性は否定されるので注意が必要である。引用発明が「炭素数１～１０のアルキル基」を含む発明であるとき、「炭素数２～５のアルキル基」を含む以外は同一構成の発明は新規性がない（特許実用新案審査基準第II部／第2章 新規性・進歩性／1.新規性／1.5.5.新規性の判断/(2)）。
２．判決のポイント
本願発明Ａは以下の通り：
「下記の成分（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）を含むことを特徴とする水溶液の遊離多価金属イオン含量を迅速に低減しうる洗剤組成物。
（ａ）５％ないし９５重量％の、次式の水に不溶の結晶性アルミノけい酸塩イオン交換材。Ｎａ１２（ＡｌＯ２・ＳｉＯ２）１２・ｘＨ２Ｏ
前記式中、ｘは２０ないし３０の整数であり、前記アルミノけい酸塩イオン交換材は１ないし１０ミクロンの粒度直径を有するものであり、無水物基準で２００ないし３５２ミリグラム当量ＣａＣＯ３硬度／ｇのカルシウムイオン交換容量を有し、無水物基準で３４ないし１０２ｍｇ／リットル／分／ｇ（２ないし６グレン（ｇｒａｉｎ）／ガロン／分／ｇ（ＣａＣＯ３として表示）のカルシウムイオン交換速度を有するものである。
（ｂ）５％ないし９５重量％の、陰イオン、非イオン、両性イオン及び双性イオン表面活性剤及びそれらの混合物からなる群から選ばれた水溶性有機表面活性剤。
（ｃ）５％ないし５０重量％の、ピロリン酸ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム及びニトリロトリ酢酸ナトリウム及びそれらの混合物より選ばれた補助洗剤ビルダー塩。」
特許法２９条の２にいう先の出願には、「一次粒度が１ないし５０ミクロン」という点を除き同様の構成を有する洗浄剤組成物が記載されている（先願発明Ｂという）。
審決は「以上の従来技術からみて、先願発明Ｂのアルミノけい酸塩の製造法は公知のアルミノけい酸塩の一般的製造法と異なるところがなく、また該一般的製造法に対して特別に粒度を調整する手段を採用するものでもないから、先願発明Ｂの『一次粒度が１～５０ミクロン』には、該一般的製造法で得られる珪酸アルミニウムの化合物の通常の粒度のものである１～１０μの粒度のものは、包含されるとみるべきであり、他に『１～１０ミクロンの粒度直径』のものを排除しなければならない格別の理由も発見することができない。したがって、両発明は、アルミノけい酸塩の粒径において１～１０μの範囲において一致する。」と認定判断している。
以下は、裁判所の判断（争点に対する判断）からの抜粋である。
「・・・アルミノけい酸塩イオン交換材の粒度直径については、本願発明Ａの要旨とする構成は１ないし１０ミクロンであるのに対し、先願発明Ｂの構成は１ないし５０ミクロンであるから、先願発明Ｂには本願発明Ａが包含されるところ、原告は、本願発明Ａは先願発明Ｂの１ないし５０ミクロンの数値範囲から「１ないし１０ミクロン」の範囲を選択し、数値限定したことにより、発明としての新規性を有する旨主張する。
発明の要旨に数値の限定を伴う発明において、その数値範囲が先行発明の数値範囲に含まれる場合であっても、その数値限定に格別の技術的意義が認められる場合、すなわち、数値限定に臨界的意義が存することにより当該発明が先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときは、その発明は先行発明に対して新規性を有するというべきである。
そして、発明の要旨に数値上の限定を伴う発明が上記の意味において新規性を有するかどうかを判断するに当たっては、発明の奏する作用効果は明細書の発明の詳細な説明に具体的に記載されるべきものであるから、まず、当該発明の明細書の記載事項に基づいて検討すべきである。
そこで、本願発明Ａに係る明細書の記載事項について検討すると、本願明細書に記載された技術的課題（目的）、構成及び作用効果は、前記第二の一５のとおりであって、前掲甲第１号証ないし第４号証を検討しても、本願発明Ａにおける前記数値限定の下限（１ミクロン）及び上限（１０ミクロン）の臨界的意義については何らの記載も示唆も存しないことが認められる。
この点について、原告は、本願発明の第１優先権証明書の記載を引用して、同証明書には前記数値限定の臨界的意義が記載されている旨主張する。
甲第５号証によれば、本願発明の第１優先権証明書には、「前述の方法による水に不溶の無機アルミノシリケート交換物質は、直径で約１ミクロン乃至約１００ミクロンの粒径、好ましくは約１ミクロンから約１０ミクロンの粒径を有する。」（１０頁２０行ないし２４行）、「アルミノシリケートイオン交換物質が約１ミクロンないし約１０ミクロンの粒径を有する特許請求の範囲第１項の組成物」（４９頁１８行ないし２０行）との記載があることが認められる。
しかしながら、上記認定事実によれば、本願発明の第１優先権証明書は、直径で約１ミクロンから約１０ミクロンの粒径を有するものを好ましいとはするものの、直径で約１ミクロンないし約１００ミクロンの粒径のものを発明の対象としていることが明らかであり、１ミクロンと１０ミクロンという粒径の上下の限界が臨界的であることを認識しているとは認められない。
そして、本願発明の第１優先権証明書に上記認定事項以外に前記数値限定の臨界的意義が記載されていることについては、原告は何らの主張もしておらず、またそのような記載ないし示唆があることを認めるに足りる証拠もない（上記証明書である前掲甲第５号証については、原告は前記認定部分についての訳文を提出しているのみであって、その余の部分は証拠とはならない。）。
したがって、本願明細書の記載事項からは、本願発明Ａにおける前記数値限定にその臨界的意義を認めることはできない。」
