2009年11月29日日曜日

数値限定発明のサポート要件充足性が争われた事例

平成21年9月29日判決

平成20年(行ケ)第10484号審決取消請求事件

1.概要

 本事例は無効審判手続におけるサポート要件欠如の無効審決が取り消された事例である。

 原告(特許権者、無効審判被請求人)の特許権の請求項1に記載の発明(本件発明1)は以下の通り。

「Cu0.3~0.7重量%,Ni0.04~0.1重量%,残部Snからなる,金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。」

 審決では、「…すなわち,無鉛はんだ合金が本件発明1の組成を有することにより,『金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した』という性質が得られたとの結果の記載並びにその理由として『CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため,NiはSn-Cu金属間化合物の発生を抑制する作用をする』との趣旨の記載があるにすぎず,本件発明1が有する性質である『金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した』が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか,当該性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法(測定方法)についての開示すらない。」と判断した。

 すなわち争われた無効理由は、本件発明1の合金が所定の性質を有することが具体的に確認されておらず、確認のための具体的な方法も記載されていないことを根拠とするサポート要件(特許法第36条第6項第1号)欠如の無効理由である。

 発明の詳細な説明の欄には、Sn-Cu無鉛はんだ合金における金属間化合物の発生という問題をNi添加により抑制することができることの理論的な根拠が記載されている。

 発明の詳細な説明には、Cu含量及びNi含量の根拠として「CuNi両者の含有比については、適正範囲が問題になるが、図1に示したようにNi0.002~1重量%、Cu0.1~2重量%の範囲で示された部分は全てはんだ継手として好ましい結果を示す。」という記載がある。そして発明の詳細な説明の実施例には、実際にこの範囲の組成を有する合金が強度及び伸び率において好ましい値を示すことが記載されている。なお、上記本件発明1は訂正後の発明である。出願時から記載されている解決課題は「本発明では無鉛でかつ錫を基材としたはんだ合金を開発し、工業的に入手しやすい材料で、従来の錫鉛共晶はんだにも劣ることがなく、強度が高く安定したはんだ継手を構成することができるはんだ合金を開示する」ことである。

 裁判所は、数値範囲自体が特徴ではない本件発明においては数値範囲の意義は具体的な測定結果に基づいて裏付けられている必要はないこと、ならびに、本件発明の合金が「金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した」という性質を有することは発明の詳細な説明の記載と技術常識から十分に担保されていることを考慮して、サポート要件欠如の無効審決は取り消されるべきであると判断した。

2.裁判所の判断のポイント

「特許請求の範囲の記載が,特許法旧36条6項1号に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。」

「本件特許の請求項1に記載の「金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した」ことについて,本件訂正後の明細書(甲3)の「発明の詳細な説明」には,上記(2)()()のとおり,無鉛はんだ合金の構成を「Snを主とし,これに,Cuを0.3~0.7重量%,Niを0.04~0.1重量%加えた」ものとすることによって,「金属間化合物の発生が抑制され,流動性が向上した」ことが記載されており,その理由として,CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることが記載されているから,特許請求の範囲に記載された「金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した」発明は,発明の詳細な説明に記載された発明であって,かつ発明の詳細な説明の記載により当業者が上記の本件発明1の課題を解決できると認識できるものであると認められる」

「もっとも,本件訂正後の明細書(甲3)の「発明の詳細な説明」には,「金属間化合物の発生を抑制し,流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。

 確かに,数値限定に臨界的な意義がある発明など,数値範囲に特徴がある発明であれば,その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。しかし,本件全証拠によるも,本件優先権主張日前に「Snを主として,これに,CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され,流動性が向上した」発明(又はそのような発明を容易に想到し得る発明)が存したとは認められないから,本件発明1の特徴的な部分は,「Snを主として,これに,CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され,流動性が向上した」ことにあり,CuとNiの数値限定は,望ましい数値範囲を示したものにすぎないから,上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。