2009年11月8日日曜日

「無機接着剤」という用語が請求項中に記載されている場合の明確性要件、実施可能要件が争われた事例

平成21年10月13日判決 平成21年(行ケ)第10130号審決取消請求事件

1.技術分野における常識的な用語を請求項の構成要件として記載する場合に、明確性要件(特許法第36条第6項第2号)を満たすためにどのような表現が必要か、実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)を満たすためにどの程度の定義が必要かは特許明細書作成時に判断に迷うことの多い問題である。

 本事例では「無機接着剤」という用語が請求項中に記載されている場合の明確性要件、実施可能要件が争われた。当該用語について明細書中に定義も例示もされていなかったにも関わらず、明確性要件、実施可能要件は満たされると判断された。

2.裁判所の判断のポイント

本件発明は以下の通り:

「【請求項1】還元酸化チタン(Ti,Ti,Ti,Ti,Ti11など,Ti2n-1,で表すことができる低次酸化チタン)を基材とし,これに,無機接着剤を配合し,場合によっては,クロマイト(Cr),アルミナ(Al)及びシリカ(SiO)を添加することを特徴とする,工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料。」

明確性要件についての裁判所の判断の抜粋

「上記(1)の本件明細書の記載によると,本件発明は工業加熱炉の炉内の放射伝熱を高める塗料及びコーティング材に関する発明であり,塗料及びコーティング材の記載として酸化チタン又は還元酸化チタンを使用することによって,従来の塗料及びコーティング材に欠けていた物性を備えるとともに,放射熱エネルギーを著しく増大させるという効果をもたらし,副次的にガス排気口における排ガス温度が著しく低下するという効果をもたらすというものである。また,同記載によると,本件発明において,無機接着剤は,本件発明に係る工業炉用酸化チタン系熱放射性塗料を製造する際に配合されるものとして,本件発明を特定する事項の一つとなっているが,炉壁表面の塗膜・コーティング膜の成膜作業を溶射法により行う場合には,その配合を必要としないものであり,本件発明の課題を解決するための手段として必須のものではなく,その種類によって本件発明の作用効果に大きな影響を与えるものとして規定されているものでもないと認められる。

「また,上記(2)の文献の記載によると,無機質の接着材料としての無機系接着剤としては,金属,ガラス,セメント,ケイ酸塩,リン酸塩などがあり,有機高分子系接着剤に比べて,耐熱性が高いものであり,このような無機質の接着材料のうち,金属やガラスは気密性に優れているが,接着時にそれぞれの融点や軟化点以上に加熱することが必要であり,また接着部分の耐熱性は接着時の温度を上まわることはないという欠点を有しているため,窯業などではそれ以外の「無機接着剤」が使用されるというのであって,その使用に当たっては,求められる特性や使用条件を考慮して,市販の無機接着剤から選定し,調整するものであることが認められる。そして,上記(2)の文献の発行時期及びその内容からすると,これらの事項はいずれも本件特許出願に係る優先権主張日当時の当業者の技術常識に属する事項であると認めることができる。」

「そうすると,工業加熱炉の炉壁表面の塗膜・コーティング膜を形成するための塗料についての発明である本件発明において配合される無機接着剤が,高温に曝される工業炉の内壁材に求められる物性を考慮して選定され,成膜作業に適するように調整されるべきものであることは,当業者が技術常識に照らして認識することができるというべきである。

「上記(3)のとおり,窯業等の耐熱性を要する場面での利用を前提とする無機接着剤についての当業者の技術常識を踏まえ,本件発明における無機接着剤の位置付けに照らすと,上記の技術常識に基づいて当業者が認識し得る程度を超えて「無機接着剤」を特定する必要はないということができるから,本件発明に係る特許請求の範囲の記載における「無機接着剤」との文言の意味するところは,その限度において明確であって,明確性の要件を満たしているというべきである。

実施可能要件についての裁判所の判断の抜粋

「・・・当業者は,本件発明の実施に当たって,高温に曝される工業炉の内壁材に求められる物性を考慮して配合する無機接着剤を選定し,成膜作業に適するように調整するにすぎないと認められ,本件全証拠に照らしても,塗料の基材として酸化チタン又は還元酸化チタンを使用することに伴って,配合される無機接着剤についての従来の選定方法や調製方法が大きく変更されるべきものとまで認めることはできない。

 もっとも,塗料の基材として酸化チタン又は還元酸化チタンを用いる場合とそれ以外の場合において,他の条件が全く同様である場合に,配合される無機接着剤の選定や調整に違いがあり得るとしても,上記2(3)のとおり,工業加熱炉の炉壁表面の塗膜・コーティング膜を形成するための塗料に配合される無機接着剤については,高温に曝される工業炉の内壁材に求められる物性を考慮して選定され,成膜作業に適するように調整されることが当業者の技術常識であると認められる以上,上記のような違いは,当業者による選定及び調整によって対応される範囲内の事柄であるというべきであり,それによって本件発明の実施をすることができないというものではない。